Незаконне використання товарного знака

У ст. 229 КК України 2001 р. встановлено відповідальність за неза конне використання чужого знака для товарів або послуг, фірмового (за реєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це було

1Волженкин Б.В.Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступ ления). — СПб: Юридический центр Пресс, 2002. — С. 307

пов'язане з отриманням доходу у великих розмірах. Таким чином, дис позиція даної кримінально-правової норми є за своїм змістом більш ши рокою, ніж назва статті.

Звертаючись до історії вітчизняного кримінального законодавства, нага даю, що ст. 1354 Уложення про покарання кримінальні та виправні Росії 1885 р. передбачала покарання у вигляді позбавлення всіх прав і переваг та тюремного ув'язнення на строк від чотирьох до восьми місяців для того, хто підроблював чужі клейма або знаки, які з дозволу уряду накладались на ви роби мануфактур, фабрик чи заводів. У дореволюційній кримінально-пра вовій доктрині вважалось, що ця норма призначена захищати промисловців від протизаконної конкуренції, яка полягає в тому, що промислові вироби одного фабриканта шляхом накладення на них особливих клейм або знаків видаються за вироби іншого фабриканта1. Тогочасний Статут про промис ловість встановлював, що фабрикант або власник заводу, який бажав клей мувати свої вироби, подавав до департаменту торгівлі і мануфактур зразок і описання клейма. У зв'язку з тим, що обнародування заявлених фабри кантами знаків не вимагалось, фактично унеможливлювалось визнання осо би винною у тому, що вона використовує товарний знак, однаковий з уже затвердженим для іншої фабрики. Не розцінювалось як злочин підроблен ня клейма, не поданого до департаменту торгівлі і мануфактур. Положення ст. 1354 Уложення про покарання кримінальні та виправні Росії 1885 р. за стосовувались і щодо випадків підроблення клейм і знаків іноземних фаб рикантів, однак лише з тих країн, з якими Росія мала відповідні торго вельні домовленості. У 1906 р. кримінальне законодавство дореволюційної Росії поповнилось нормою, згідно з якою злочинцем визнавався промисло вець або торговець, винний у проставленні на товарах чи документах точно відтвореного знака або знака, явно схожого з іншим товарним знаком, як що останній завідомо для винної особи перебував у виключному користу ванні іншого промисловця або торговця.

У розділі VII КК України 1927 p., присвяченому майновим злочинам, містилась ст. 191, яка передбачала відповідальність за порушення з ме тою несумлінної конкуренції чужого права на виключне користування товарним або фабричним знаком, малюнком, моделлю, а також чужою фірмою. Аналогічний припис знаходимо у ст. 199 КК 1922 р. Звертає на себе увагу цікава і певною мірою повчальна процесуальна деталь: кримінальне переслідування проти осіб, винних у порушенні чужого права на товарний, фабричний або ремісницький знак, модель, малюнок або фірму, здійснювалось лише за заявою потерпілої особи — підприємства чи громадянина, яким належало порушене право2. Інши ми словами, якщо використати сучасну кримінально-процесуальну термінологію, це були справи приватного обвинувачення.

Суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 229 КК України 2001 p., полягає у посяганні на засади добросовісної конкуренції, за подіянні майнової шкоди суб'єктам господарської діяльності та підриві їх ділової репутації, розширенні тіньового сектора економіки, зниженні

1 Волженкин Б.В. Вказана праця. — С. 14-15; Шлыков В.В. Экономическая преступность:
историко-правовые аспекты: Учеб, пособие. — Рязань, 2002. — С. 14-15

2 Уголовный кодекс союзных республик. Текст и постатейный комментарий / Под ред. С. Ка 
нарского. — К.: Госиздат Украины, 1925. — С. 403

авторитету держави на міжнародній арені, скороченні іноземних інвес тицій, порушенні прав і законних інтересів споживачів.

Недобросовісною конкуренцією вітчизняний законодавець вважає будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності (ст. 1 Закону від 7 червня 1996 р. із змінами "Про захист від недобросовісної конкуренції"). Різновидом та кої конкуренції відповідно до ч. 1 ст. 4 цього Закону визнається непра вомірне, тобто без дозволу уповноваженої на те особи, використання чужо го імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших по значень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літератур них, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Особи, які випускають товари під чужими знаками, що добре зареко мендували себе на ринку, є класичними недобросовісними конкурента ми, яким вдається зекономити кошти, необхідні для'проведення рекла ми, маркетингових досліджень, придбання складного і коштовного об ладнання тощо. Найбільш повно з приводу шкоди, яка завдається аналізованим різновидом недобросовісної конкуренції, висловився російський фахівець І.А.Петров. Він пише про те, що внаслідок не санкціонованого використання чужого товарного знака відбувається не обгрунтоване формування і підтримання інтересу споживачів до продук ту, який виробляється та (або) реалізується порушником. Використову ючи чужий товарний знак, порушник розширює збут своєї продукції. При цьому на ринку об'єктивно звужується попит на оригінальні това ри, які виробляються та (або) реалізуються власником товарного знака, останній витісняється з ринку в тій частині платоспроможного попиту, в якій цей попит задовольняється реалізацією незаконного товару. Крім збитків у вигляді упущеної вигоди, завдається шкода діловій репутації власника товарного знака, оскільки його знак нерідко використовується на товарах значно нижчої якості, що викликає у споживачів негативне ставлення і до товарів, позначених оригінальним товарним знаком1.

Відповідно до ст. 18 Закону від 12 травня 1991 р. із змінами "Про за хист прав споживачів" споживач має право на одержання необхідної, до ступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), що за безпечує можливість їх компетентного вибору. Відповідна інформація доводиться до відома споживачів виготівником (виконавцем, продавцем) у технічній документації, що додається до товарів (робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи в інший спосіб, прийнятий для окре мих видів товарів або в окремих сферах обслуговування.

Як одну з найнебезпечніших форм обману покупців характеризує не законне використання товарного знака Є.Л. Стрельцов2. Ще у 1991-1992 pp. вчений пропонував встановити самостійну кримінальну відповідальність за самовільне використання з метою недобросовісної конкуренції чужого товарного знака, фірмового найменування або мар-

1 Петров И,А. Охрана товарных знаков в Российской Федерации. — М.: Дело, 2002. — С. 71-72

2 Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти. — Одеса: Астро-
принт, 2000. — С. 299-302

кування товару, а також за копіювання форми, пакування, зовнішнього оформлення товару іншого господарюючого суб'єкта. Як умова притяг нення до кримінальної відповідальності за такі дії висувалась адміністративна преюдиція.

Криміналізація дій, зазначених у ст. 229 КК України, була зумовле на не лише внутрішньодержавними чинниками, а й необхідністю вико нання Україною міжнародно-правових зобов'язань у сфері захисту за собів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Маються на увазі: Паризька конвенція про охорону промислової влас ності від 20 березня 1883 р. (діє на території України на підставі Зако ну від 12 вересня 1991 р. "Про правонаступництво України"; СРСР приєднався до цієї Конвенції відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 березня 1965 р. № 148); Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (є чинною для України на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України**; з 1 липня 1976 р. — дати набрання Угодою чин ності для СРСР — вона була обов'язковою для СРСР відносно всієї його території); Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (ратифікований Законом України від 13 жовтня 1995 p., набрав чинності, у тому числі для України, 1 серпня 1996 p.); Протокол до Ма дридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 р. (Україна приєдналась до Протоколу відповідно до Закону від 1 червня 2000 p.); Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. із змінами (Україна приєдна лась до Угоди на підставі Закону від 1 червня 2000 p.).

У ст. 61 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 1994 p. (TRIPS), що діє в межах Світової організації торгівлі, куди Ук раїна прагне вступити, вказується на те, що країни — члени Угоди по винні забезпечувати застосування кримінального покарання у випадках навмисної фальсифікації товарного знака і порушень авторського права у комерційних масштабах. Заходи покарання мають включати ув'язнення, грошові штрафи, конфіскацію, знищення товарів і будь-яких матеріалів чи обладнання, використаних при вчиненні правопорушень, і повинні бу ти достатніми для того, щоб слугувати засобом стримування таких діянь.

Про необхідність встановлення у національному законодавстві кримінальної та адміністративної відповідальності за навмисне викорис тання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень у ко мерційних цілях говориться і у ст. 23 Угоди про заходи щодо поперед ження та припинення використання неправдивих товарних знаків та ге ографічних зазначень, прийнятої 4 червня 1999 р. у Мінську на засіданні Ради глав урядів СНД і ратифікованої Законом України від 21 вересня 2000 р. Вказується, що міри покарання за таке діяння мають бути порівняні з іншими видами санкцій за злочини подібної тяжкості з тим, щоб попередити порушення прав. Під неправдивим мається на увазі то варний знак, який використовується третьою особою в порушення прав власника товарного знака, або знак, що містить неправдиві зазначення походження товару, а також дані чи елементи, що можуть ввести спожи вачів в оману. Як бачимо, зміст ст. 229 КК України, запровадження якої

відбулося, у тому числі з урахуванням міжнародно-правової необхідності і допустимості як одного з принципів криміналізації, не у повній мірі уз годжується з вимогами відповідних міжнародно-правових документів.

Існує і відповідний зарубіжний кримінально-правовий досвід. Наведу лише декілька прикладів. Ст. 326 ter KK Швейцарії (назва статті — "По рушення правових приписів, які стосуються фірми") встановлює пока рання у вигляді арешту або штрафу для того, хто: для занесеного до тор гового реєстру підприємства використовує позначення, яке не узгод жується із занесеним до реєстру і може ввести в оману; для не занесено го до торгового реєстру підприємства використовує позначення, котре вводить в оману; для занесеного або не занесеного до реєстру підприємства без дозволу використовує національне, територіальне або регіональне позначення; для не внесеного до реєстру іноземного підприємства створює враження, що місце перебування підприємства або місце проживання його керівників знаходиться у, Швейцарії.

Згідно з ч. 1 ст. 274 КК Іспанії, злочином визнаються дії того, хто, переслідуючи промислові або комерційні цілі, без згоди володільця пра ва промислової власності, яка вимагається відповідно до законодавства про торгові марки, і знаючи про їх реєстрацію, відтворює, підроблює, змінює або в інший спосіб використовує ідентичний або навмисно схо жий з ним знак, призначений для розрізнення таких же або подібних товарів, послуг, діяльності або установ. Злочином є зберігання з метою введення у торговий оборот і введення у торговий оборот товарів чи по слуг з відмітними знаками, згаданими вище (ч. 2 ст. 274 КК), а також використання у торгівлі найменування джерела або географічної назви певного значення, які захищаються законами для розрізнення товарів (ст. 275 КК). Згідно зі ст. 276 КК, покарання посилюється у разі особли вої тяжкості вчиненого, про що можуть свідчити вартість незаконно ви роблених товарів або заподіяння особливо великої шкоди.

Ст. 337 КК Нідерландів передбачає покарання для того, хто ввозить в цю країну, продає, пропонує на продаж, доставляє, безоплатно збуває або зберігає з метою продажу чи збуту такі предмети: 1) неправдиві, фальсифіковані або незаконно вироблені торгові марки; 2) товари або та ру, на які неправдиво нанесено фірмове найменування іншої особи або товарний знак, на який має право інша особа; 3) товари з неправильно вказаним місцем походження, до якого додано фіктивне фірмове найме нування; 4) товари або *гару з імітацією (байдуже — значною або ні) фірмового найменування або товарного знака іншої особи. Названі вище дії тягнуть кримінальну відповідальність у тому разі, коли можна очіку вати, що вони будуть небезпечними для людей або власності.

Ст. 306 КК Польщі визнає злочинцем особу, яка усуває, підроблює або перероблює товарні знаки, дату виготовлення продукції або строки придатності товару. За це діяння може призначатись покарання у ви гляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Ст.ст. 213-215 КК КНР передбачають відповідальність за: викорис тання без дозволу власника зареєстрованої торговельної марки на ана логічному товарі; збут товарів із завідомо підробленою торговельною маркою; підроблення, самовільне виготовлення знаків зареєстрованої

торговельної марки, належної іншій особі, та збут підроблених чи са мовільно виготовлених знаків.

Країни Європи вже більше 40 років намагаються боротись з обігом де шевих підроблених товарів, які виготовляються з використанням товар них знаків відомих і авторитетних світових виробників і які зовні, при наймні на перший погляд, не відрізняються від оригіналів. За даними Міжнародної торгової палати, обсяг виручки, отриманої від продажу фальсифікованих товарів, складає 5-7 % всієї світової торгівлі. Провідні виробники, товарні знаки яких підроблюються, зазнають збитків, які ста новлять мільйони доларів США на рік. Внаслідок виготовлення і торгівлі контрафактними виробами у країнах Європи щорічно втрачається до ста тисяч робочих місць1. За даними тижневика "Бизнес", збитки лише 12 компаній — членів "Групи по захисту фірмових товарів" (серед них — Nestle, Philip Morris, Energizer, Unilever, Gillette) у 1999 p. склали 473 млн доларів СІЛА2. Асоціація швейцарських годинникових фірм вва жає, що щорічно продається 10 мільйонів фальсифікованих швейцарсь ких годинників на суму 500 млн доларів СІЛА. На міжнародному прак тичному семінарі для представників судової влади і правоохоронних ор ганів України, який відбувся у Києві під егідою Коаліції з питань захис ту інтелектуальної власності (CIPR), відзначалось, що на пострадянсько му просторі обсяг фальсифікованої продукції, яка реалізується під при криттям відомих товарних знаків, складає від 25 до 50 відсотків3.

До речі, багато іноземних виробників не бажають оприлюднювати дані про наявність на споживчому ринку недоброякісних товарів, що ви пускаються під їх товарними знаками, оскільки вважають, що така інформація буде шкодити іміджу продукції і негативним чином вплива тиме на обсяг продаж.

Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 229 КК України, потрібно визнати засади добросовісної конкуренції в частині встановленого законодавством порядку охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та маркування товарів. До датковим об'єктом виступають права та законні інтереси споживачів.

Предметом злочину законодавець називає: 1) чужий знак для товарів чи послуг; 2) фірмове (зареєстроване) найменування; 3) маркування товару.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 15 грудня 1993 р. із змінами "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаки для товарів чи послуг — це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів чи послуг інших осіб. В ряді нор мативних актів використовуються терміни "торговельна марка" і "торго вельний знак" (зокрема, закони "Про насіння", "Про зовнішньоеко номічну діяльність", "Про телебачення і радіомовлення").

Товарні знаки призначені для ідентифікації (індивідуалізації) товарів і послуг, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізна вальної), знаки для товарів і послуг виконують інші функції: вказують на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, ви-

1 Толстых Е. Большой лохотрон // Совершенно секретно. — 2001. — № 9

2 Бизнес. — 31 июля 2000 г. — № 31

3 Владельцы известных брендов настаивают на ужесточении ответственности за их подделку //
Комп&ньоН. — 2002. — № 17-18. — С. 15

робниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну інформацію про них і виконуючи функцію мов чазного продавця. Фахівці з маркетингу виділяють таке поняття як ло яльне ставлення споживачів до брендів.

Видатний дореволюційний цивіліст Г.Ф.Шершеневич писав про те, що споживачі, оцінивши якість товарів певного походження, звичайно, будуть відшуковувати їх між іншими за відмітним знаком. Чим більшим є попит на цей товар, тим більшою є спокуса для інших тор говців скористатись таким знаком, ввести публіку в оману і відтягти ча стину споживачів до себе. Такою дією порушується: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй пропонується товар гіршої якості; б) інтерес купця, який вперше встановив репутацію товару1.

Використання товарних знаків для позначення товарів і послуг зумов лює необхідність постійного збереження високої якості останніх, неухиль не підвищення ефективності і раціональності виробництва, конкурентос проможності продукції. Товарний знак — необхідний елемент господарсь кого обороту в країнах, які мають тривалу історію і досвід розвитку рин кової системи. Будучи істотним компонентом нематеріальних активів, то варний знак не лише відіграє роль важливого джерела інформації для спо живачів, а й формує значну частину ринкової вартості фірми. Так, за оцінками експертів, вартість товарних знаків Camel і Coca-Cola складає відповідно 10 і 3 млрд доларів США. В середньому ж вартість знака вели кої іноземної компанії коливається від 36 тис. до 18 млн доларів СІЛА2. За кордоном включення ринкової вартості товарного знака у ціну прода жу підприємства дуже часто дозволяє збільшувати останню у 4-5 разів порівняно з балансовою вартістю активів підприємства.

Як знаки для товарів і послуг в Україні можуть виступати словесні, зображувальні, об'ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв) та інші (наприклад, звукові, світлові, пахучі) позна чення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні ко льорів. До відомих українських брендів належать, зокрема, "Славутич", "Оболонь", "Рогань" (пиво), "Nemiroff" (горілка), "Корона", "Зодіак", "Світоч", "Мажор", "Roshen" (шоколадні вироби). Проведене міжнародне маркетингове дослідження дозволило встановити, що на 43 всесвітньо відомі товарні знаки — так звані глобальні бренди — щорічно припадає 125 млрд доларів СІЛА від світового обсягу продаж споживчих товарів. У свою чергу 75 % цієї суми складають товари, які виробляють 8 ком паній — це американські Coca-Cola, Philip Morris, PepsiCo, Procter & Gamble, Gillette, Kimberly-Clark, Mars і швейцарська Nestle.

Право власності на товарний знак засвідчується свідоцтвом, видача якого означає, що знак є зареєстрованим. Свідоцтво надає його власни ку виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком тих випадків, коли використання

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). — М.: СПАРК, 1994. — С. 179

2 Прахов Б. Как с помощью товарного знака определить подлинность изделия // Предпринима 
тельство, хозяйство и право. — 1996. — № 10. — С. 38; Конов Ю. Оценка рыночной стоимости то 
варных знаков // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 9. — С. 36; Прохода Ю. Почем нынче
товарные знаки? // Юридическая практика. — 19 декабря 2001 г. — № 51

знаку не визнається законодавством порушенням прав власника свідоцтва. Строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки до уповноваженої установи (на сьогодні — це Державний депар тамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України) і продовжується за клопотанням власника свідоцтва що разу на десять років (ст. 5 згаданого вище Закону від 15 грудня 1993 p.).

Право на одержання свідоцтва мають фізичні та юридичні особи (наразі не обов'язково суб'єкти підприємницької діяльності), об'єднання осіб та їх правонаступники. Державний департамент інтелектуальної власності здійснює публікацію відомостей про видачу свідоцтва на знак для товару чи послуги в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також вно сить дані до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10. Вказаний реєстр — це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

До недавнього часу поза увагою українського законодавця повністю залишались питання, пов'язані з функціонуванням доменних імен, які використовуються для адресації комп'ютерів і ресурсів у мережі Інтер-нет, співвідношенням доменних імен з товарними знаками та іншими засобами індивідуалізації учасників цивільного обороту. За умов ко мерціалізації Інтернету вказані імена, не підлягаючи державній реєстрації, фактично можуть виконувати основну функцію товарного знака — ідентифікують товари і послуги осіб в інформаційному океані однорідних товарів і послуг. Відповідно до ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", яку доповнено на підставі Закону від 4 липня 2002 р. "Про внесення змін до деяких законів України з пи тань інтелектуальної власності", використанням товарного знака виз нається також його використання в Інтернеті, а також використання до менних імен, тотожних чи подібних до знака, що їх можна сплутати. Та ким чином, з моменту вступу в дію цієї законодавчої новели незаконне використання доменних імен, якщо вони співпадають із зареєстровани ми у встановленому порядку знаками для товарів чи послуг, за наяв ності всіх ознак складу злочину має кваліфікуватись за ст. 229 КК.

Предметом аналізованого злочину, на мою думку, не визнаються: 1) то варний знак, на який не подано заявку про його реєстрацію в уповноваженій установі; 2) товарний знак, на який заявка подана, але свідоцтво ще не ви дане (за умови, що ці знаки не охороняються в Україні відповідно до міжна родних договорів). Вважаю, що використання товарного знака без дозволу особи, яка звернулась із заявкою про його реєстрацію до уповноваженого національного або міжнародного органу, складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, не утворює. Виходжу при цьому з того, що у наведеній ситуації відсутній належний предмет кримінальне караного посягання — чужий то варний знак. На кримінально-правову оцінку вчиненого не впливає те, що права, які випливають із свідоцтва на знак, діють від дати подання заявки (п. 1 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). За на явності до цього підстав використання поки що не зареєстрованих товарних

знаків осіб, які з точки зору регулюючого законодавства мають на них пріоритет, може розцінюватись як недобросовісна конкуренція — непра вомірне використання ділової репутації іншого суб'єкта господарювання.

Саме недобросовісною конкуренцією, діями, що суперечать чесним зви чаям у підприємницькій діяльності, визнав Антимонопольний комітет Ук раїни (рішення № 27-26.4/156-01 від 25 червня 2002 р.) використання од ним із київських видавництв позначення газети "Ярмарка кросвордів. Ук раїна". Під час розгляду справи з'ясувалось, що компанія "Інформас" (м. Одеса) починаючи з 1998 р. щомісячно видає газету "Ярмарка кросвордів", має на ринку стабільну ділову репутацію. На рішення Антимонопольного комітету не вплинула та обставина, що київське видавництво подало заяв ку для реєстрації на своє ім'я товарного знака "Ярмарка кросвордів"1.

Відповідно до ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в Україні не можуть отримати правову охорону як товарні зна ки ті позначення, які: 1) не мають розрізняльної здатності; 2) є загаль новживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 3) вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; 4) є оманливи ми або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або осо би, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: 1) знаками, раніше зареєстро ваними чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для од норідних товарів і послу1"» 2) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороня ються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до уповноваже ної установи заявки щодо однорідних товарів і послуг; 4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які ма ють право користуватися такими зазначеннями; 5) сертифікаційними зна ками, зареєстрованими у встановленому порядку. Не реєструються як зна ки для товарів і послуг позначення, які відтворюють: 1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтв або цитати і персонажі з них, твори ми стецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх пра вонаступників; 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Якщо уповноважена державна установа, не дотримавшись вказаних вище законодавчих обмежень, видала особі свідоцтво на право власності на товарний знак, в діях того, хто на підставі цього свідоцтва викорис товує знак для товарів чи послуг, склад злочину, передбачений ст. 229 КК, відсутній. Адже предметом даного злочину є чужий знак для товарів чи послуг. Це знак, право власності на який належить не винному, а іншій особі, котра у порядку, встановленому національним законодавством, отримала відповідне свідоцтво або пройшла через вста новлену процедуру міжнародної реєстрації товарного знака.

1Бизнес. — 12 августа 2002 г. — JST° 33

У 1999 р. Вищий арбітражний суд України розглянув справу за позо вом болгарського підприємства AT "Булгартабак-Холдинг" до Держпа тенту України та ряду вітчизняних підприємств. В процесі розгляду справи було встановлено, що 31 жовтня 1997 р. Держпатент видав ТзОВ СП "Булпром-Україна" для виготовлення тютюнових виробів свідоцтво на товарні знаки "РОДОШ" і "Ту-134", не врахувавши того, що ще у 1991 р. ці товарні знаки були зареєстровані на позивача як в Болгарії, так і в Міжнародному бюро ВОІВ. Вирішуючи справу, ВАСУ врахував ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і Реко мендації асамблеї членів ВОІВ від 20-29 вересня 1999 p., згідно з якими компетентним органом мають братись до уваги всі обставини, з яких можна зробити висновок про те, що конкретний товарний знак є загаль новідомим: ступінь відомості або визнання знака у певному секторі суспільства, тривалість, обсяг і географічна область використання знака і просування його на рийок, дані про успішний захист товарного знака тощо. Рішенням ВАС України від 17 грудня 1999 р. товарні знаки "РО-ДОПГ* і "Ту-134" визнаються загальновідомими в Україні, такими, що належать вказаному болгарському підприємству, а свідоцтва на ці то варні знаки, видані Держпатентом ТзОВ СП "Булпром-Україна", — недійсними1. Згодом це рішення було скасоване Судовою колегією по пе регляду рішень, ухвал, постанов ВАС України, у постанові якої від 9 бе резня 2000 р. зазначається, що посилання суду на вказані вище Рекомен дації ВОІВ, які не підлягають обов'язковому застосуванню, не заслугову ють на увагу, а загальновідомість позивача на тютюновому ринку Ук раїни серед споживачів не встановлена належним чином. Загаль новідомість цигарок зазначених назв вичерпала себе із розпадом СРСР.

Навіть у тому разі, коли б дії службових осіб ТзОВ СП "Булпром-Ук раїна" щодо використання спірних товарних знаків мали місце після на брання чинності новим КК України, їх через відсутність предмета аналізованого посягання не можна було б кваліфікувати за ст. 229 КК як незаконне використання товарного знака.

На підставі договору власник свідоцтва може передавати іншій особі право власності на знак для товарів чи послуг. Передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману спо живача (ч. 4 ст. 16 Закону від 15 грудня 1993 р.). У тому разі, коли осо ба, яка стала правонаступником власника свідоцтва з порушенням вка заної норми, використовує його для позначення товарів або послуг, її дії через відсутність предмета злочину не можуть кваліфікуватись за ст. 229 КК. У даній статті законодавець веде мову лише про чужий то варний знак і не передбачає відповідальності за порушення порядку ви користання знака для товарів чи послуг його власником.

Правова, у тому числі кримінально-правова охорона товарного знака за безпечується на підставі його реєстрації. Якщо знак використовується осо бою, яка не є його попереднім власником, після того, як сплив 10-річний строк дії свідоцтва, і цей строк не був продовжений належним чином, скоєне, за загальним правилом, не містить ознак аналізованого складу зло чину. Такий висновок слід робити, не дивлячись на те, що той чи інший

1Юридическая практика. — 10 февраля 2000 г. — № 6

товарний знак може здобути на ринку добру репутацію через його тривале і ефективне використання на певних високоякісних товарах. Ст. 229 КК у даному разі підлягає застосуванню лише за умови, що відповідний товар ний знак зареєстровано на іншу особу, яка отримала на нього свідоцтво.

Предметом злочину, передбаченого ст. 229 КК, є знаки для товарів чи послуг, які зареєстровані в Україні або охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна. Станом на жовтень 2000 р. учасниками Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків було 52 країни, а Протоколу до неї — 49 країн. Міжнародна реєстрація товарних знаків відбувається у Міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОШ) у Женеві. Якщо товарний знак пройшов через міжнародну реєстрацію, він корис тується однаковим захистом у кожній країні, яка є учасницею договору, — так, якби він був зареєстрований у цій країні безпосередньо (ст. 4 Ма дридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків).

Особа може фактично використовувати власний з*нак для товарів і по слуг взагалі без реєстрації у встановленому порядку, тобто одержання відповідного свідоцтва є її правом, а не обов'язком. Спроби розцінити такі дії як адміністративне карану недобросовісну конкуренцію, якщо немає претензій з боку уповноваженої особи, яка зареєструвала такий же товарний знак, і відсутня небезпека змішування з діяльністю іншо го господарюючого суб'єкта, виглядають просто абсурдними. Проте такі випадки на практиці все ж трапляються1. Як слушно зазначає Б.В.Вол-женкін, використання незареєстрованих товарних знаків саме по собі не утворює складу злочину, якщо ці знаки є оригінальними, а не чужими, як цього вимагає кримінальний закон2.

Відповідно до ст. 17 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується або недостатньо використо вується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було при пинено, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дост рокове припинення дії свідоцтва. Вважається, що дана норма спрямова на проти недобросовісної конкуренції — на попередження випадків реєстрації товарних знаків особами, які не виробляють товарів і не на дають послуг, але прагнуть не допустити використання цих знаків інши ми особами і збагатитись за рахунок виключного права на той чи інший знак. Т.С.Демченко з цього приводу зазначає, що досить легко можна уявити собі ситуацію, коли особа проводить систематичний пошук неза реєстрованих позначень, які використовуються в тій чи іншій країні, і реєструє їх на своє ім'я. Не маючи жодних намірів здійснювати їх вико ристання, вказана особа, спираючись на факт реєстрації, пропонує кори стувачам купити їх власні позначення або придбати ліцензію на їх ви користання3.

Якщо у наведеній вище ситуації особа використовує чужий товарний знак без згоди того, на кого цей знак зареєстровано, вчинене формально

1 Лавриненко И. "БРЕНДоведы в штатском" // Бизнес. — 11 февраля 2002 г. — №6

2 Волженкин Б.В. Вказана праця. — С. 318

3 Демченко Т.С. Недобросовісне набуття права на товарний знак // Держава і право. Вип. 13.
— К., 2001. — С. 294

містить ознаки аналізованого складу злочину, але з урахуванням обста вин справи, на мій погляд, може розцінюватись як діяння, яке через ма-лозначність не становить суспільної небезпеки. Про застосування ч. 2 ст. 11 КК мова може йти лише у разі встановлення умислу в діях вин ної особи, оскільки порушення законодавства про захист товарних знаків з необережності має виключати інкримінування ст. 229 КК за відсутністю суб'єктивної сторони передбаченого нею складу злочину.

Предметом злочину, що розглядається, не визнаються позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із чужими знаками для однорідних товарів чи послуг або фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам (наприклад, Panasonix або Panaslonic замість Panasonic, Smirnov замість Smirnoff, Adedas, Abibas або Didacs замість Adidas, F&M замість L&M, Neecafe замість Nescafe, Fanfa замість Fanta, Адміральське замість Адміралтейське). Вказані по значення не можуть бути зареєстровані в Україні як товарні знаки. Власник свідоцтва має право (але не зобов'язаний) вимагати їх усунен ня з товарів та упаковки.

У багатьох судових справах про товарні знаки суди призначають про ведення експертизи для вирішення питання про те, чи є знаки для то варів і послуг, які стали предметом спору, тотожними або схожими до ступеня змішування. При встановленні схожості словесних позначень або позначень, до складу яких входять слова, враховується звукова (фо нетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Екс перт описує всі елементи позначення, визначає домінуючі елементи та певні асоціації. При проведенні дослідження експерт враховує, що спо живач не має можливості детально порівнювати обидва позначення, а керується загальним враженням, часто нечітким, про позначення, яке він колись бачив. У свідомості споживача, як правило, залишаються суттєві елементи позначення, а тому різниця в несуттєвих деталях не може бути підставою для визнання позначень несхожими1.

Дії, які полягають у використанні схожих до ступеня змішування по значень, навіть якщо вони оспорюються іншою особою і завдали значної шкоди її інтересам, навряд чи можуть кваліфікуватись як самоправст во, адже для застосування ст. 356 КК треба встановити, що дії винного вчинюються самовільно, всупереч встановленому законом порядку. А в ситуації з використанням схожих, імітуючих позначень чітко вираженої протиправності дій, очевидно, все-таки немає.

У радянській кримінально-правовій доктрині з питання, що розгля дається, висловлювалась і інша точка зору. Аналізуючи ст. 155 КК РРФСР 1960 p., яка встановлювала караність незаконного користування чужим товарним знаком, Б.М.Леонтьев стверджував, що злочином є та кож використання знака, який так мало відрізняється від товарного зна ка іншого підприємства, що це мож