Глава 14. Торговля промышленной и интеллектуальной собственностью

Объекты промышленной собственности

 

Объектами промышленной собственности являются изобретения, ноу-хау, товарные знаки, патенты.

Изобретение — техническое решение, представленное в документарной форме, а также в виде полезной модели или промышленного образца, обладающее существенной новизной, неочевидностью и явной производственной или иной полезностью. Изобретение может принадлежать физическому лицу или организации, которые имеют право использовать его для своей пользы и запатентовать в государственных органах для защиты от несанкционированного использования другими лицами.

Ноу-хау, что в переводе с английского означает «знать как», представляет разработанные лицами и организациями оригинальные приспособления (полезные модели), технологические процессы, обобщенные технические и коммерческие знания, опыт управления и т.д., не обладающие существенной новизной. Они содержат полезную информацию, но не настолько новую и очевидную, чтобы подлежать патентной защите. Они являются собственностью лиц и организаций и благодаря своей полезности и конфиденциальности имеют на рынке потребительную стоимость. Право их использования может быть передано продажей соответствующих лицензий.

Товарные знаки — это обозначения, отличающие товары различных производителей или продавцов. Если производители и продавцы известны на рынке как надежные поставщики высококачественной продукции, то их товарные знаки, используемые в рекламе или проставляемые на самой продукции, существенно повышают ее конкурентоспособность.

Патент — это официальный документ, удостоверяющий право изобретателя на владение, использование и распоряжение этим изобретением. Патентование изобретений, обеспечивающих их законодательную защиту от самовольного использования другими лицами и организациями, существенно повышает их цену. В разных странах мира действуют явочная или проверочная системы выдачи патентов. При явочной системе патент выдается изобретателю без предварительной проверки на новизну и приоритетность. Если в дальнейшем обнаружится, что аналогичное изобретение было ранее запатентовано другим лицом или другой организацией, то такие лица и организации имеют право обратиться в суд с иском о признании более позднего патента недействительным. При проверочной системе изобретатель сначала передает свою заявку в специальную экспертную организацию, которая проверяет по компьютерной картотеке, не был ли ранее выдан патент на аналогичное изобретение. Если патентования такого изобретения ранее не было, то изобретатель имеет право получить на свое изобретение патент, предварительно уплатив определенную пошлину.

Патент действует на указанной в нем территории и выдается на ограниченный срок, по истечении которого изобретатель, желающий продлить его действие, каждый раз должен выплачивать установленную пошлину. Поэтому если использование изобретения не приносит ощутимой пользы изобретателю и не пользуется спросом у других лиц и организаций, то патентование или продление патента на такое изобретение становится невыгодным.

Держатели патентов и ноу-хау дают о них сведения в национальные и международные электронные информационные системы, проводят рекламные кампании и заключают с заинтересованными лицами и фирмами контракты на продажи лицензий. Перед тем как продать лицензию на изобретение за рубеж, патентодержатель обычно стремится запатентовать его и в тех странах, куда он намерен продать лицензию.

Во второй половине 90-х гг. законодательство Российской Федерации о защите промышленной и интеллектуальной собственности постоянно менялось. На время написания учебника государственную защиту промышленной и интеллектуальной собственности осуществляло Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).

В соответствии с действующим законодательством собственником патента в России может быть частное физическое лицо (лица) и юридическое лицо. Если автор сделал изобретение в связи с выполнением своих служебных обязанностей и если трудовым договором не предусмотрено иное, то собственником патента является работодатель, а автор имеет право на получение вознаграждения соразмерно выгоде работодателя. Однако если в течение 4 месяцев работодатель не подаст заявку на патентование изобретения, то автор получает право сам запатентовать это изобретение.

В России действует проверочная система выдачи патентов.

Автор нового предложения (заявитель) подает специальную заявку в Федеральный институт патентной собственности (ФИПС), который определяет приоритетность разработки и степень ее существенной новизны, позволяющее признать поданное предложение изобретением. При положительном заключении ФИПС автор оплачивает пошлину, получает патент в Роспатенте и регистрирует его в Государственном реестре изобретений.

Промышленный образец, представляющий обладающее существенной новизной конструкторское или художественное решение изделия, также может быть запатентован в Роспатенте после положительного заключения ФИПС и зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов.

Полезная модель также подлежит правовой охране со стороны Роспатента. На полезную модель выдается свидетельство, и оно регистрируется в Государственном реестре полезных моделей. Если автор полезной модели докажет ее существенную новизну и неочевидность технического решения при существующем уровне техники, то после проверки в ФИПС на нее также может быть выдан патент.

На изобретение патент выдается сроком на 20 лет, на промышленный образец — на 10 лет, на полезную модель — на 5 лет. Величины пошлин устанавливаются Правительством РФ.

Информация о выданных патентах и свидетельствах заносится в базу данных Всероссийской патентно-технической библиотеки (ВПТБ), а также публикуется в ежемесячном Сборнике Роспатента и издании «Проблемы интеллектуальной собственности». Там же публикуются величины пошлин.

Авторы могут осуществить патентование изобретений и образцов не самостоятельно, а через патентных поверенных, которыми являются частные лица, зарегистрированные в Роспатенте.

При желании запатентовать изобретение за границей их авторы или владельцы могут указать в своей заявке те страны, где они намерены произвести патентование. ФИПС за отдельную плату проверяет новизну изобретения в указанных странах и выдает соответствующее свидетельство. Однако ФИПС принимает на проверку на зарубежную новизну только те изобретения, к которым приложено свидетельство, что они не содержат государственной тайны. Патентование изобретения за рубежом осуществляется через патентных поверенных. Продажа за рубеж лицензии на патентованные изобретения осуществляется по значительно более высоким ценам, чем на незапатентованные*.

* Продажа авторских прав на литературные произведения, кино-, теле- и видеофильмы не является предметом торговли лицензиями, а осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

 

Виды лицензий

Лицензия — оформленное письменным договором разрешение одного лица (лицензиара) на передачу принадлежащих ему прав на объекты промышленной собственности другому лицу (лицензиату).

В практике торговли изобретениями и ноу-хау лицензии можно разделить на два вида.

Чистые (самостоятельные) лицензии продаются по самостоятельным договорам, предусматривающим передачу прав на использование изобретений и ноу-хау. Если продажа чистых лицензий сопровождается поставкой образцов оборудования и предоставлением инжиниринговых услуг по их освоению, то они оформляются лицензионными соглашениями, в которых наряду с основными обязательствами, содержащимися в договоре на продажу лицензии, продавцы принимают на себя указанные дополнительные обязательства по поставкам и предоставлению услуг.

Сопутствующие лицензии продаются путем включения их в контракты на поставки товаров, в том числе машин, оборудования и приборов, причем цены и условия платежа за такие лицензии могут быть выделены отдельно или включены в общие суммы контрактов. Лицензионные контракты и соглашения могут заключаться как на уже запатентованные изобретения, так и на изобретения, на патентование которых еще только поданы заявки, особенно в тех странах, где действует проверочная система. Наибольшее распространение в российской и международной практике торговли получили лицензионные соглашения, основным содержанием которых является передача прав на ноу-хау в комплексе с предоставлением инжиниринговых услуг и продажей прав на использование запатентованных изобретений. При этом владельцами патентов на изобретения и авторами ноу-хау могут быть разные лица и организации.

Лицензионные договоры

Виды договоров

 

Во внутрироссийской и международной практике различают два вида лицензионных договоров: договор на неисключительную лицензию и договор на исключительную лицензию.

Договор на неисключительную лицензию. Договор на неисключительную лицензию не ограничивает прав продавца (лицензиара) продавать аналогичные лицензии другим покупателям (лицензиатам) на территории, где действует патент (патентная территория) и сохраняет право лицензиара на производство и продажу продукции на патентной территории с использованием тех же изобретений и ноу-хау, которые являются предметом неисключительной лицензии.

Договор на исключительную лицензию. Договор на исключительную лицензию предоставляет право на использование изобретения, ноу-хау и образца лицензиату, а лицензиар лишается права продавать лицензии на ту же собственность другим лицам, а также производить и продавать продукцию с использованием тех же изобретений, ноу-хау и образцов.

Поскольку конфиденциальность ноу-хау не защищена патентом, то существует опасность, что покупатель после переговоров не заключит контракт на приобретение лицензии, а полученные при переговорах сведения использует для своей пользы. Поэтому перед переговорами о продаже лицензии на ноу-хау рекомендуется заключать с возможным покупателем договор о неразглашении существа ноу-хау и неиспользования его в своих целях, если не будет заключен договор на продажу лицензии.

Договоры на продажу исключительной лицензии обычно содержат санкции к лицензиару на случай нарушения им монопольного права лицензиата на использование изобретения на патентной территории и ноу-хау — на договорной. В зависимости от соглашения сторон санкции могут быть различны: от выплаты лицензиаром единовременного штрафа до существенного снижения размеров платежей за лицензию.

Такие договоры по соглашению сторон могут иметь различные отступления, например лицензиар может оставить себе право продолжать ранее начатое производство товаров с использованием тех же патентов и ноу-хау. В международных договорах лицензиар может оставить за собой право производства в своей стране без права экспорта продукции на патентную территорию лицензиата.

Договор на беспатентную лицензию. При продаже лицензии на еще незапатентованное изобретение независимо от того, подана на него заявка или нет, договор может включать следующие варианты условий:

• лицензионный договор вступает в силу с момента получения самим лицензиаром за свой счет патента на оговоренной территории;

• лицензионный договор вступает в силу с момента получения лицензиаром патента, стоимость которого оплачивается лицензиатом;

• лицензиар передает лицензиату все документы и данные, включая образцы оборудования, приборов и т.д., необходимые лицензиату для оформления патента на свое имя в пределах оговоренной территории и на определенный срок или, в случае продажи исключительной лицензии, без всяких ограничений.

Цены лицензий

 

Определение цен лицензионных договоров и соглашений представляет достаточно сложную проблему, поскольку техническая и экономическая сущность лицензии всегда индивидуализирована и практически очень сложно найти условия продаж сопоставимых изобретений или ноу-хау. Проблема осложняется еще и тем, что потребительная стоимость лицензий определяется не их средней общественной, а индивидуальной полезностью для каждого потребителя. Например, опыт торговли лицензиями на непрерывную разливку стали показывает, что крупные металлургические компании всегда платили за них значительно более высокие цены по сравнению с менее крупными фирмами. Цена лицензий зависит не столько от нормы, сколько от массы дополнительной прибыли, получаемой лицензиатом при применении новшеств.

В то же время сумма вознаграждения за лицензию, выплачиваемая лицензиатом, должна составлять только часть получаемой им дополнительной прибыли от использования изобретения или ноу-хау. В противном случае теряется смысл приобретения лицензии. В международной практике торговли лицензиями доля, идущая на вознаграждение лицензиарам, колеблется в пределах от 20 до 40% от суммы дополнительной прибыли.

В период оценки целесообразности приобретения лицензии лицензиат может на основании полученной от лицензиара предварительной информации скалькулировать свои затраты на освоение лицензии, а также оценить снижение своих издержек, изменение цен и рост объемов реализации продукции. Однако такой метод часто недоступен лицензиарам из-за отсутствия у них необходимых данных. Лицензиат может также использовать сопоставление своих затрат на альтернативные решения для достижения тех же результатов, которые могут быть получены при использовании лицензии.

Лицензиар при определении цены чаще находится в более сложном положении, чем лицензиат. Исключение составляет тот случай, когда предметом лицензии является уникальное изобретение, применение которого дает большой эффект, сочетающий резкое улучшение качества выпускаемой продукции со значительной экономией в производстве. Таким изобретением был, например, уже упомянутый ранее метод непрерывной разливки стали. Продавец лицензии на такое изобретение при хорошо развернутой рекламной работе, по существу, может открыть торги между покупателями, что позволит ему определить оптимальную мировую цену, уточнить территории для патентования и продать максимальное число лицензий. Примерно такое же положение было возможно при продаже изобретений на электрошлаковый переплав, на контактную сварку рельсов и труб большого диаметра и т.д.

В других случаях, когда возможность использования изобретения и ноу-хау весьма ограничена и ожидаемый эффект не слишком перспективен, для определения цен продаваемых лицензий применяются косвенные методы оценки, среди которых могут быть следующие:

• по допустимой цене, которая должна, как минимум, в 1,5—2 раза превышать все издержки продавца, связанные с разработкой и проверкой эффективности изобретения или ноу-хау;

• по прецедентам ранее заключенных лицензионных контрактов на близкие по характеру изобретения и ноу-хау;

• метод проверки реакции рынка путем предложения лицензий по заранее завышенным ценам с постепенным их снижением до приемлемых для покупателей величин.

Стоимость лицензий существенно различается в зависимости от степени их технической разработки и патентной защиты. Так, стоимость беспатентных лицензий в среднем на 20% ниже, чем лицензий, защищенных патентами. Цены на исключительные лицензии обычно более чем в 2 раза превышают цены простых лицензий.

В зависимости от объемов обязательств лицензиаров к ценам лицензий на изобретения и ноу-хау могут быть прибавлены стоимости оборудования, инжиниринговых и других услуг по налаживанию производства. Оценка оборудования осуществляется так же, как и при заключении контрактов купли-продажи (см. разд. I учебника). Стоимость инжиниринговых услуг обычно рассчитывается по согласованным месячным ставкам возмещения, величины которых зависят от квалификации специалистов.

Лицензионные платежи

 

Лицензионные договоры могут предусматривать различные способы платежей:

• паушальный платеж — платеж заранее оговоренной твердой суммы;

• постепенную выплату стоимости лицензии частичными платежами (роялти) пропорционально согласованным показателям производства и сбыта продукции, выпущенной с использованием лицензии;

• смешанные способы платежей, сочетающие выплаты авансовых паушальных сумм и роялти.

Роялти могут начисляться в согласованных пропорциях к следующим показателям: к дополнительной прибыли лицензиата от использования лицензии; к общей прибыли лицензиата; к стоимости реализации продукции, произведенной с использованием лицензии; к физическому объему выпущенной лицензиатом продукции; к мощности изготовленного по лицензии оборудования и т.д.

Для определения размеров роялти в лицензионные договоры и соглашения включают обязательства лицензиатов передавать лицензиарам сведения о тех показателях деятельности, которые положены в основу подсчетов роялти. При этом, для лицензиаров было бы желательным, чтобы эти данные подтверждались аудиторскими отчетами. Стороны могут предусматривать как неизменяемые пропорции для начисления роялти на весь период действия договора, так и переменные, учитывающие моральное старение самих изобретений и ноу-хау.

Если величина роялти зависит только от показателей производственной и коммерческой деятельности лицензиата, то для лицензиара возникает опасность потерь по независящим от него обстоятельствам, например из-за недостатка средств у лицензиата, чтобы полностью использовать преимущества изобретения и ноу-хау. Для исключения такой опасности в лицензионные соглашения могут быть включены обязательства лицензиатов выплачивать при любых обстоятельствах гарантированные размеры роялти. Поскольку роялти обычно выплачиваются путем банковских переводов, лицензионные договоры должны содержать банковские гарантии на часть или всю стоимость лицензии с поэтапным уменьшением гарантированной суммы.

В тех случаях, когда выплата роялти предусматривается в зависимости от объема планируемого производства, лицензионные договоры обычно предусматривают снижение размеров роялти по мере роста объемов выпуска продукции. Например, при увеличении производства в 2 раза размер роялти обычно снижается до 0,7 первоначальной величины, в 3 раза — до 0,5.

Паушальные платежи обычно применяются в тех случаях, когда цена лицензии относительно невелика по сравнению со стоимостью одновременно поставляемого оборудования и представляемых инжиниринговых услуг или когда контроль за показателями деятельности лицензиата затруднен.

Паушальный платеж может быть выплачен единовременно авансом или против передачи лицензиату предусмотренных контрактом комплектов научной, технической, конструкторской или технологической документации вместе с образцами машин и приборов. Такой платеж удобнее всего осуществлять с безотзывного документарного аккредитива против коммерческих документов лицензиара, подтверждающих исполнение им своих обязательств.

Паушальный платеж может осуществляться и поэтапно, например по следующей схеме: 20% паушальной суммы авансом банковским переводом в течение недели после подписания лицензионного договора, 20% — против документов лицензиара с безотзывного документарного аккредитива и 60% — периодическими равными частями в течение установленного в договоре срока. Выплата периодических платежей должна гарантироваться. Наиболее удобной формой гарантии является возврат лицензиару выписанных им тратт, акцептованных лицензиатом и авалированных его банком.

Паушальные платежи отличаются большей надежностью, поэтому их удобнее гарантировать общепринятыми способами (см. разд. II учебника). Величину паушальной суммы можно определить сложением согласованных сторонами средних расчетных величин роялти за установленный период.

Смешанные платежи применяются, когда в объем обязательств лицензиара входит не только продажа изобретения и/или ноу-хау, но и поставка технологического оборудования, а также предоставление инжиниринговых услуг. Тогда платежи могут быть предусмотрены по трем линиям:

• единовременный или в рассрочку платеж за поставленное оборудование с безотзывного документарного аккредитива против документов, подтверждающих его поставку, и с авалем банком лицензиата тратт на рассрочку платежа;

• ежемесячные или ежеквартальные платежи за услуги по установленным в соглашении ставкам возмещения с предоставлением гарантии платежей на 20—30% их предполагаемой суммы;

• платежи роялти или паушальные платежи за саму лицензию с соответствующим их гарантированием, как было указано выше.