Патентное право на изобретения

Прежде чем рассматривать права, предоставляемые патентом, необхо­димо остановиться на принципе национального режима и принципе террито­риальности патентного права.

Принцип национального режима означает, что зарубежные авторы и иные правообладатели имеют такие же права, как и собственные граждане. Следовательно, патентное законодательство одинаковым образом охраня­ет права граждан разных стран, т. е. патент в любой стране может полу­чить гражданин другой страны. Принцип национального режима установ­лен Парижской конвенцией, в соответствии с которой в отношении охраны промышленной собственности права граждан каждой страны Па­рижского союза «будут охраняться так же, как и права граждан данной страны»¹. Принцип национального режима подтвержден в Соглашении ТРИПС.

Следовательно, если автор создал изобретение, то он может в любой стране получить такую же охрану изобретения, как и ее граждане на свои изобретения. Принцип национального режима позволяет получать па­тентную охрану в любой стране Парижского союза без какой-либо дискри­минации. Этот принцип является основой зарубежного патентования изо­бретений и иных объектов промышленной собственности.

Принцип территориальности права означает, что законодательство любой страны действует только на ее территории и не может иметь силы за ее пределами. Территориальность патентного права косвенно признана в принципе независимости патентов, установленном в ст. 4 Парижской конвенции, в соответствии с которой патенты считаются независимыми во всех странах в течение срока конвенционного приоритета. Этот принцип не только допускает патентование любого изобретения в любых странах, но и признает право промышленной собственности на территории страны, где получен охранный документ. Следовательно, патент, выданный в од­ной стране, не действует в другой стране, т. е. не является экстерритори­альным. В региональных патентных ведомствах (Европейское патентное ведомство, Евразийское патентное ведомство) выдаются патенты, дейст­вующие на территориях соответствующих стран.

Личное неимущественное право. Парижская конвенция в ст. 4 уста­навливает, что «изобретатель имеет право быть названным в качестве тако­вого в патенте»², что понимают как предоставление ему права авторства (право признаваться автором).

В соответствии с Парижской конвенцией во многих странах патентное законодательство предоставляет автору результата творческой деятельно-

' Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Женева: ВОИС, №20I(R). 1990. С. 4. ² Там же. С. 10.

сти личное неимущественное право. Например, ст. 1347 Гражданского ко­декса Российской Федерации устанавливает, что автором изобретения I признается гражданин, творческим трудом которого оно создано и кото-' рый указан в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение. В ст. 1536 установлено, что право авторства неотчуждаемо и непередавае­мо, и охраняется бессрочно на основании ст. 1228(2).

Право авторства на изобретение не имеет особых правовых последст­вий, поскольку при правомерном использовании изобретения не уста­навливается обязательность упоминания имени изобретателя. По этой причине имя изобретателя отсутствует на товарах, в которых воплощено его изобретение. Имя изобретателя подтверждается в патенте на изобре­тение.

Исключительное право. Понимание исключительного права как права на исключительное использование изобретения означает, что правооблада­тель самостоятельно решает, каким образом будет использоваться изобре­тение, на которое ему принадлежит патент. При этом никто иной не имеет права использовать патентованное изобретение.

В отличие от законодательства об авторском праве и смежных правах, в котором подробно структурированы не только виды использования произ­ведений, но и соответствующие права (право на воспроизведение, распро­странение, импорт, прокат, исполнение и т. д.), в патентном законодатель­стве приводится ограниченный перечень видов использования изобретений, как это сделано, например, в ст. 1358(2) Гражданского кодекса Российской

Федерации.

Перечень видов использования изобретений обычно представляется в неточной и весьма путанной форме. Одна из причин неточных формули­ровок заключается в том, что в основу национального законодательства не положен фундаментальный принцип дуализма интеллектуальной собствен­ности. В результате устанавливаются нормы об использовании изобретения, которое является нематериальным объектом и над которым невозможны никакие действия до тех пор, пока оно не воплощено в материальном объ­екте.

С позиции принципа дуализма интеллектуальной собственности за­конодательство должно устанавливать нормы об исключительном праве на производство товаров, в которых воплощены изобретения, и об исключи­тельном праве на способы производства товаров, в которых воплощены дру­гие изобретения.

Исключительное право включает уже обсуждавшиеся ранее право на воспроизведение (производство товара, осуществление способа производст­ва товаров) и право на распространение (продажа и иное введение в граж­данский оборот товаров и способов их производства). Однако в патентном законодательстве эти категории исключительного права не упоминаются, поэтому смысл многих «использований продуктов и способов» оказывает­ся неточным, недостаточным и нелогичным.

170 • Глава 5. Патентное право

§ 5.11. Патентное право на изобретения • 171

 

С позиций принципа дуализма интеллектуальной собственности исключительное право на изобретения представляет собой право прежде всего на:

• производство товара, в котором воплощены изобретения;

• осуществление способа производства товаров, в котором воплощены изобретения;

• введение в гражданский оборот товаров и способов их производства.
Принадлежность исключительного права некоторому лицу означает,

что только это лицо имеет право производить и вводить в гражданский оборот товары, в которых воплощены те или иные изобретения. Все иные лица не имеют права на производство и распространение этих то­варов. Именно для этих целей и служит монопольное право, предостав­ляемое патентным законодательством правообладателю. Неточности формулировок исключительного патентного права затрудняют понима­ние существа предоставляемой охраны и обеспечение этого права. Кро­ме того, без учета принципа дуализма интеллектуальной собственности некоторые положения законодательства оказываются ошибочными. Рассмотрим несколько примеров, имеющих отношение к праву на вос­произведение изобретений.

1. Содержание ст. 1358(2) Гражданского кодекса Российской Феде­рации показывает, что охрана способа, в котором воплощены изобрете­ния, распространяется на продукты, произведенные этим способом. Для новых продуктов это сформулировано прямо: «Если продукт, полу­чаемый запатентованным способом, является новым, идентичный про­дукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное»¹. Другими словами, новый про­дукт, произведенный запатентованным способом, признается охраняе­мым, поскольку идентичные продукты считаются произведенными этим же способом, т. е. без разрешения правообладателя изобретения, воплощен­ного в способе.

Следовательно, патентная охрана нового способа производства расши­рена на новый продукт. Представляется, что такое расширение права явля­ется излишним. Дело в том, что если производится новый продукт новым способом производства, то этот продукт новым является потому, что в нем воплощены новые изобретения. В рамках рыночной экономики большин­ство производителей не станет выпускать на внешний и даже внутренний рынок новый продукт без его патентной охраны. Следовательно, новый продукт, выпускаемый на рынок, как правило, защищается патентами и распространение ни него патентной охраны способа производства дуб­лирует уже существующую патентную охрану. Такой прямой способ охра­ны изобретений, воплощенных в новом товаре, надежнее, чем охрана изо­бретений, воплощенных в способах производства товаров.

2. Положение кардинально изменяется, если охрана способа произ-I водства распространяется на традиционный, широко распространенный I продукт, который выпускается различными способами производства. В та-■ ком случае перенесение на распространенный продукт патентной охраны I нового способа производства является неправомерным, поскольку наруша-I ет права и интересы иных лиц, обеспеченных соответствующими патента-I ми на действующие способы производства.

Для иллюстрации рассмотрим изобретение способа повышения вы-| хода бензина из традиционного нефтяного сырья. Если на такое изобре-I тение выдан патент, то может ли этот патент распространяться на суще-I ствующие марки бензина? Несомненно, нет. Ведь если распространить I охрану на все марки бензина, выпускаемые другими предприятиями [ другими способами, то в таком случае производители этих же марок I бензина окажутся нарушителями патентного права на новое изобрете-I ние. Однако у каждого из традиционных производителей могут быть па­тенты на свои способы производства этого же продукта. Следовательно, I распространение охраны способа на выпускаемые продукты является не-

I правомерным.

Причиной ошибок в национальном законодательстве следует считать I следование ошибочному положению ст. 28(1)(Ь) Соглашения ТРИПС¹.

3. В ст. 1358(2) Гражданского кодекса Российской Федерации ис­пользованием изобретения признается применение продукта, в котором использовано изобретение. Другими словами, фактически признается, что применение товара, в котором воплощено изобретение, считается использованием изобретения. Воплощение изобретения в товаре — это, несомненно, использование изобретения, и только так изобретение суще­ствует объективно. Однако применение товара по его основному предназна­чению не означает неправомерного использования изобретения. Примене-I ние товара, в котором воплощены изобретения, не может быть нарушением исключительного права на изобретения, поскольку товар создан для его _; применения пользователем. Абсурдно считать, что покупатель, приобретя, i например, телевизор или любое иное бытовое устройство, в котором во­площено множество изобретений, не может его применять по прямому назначению без разрешения обладателей соответствующих патентов. Такая абсурдная ситуация возникала бы и в авторском праве, если, при­обретя книгу, люди могли бы ее читать только с разрешения правооблада­теля.

Причина ошибочного положения законодательства заключается, ви­димо, в следовании ошибочному положению ст. 28(1)(а) Соглашения ТРИПС. Принцип дуализма интеллектуальной собственности означает, что разрешено применять или использовать товар, в котором воплощены

 

Парламентская газета, 2006. 21 дек. № 214—215. С. 16-2.

¹ См.: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994). Geneva: W1PO, No 223(E). 2000. P. 32.

172 • Глава 5. Патентное право

§ 5.11. Патентное право на изобретения • 173

 

изобретения, но запрещено использовать изобретения, которые в этом то­варе воплощены. Другими словами, покупатель может использовать товар по его прямому предназначению, но не имеет права производить товар, в котором воплощены те же изобретения, поскольку это нарушит исклю­чительное право на изобретения, воплощенные в товаре. Именно для пред­отвращения воспроизведения и копирования изобретений, воплощенных в товарах, и предназначено все патентное право.

Рассмотренные выше примеры показывают, что право на воспроизве­дение изобретений на международном и национальном уровне рассматри­вается без учета принципа дуализма интеллектуальной собственности, что ведет к неточностям и ошибкам.

Принцип дуализма интеллектуальной собственности редко использу­ется и при рассмотрении права на распространение изобретений и принципа исчерпания права на распространение. В результате некоторые положения законодательства оказываются недостаточно определенными. Например, ст. 1359(6) Гражданского кодекса Российской Федерации косвенно при­знает принцип исчерпания права на распространение в неточной форме, несмотря на то, что он является основой всей системы торговли.

Принцип исчерпания права на распространение объектов интеллекту­альной собственности подробно рассматривался в § 1.11. В отношении ис­ключительного права на изобретения он может быть сформулирован сле­дующим образом.

I Принцип исчерпания права на распространение — после введения

в гражданский оборот товара, в котором воплощены изобретения, для дальнейшего распространения товара не требуется согласия правооб­ладателей на эти изобретения.

При любом распространении товаров, т. е. их введении в гражданский оборот посредством продажи или иной передачи собственности на товар, право на этот товар переходит от продавца к покупателю. Несомненно, это право не распространяется на объекты интеллектуальной собственности, воплощенные в товаре. После первой продажи или иной передачи права собственности на товар покупатель может совершать с приобретенным то­варом любые действия без разрешения правообладателей на изобретения, воплощенные в товаре. Покупатель может применять приобретенный то­вар по основному или иному назначению, перепродать товар, подарить его, уничтожить и просто выбросить и т. д. Другими словами, покупатель имеет право на дальнейшее распространение правомерно приобретенного товара без какого-либо разрешения первого продавца. Единственное, что не имеет права делать покупатель любого товара — это использовать изо­бретения, воплощенные в товарах.

Патентное право предоставляет не только исключительное право, но и несколько иных связанных с ним прав, в частности временную охрану и право преждепользования.

 

Временная охрана изобретения — это предоставление заявленному изо­бретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента охраны в форме денежной компенсации по­сле получения патента. Другими словам, временная охрана — это не исключительное право патентообладателя, а право на денежную компенсацию. Есть основания считать, что предоставление права на компенсацию не является правомер­ным. Если заявленное изобретение использовано иными лицами, то изо­бретение не является новым и патент на него выдаваться не должен. Возможны случаи, когда изобретение создано и используется разными лицами, но лишь одно из них заявило изобретение на патентование. В принципе такое изобретение может быть опорочено существующим ис­пользованием, но ввиду «квалификации» и иных качеств эксперта патент может быть выдан, и нерасторопный производитель окажется обязанным выплачивать патентообладателю денежную компенсацию.

Временная охрана является своеобразным «денежным оброком» на конкурентов, однако такая охрана противоречит конституционным прин­ципам. Дело в том, что временная охрана начинает действовать после вы­дачи патента, т. е. является ретроактивной, поскольку распространяется на прошлые использования изобретения. В соответствии со ст. 54(1) Консти­туции Российской Федерации «закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет». Временная охрана устанавли­вает такую ответственность лица, использовавшего изобретение. Следова­тельно, временная охрана противоречит конституционным принципам и не должна предоставляться.

Право преждепользования — это право любого физического или юри­дического лица на дальнейшее безвозмездное использование собственного изобретения без расширения объема такого использования, если иное ли­цо получило патент на тождественное изобретение. Введение права преждепользования подтверждает, что в ряде случаев патентное ведомство не может установить новизну заявляемого изобрете­ния даже на национальном уровне. В результате законодательство вынужде­но предоставлять права не только патентообладателям, но и иным лицам, которые создали и используют изобретения, аналогичные заявленным. Патент может оказаться выданным, если используемое изобретение явля­ется либо не является частью уровня техники.

В первом случае сведения об используемом изобретении существова­ли, но эксперты патентного ведомства не смогли или не пожелали их уста­новить. В результате патентное ведомство неправомерно выдало патент, поскольку условие новизны изобретения установлено ошибочно. Следова­тельно, лица, использующие изобретение, имеют основания оспорить вы­данный патент из-за недобросовестности или преднамеренности экспер­тов патентного ведомства.

174 • Глава 5. Патентное право

§ 5.12. Служебные изобретения • 175

 

Во втором случае изобретение использовалось без разглашения о нем сведений, которые не могли быть установлены патентным ведомством. Следовательно, эти закрытые сведения не входили в уровень техники и па­тентное ведомство правомерно выдало патент на аналогичное изобрете­ние. Однако в некоторых случаях на патентование представляются науч­но-технические достижения, похищенные у конкурента. Полученный патент позволит подавить конкурента. Право преждепользования предна­значено для снижения вреда такой «недобросовестной» конкуренции.

В законодательстве устанавливается, что право преждепользования может быть передано иным лицам только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Служебные изобретения

В отличие от объектов авторского права объектами патентной охраны в основном являются результаты, созданные творческим трудом авторов в тех или иных организациях. Большинство изобретателей — это не куста­ри-одиночки, как это бывало ранее, а члены тех или иных трудовых кол­лективов, выполняющие свои служебные обязанности по трудовому или иному договору. Поэтому результаты, полученные изобретателями, обыч­но являются служебными изобретениями и права на них, в том числе и пра­во на подачу заявки, принадлежат не изобретателю, а организации, в кото­рой изобретение создано. Поэтому при подаче заявления на выдачу патента организация, представляемая работодателем изобретателя, оказывается об­ладателем исключительного права на служебное изобретение, а автор-изо­бретатель — обладателем личного неимущественного права.

Такой подход к признанию первичного субъекта патентного права не является единственно возможным. Во многих странах только изобретатель признается первичным субъектом патентного права, а остальные лица мо­гут быть правопреемниками, что соответствует системе прав человека.

Рассмотрим проблему служебных изобретений подробнее. В § 1.9 рассмотрены принципы охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности. Определением служебного изобретения следует считать сле­дующее.

Служебное изобретение — это изобретение, которое создано автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или задания рабо­тодателя.

В законодательстве большинства стран устанавливается следующий правовой режим служебных изобретений, авторов и работодателей.

1. Личное неимущественное право на служебное изобретение принадле­жит автору.

 

2. Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором с автором не предусмотрено иное.

3. После создания служебного изобретения его автор должен письменно уведомить об этом работодателя.

4. Право на получение патента переходит к автору, если работодатель | течение четырех месяцев после письменного уведомления о создании изо­бретения не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получе­ние патента иному лицу или не сообщит автору о сохранении информации об изобретении в тайне.

5. Если право на получение патента перешло к автору, работодатель имеет право использовать служебное изобретение в собственном производст­ве на основе простой (неисключительной) лицензии.

6. Автор служебного изобретения имеет право на дополнительное возна­граждение.

Данное положение действует только в том случае, если работодатель получил или не получил патент на изобретение по зависящим от него причинам или передал право на получение патента иным лицам, а также если работодатель решил сохранить информацию об изобретении в тай­не. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодате­лем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.

В соответствии со ст. 1370(4) Гражданского кодекса Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки возна­граждения за служебные изобретения.

Существуют изобретения, которые созданы автором с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкрет­ного задания работодателя. Такие изобретения в Российской Федера­ции не признаются служебными, однако в соответствии со ст. 1370(5) Гражданского кодекса Российской Федерации «работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной про­стой (неисключительной) лицензии на использование созданного ре­зультата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, поне­сенных им»'.

Нормы правовой охраны служебных изобретений применяются mutatis mutandis (с соответствующими изменениями) в отношении правовой охра­ны изобретений, созданных при выполнении работ по договору (ст. 1371), по заказу (ст. 1372), а также по государственному или муниципальному контракту (ст. 1373).

¹ Парламентская газета. 2006. 21 дек. № 214—215. С. 17-2.

176 • Глава 5. Патентное право

§ 5.13. Секретные изобретения • 177

 

Секретные изобретения

Секретные изобретения не патентуются в подавляющем большинстве стран. Например, ст. 1(4) Закона СССР «О патентах» устанавливала, что «изобретения, содержащие сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности СССР, должны быть засекречены в порядке, устанав­ливаемом Кабинетом Министров СССР»'. После развала Советского Сою­за заинтересованные лица, в том числе с «иностранным элементом», сде­лали возможным патентование секретных изобретений в ряде стран с переходной экономикой, в том числе и в Российской Федерации.

Патентование секретных изобретений противоречит не только интере­сам государства, прежде всего в военной сфере, но и принципам патентной охраны изобретений. Общепризнанно, что патент выдается заявителю в обмен за разглашение существа изобретения. Однако сведения о секрет­ных изобретениях официально не разглашаются, поэтому никакого «обме­на» нет. Об этом говорят многие специалисты, приведем мнение И. И. Дахно: «Патент по своей природе не может выдаваться на что-то тай­ное. Патент — это способ обеспечения гласной монополии на определен­ный объект в течение оговоренного отрезка времени. Во всех странах бы­ли, есть и будут секретные изобретения. Но такие изобретения (полезные модели) не будут охраняться патентом. Права авторов и владельцев секрет­ных объектов промышленной собственности охраняются не с помощью патента, а другим способом»².

Единственным обоснованием необходимости патентования секрет­ных изобретений могло быть то, что при рассекречивании секретного изо­бретения выданный ранее патент позволяет патентообладателям исполь­зовать свое исключительное право на ранее секретное изобретение.

Порядок патентования секретных изобретений как в раннем патент­ном законе Российской Федерации (ст. 30²—30"), так и в ст. 1401 — 1405 Гражданского кодекса выражает интересы патентного ведомства и иных заинтересованных лиц. Прикрываются эти интересы ложной заботой о за­щите интеллектуальной собственности при экспорте вооружений. Однако такая правовая защита формально возможна лишь при зарубежном патен­товании секретных изобретений, что влекло бы разглашение государст­венной тайны. С другой стороны, патентование секретных изобретений внутри страны не может защитить экспортируемое вооружение от реинжи­ниринга, который осуществлялся и продолжает осуществляться.

Патенты на наиболее секретные изобретения, на которые установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», вы­даются уполномоченными Правительством Российской Федерации феде­ральными органами исполнительной власти (уполномоченные органы).

¹ Об изобретениях в СССР. С. 5.

² Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. Киев: Блиц-информ, 1996. С. 7.

Вти же органы рассматривают заявки на секретные изобретения, для ко­торых установлена степень секретности «секретно», относящиеся к сред­ствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной дея­тельности.

Патенты на все иные секретные изобретения выдаются патентным ве­домством Российской Федерации, которому предоставлено право устанав­ливать, что содержащиеся в заявке на получение патента на изобретение сведения могут составлять государственную тайну. Другими словами, па­тентное ведомство оценивает заявку на наличие в ней государственных сек­ретов. Секретность устанавливает не организация, в которой создано изо­бретение, а патентное ведомство. Кто может гарантировать, что секретные сведения перестанут быть таковыми после попадания в патентное ведом­ство? Ведь в соответствии со ст. 1401(3) заявка на секретное изобретение шсекречивается\ Другими словами, до этого момента заявка на секретное изобретение в патентном ведомстве не считалась секретной, т. е. могла и была доступной неопределенному кругу лиц, в том числе и с «иностран­ным элементом».

Представляется, что ст. 1401(3) способствует хищению секретных изо­бретений. В Гражданском кодексе Российской Федерации не установлено, кто имеет право подавать заявки на секретные изобретения. В таких усло­виях любые физические и юридические лица могут патентовать секретные изобретения без чьего-либо разрешения, т. е. законодательство молчаливо допускает, что сотрудник режимной организации может выносить секрет­ные сведения и подавать их в патентное ведомство (не обязательно нацио­нальное!). Случаи зарубежного патентования секретных изобретений Рос­сийской Федерации не являются виртуальными.

В ст. 1405(5) Гражданского кодекса Российской Федерации установле­но право преждепользования в отношении рассекреченного изобрете­ния. Законодательство допускает, что в стране возможно производство продукции с воплощенными изобретениями, аналогичными секретным! Однако это возможно только в том случае, если секретное изобретение было тривиальным либо было похищено и внедрено в производство ины­ми лицами.

Для того чтобы исключить разглашение секретных научно-техниче­ских достижений, следовало бы заявки на все секретные изобретения рас­сматривать только уполномоченными органами, в которых они созданы и которые не должны быть заинтересованы в разглашении государственной тайны. Поскольку многие уполномоченные органы не имеют возможно­сти оценить патентоспособность секретных изобретений, патенты могли бы выдаваться по явочной системе с возможностью их опротестования по­сле рассекречивания секретных изобретений. При таком подходе патенто­вание секретных изобретений не могло бы нанести ущерба государству ли­бо он был бы меньше.

178 • Глава 5. Патентное право

§ 5.14. Срок действия патента на изобретения • 179