Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Коментар:

1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності та договір про передання прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Реєстрація подібних договорів може здійснюватися на вимогу будь-якої сторони у порядку, встановленому законодавством.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

2. Друга частина коментованої статті містить положення, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Враховуючи, що права на об'єкти патентного права, сорти рослин та породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми та торговельні марки набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передання майнових прав на такі об'єкти є чинним з моменту його державної реєстрації. Проведення подібної реєстрації зумовлюється потребою відображення факту зміни правоволодільця об'єкта промислової власності.

Спеціальне законодавство містить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації (ч. 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ч. 8 ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч. 2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів.

Тому, якщо для чинності договорів про використання об'єктів промислової власності (ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення об'єкта інтелектуальної власності за замовленням) достатньо їх вираження у письмовій формі, то дійсність договорів, спрямованих на передачу прав на об'єкти, що охороняються патентами чи свідоцтвами, виникає з моменту їх державної реєстрації. Факт передачі майнових авторських прав не потребує обов'язкової державної реєстрації.

3. Передача прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин, компонування інтегральної мікросхеми та торговельні марки підлягає державній реєстрації. Така реєстрації здійснюється на підставі відповідних підзаконних актів Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України. Зокрема, сторона договору про передачу права власності на торговельну марку має право на інформування невизначеного кола осіб. Подібне інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженою наказом МОН України N 576 від 03.08.2001 р.

Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру договорів відомостей про передачу права власності на знак до департаменту подаються наступні документи:

1. Заява про публікацію та внесення відомостей до реєстру договорів);

2. Договір про передачу прав або нотаріально засвідчений витяг з договору;

3. Документ про сплату встановленого збору;

4. Довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Заява і договір (витяг із договору) подаються українською мовою. Якщо договір складений на іншій мові, до нього додається його переклад на українську мову, посвідчений нотаріусом. Документи розглядаються протягом двох місяців. У випадку прийняття позитивного рішення Державний департамент інтелектуальної власності направляє заявнику два екземпляра поданого договору та рішення про публікацію і внесення до реєстру відомостей про договір.

4. Згідно ст. 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Тому чинне законодавство не вимагає будь-якої державної реєстрації договорів, позначених главою 75 ЦК України, якщо їх предметом є майнові права інтелектуальної власності на твір чи інший об'єкт авторського права чи суміжних прав.

Закон фіксує лише можливість суб'єкта авторського права за власним бажанням для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах. Державна реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756.

Створення на замовлення

1. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

4. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Коментар:

1. На підставі договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець-автор, винахідник тощо) зобов'язується створити в установлений строк об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника).

На відміну від ліцензійного договору та договору про передання прав інтелектуальної власності, даний договір укладається ще до моменту створення об'єкта інтелектуальної власності з метою його подальшого використання. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності, як правило, застосовується у межах системи авторського права, та дещо у меншому масштабі у сфері цивільного обороту об'єктів промислової власності.

Результати технічної творчості та засоби індивідуалізації для надання їм правової охорони, на відміну від творів літератури, науки чи мистецтва, мають бути належним чином кваліфіковані як об'єкти промислової власності. Лише після їх державної реєстрації та видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва) можливе використання комплексу прав, що випливають з їх реєстрації. Тому такий договір у сфері промислової власності повинен передбачати не лише створення результату творчості, але і його подальше патентування та використання на підставі одержаного правоохоронного документа.

2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта промислової власності має визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК України) та не може містити будь-які обмеження прав творця на створення інших об'єктів. Умови щодо обмеження прав творця на створення нових об'єктів є нікчемними.

До умов договору про створення за замовленням та використання об'єкта інтелектуальної власності належать: строк створення об'єкта інтелектуальної власності творцем; обсяг прав, що передаються замовникові на створений у результаті виконання договору об'єкт інтелектуальної власності; строк дії договору; способи та умови використання об'єкта інтелектуальної власності замовником; розмір і порядок виплати винагороди творцеві, а також всі інші умови щодо яких за вимогою однієї з сторін має бути досягнута згода.

3. Особливістю договору про створення за замовленням і використання об'єкта промислової власності є фіксація умови про розподіл майнових прав на створений об'єкт. У разі її непогодження сторонами, застосовується правило ст. 430 ЦК України, що вказує на спільну належність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, творцеві цього об'єкта та замовникові, якщо інше не встановлено договором. Тому у договорі має бути погоджений механізм розподілу прав на результат творчості, створений за замовленням.

4. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Слід враховувати, що автор у будь-якому випадку має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору. Дане право, відповідно до ст. 448 ЦК України, переходить також до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.