Істотні умови ліцензійного договору

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду).

Істотні умови ліцензійного та інших догорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності, а також інші положення, що стосуються цих видів договорів, знайшли своє відображення у главі 75 ЦК України. Найголовніше це те, що подібні договори завжди укладаються у письмовій формі. Сторони повинні керуватися загальними положеннями ЦК та основними принципами побудови договірних відносин. Переважна більшість істотних умов мають диспозитивний характер. При відсутності урегулювання певного аспекту використання об’єкта інтелектуальної власності або реалізацію переданих прав на нього – застосовуються положення ЦК та спеціальних законів у сфері ІВ.

До істотних умов ліцензійного договору вироблених практикою належать:

1) визначення предмету ліцензійного договору (права на використання об’єкта інтелектуальної власності);

2) Визначення сторонами виду ліцензій та сфери використання об’єкта інтелектуальної власності, права на який передаються ліцензіату + окреслення обсягу прав, що передаються ліцензіаром;

3) Вказання способу використання об’єкта інтелектуальної власності (характерним є для об’єктів авторського і суміжних прав, бо дроблення патентних прав не допускається. Тому, способи використання об’єктів права промислової власності можна не зазначати), бо якщо спосіб не визначений ліцензійним логовором, то він вважається не наданим;

4) Зазначення території дії ліцензійного договору (вказання меж географічного регіону, на який поширюється дія ліцензії). Ліцензійний договір діє на території, визначеній сторонами (щодо ТМ – на якій зареєстрована). Територія дії прав ліцензіата може бути розширена чи обмежена договором в межах прав самого ліцензіара, а також територією на яку поширюється охорона самого об’єкта інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок);

5) Визначення строку дії наданих прав за договором ліцензії;

6) Розмір, строки та порядок виплати плати за використання об’єкта ІВ (зазвичай, відповідні положення регулюються у додатках до ліцензійного договору);

7) Передбачення положеннями ліцензійного договору можливості захисту законних прав та інтересів ліцензіара ліцензіатом по відношенню до третіх осіб.

8) Інші умови, які одна із сторін чи сторони вважають за необхідне включити до змісту ліцензійного договору.

 

Строк ліцензійного договору

Правовий режим охорони майнових прав інтелектуальної власності характеризується часовою обмеженістю, тому істотною умовою ліцензійного договору є строк.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. Якщо строк не погоджений сторонами, тоді існує презумпція, відповідно до якої максимальний строк чинності договору становить 5 років, що залишився до спливу чинності майнового права первинного право володільця (ліцензіара). Цей термін може бути меншим у разі спливу до закінчення п'ятирічного терміну, строку чинності майнового права на об'єкт інтелектуальної власності переданого за ліцензійним договором.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору. Строк відповідного повідомлення може бути збільшений за домовленістю сторін.

ЦК надає строку ліцензійного договору суттєвого значення. Відповідно до п. 2 ст. 1110 ЦК дострокове припинення дії ліцензійного договору можливе за ініціативою будь-якої сторони. Зокрема, ЦК передбачає, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Закріплюючи дане право ліцензіара, законодавець робить виняток із загального правила, сформульованого ст. 525 ЦК України про заборону односторонньої відмови від зобов'язання.

 

Субліцензія

Ліцензіат може бути наділений правом видачі субліцензій, якщо відповідне положення чітко передбачене ліцензійним договором. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). Субліцензія (залежна ліцензія) – це письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності третій особі, надане ліцензіатом за згодою ліцензіара.

Ст. 1109 ЦК передбачено, що випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Варто зазначити, що субліценційний договір є самостійною конструкцією та окремим договором між ліцензіатом та третьою особою.

При укладенні субліцензійного договору потрібно враховувати, що обсяг наданих за ним прав не може виходити за межі повноважень за основним ліцензійним договором, а у випадку визнання недійсним останнього є недійсним і субліцензійний договір. У ліцензійному договорі варто передбачити положення, щодо погодження особи субліцензіата з ліцензіаром, а також майновий аспект субліцензійного договору. Це зумовлено тим, що ліцензіар жодним чином не контролює субліцензіата. Його контролює лише ліцензіат, що в свою чергу вже контролюється ліцензіаром.

 

Типові ліцензійні договори

За загальним правилом, типовим договором є затверджена компетентним органом письмова форма договору із заздалегідь визначеними умовами. Одні з умов, зазначених у типовому договорі, є обов'язковими для сторін (якщо це визначено законом), інші мають рекомендаційний характер. Інколи такі формалізовані документи називають «зразковими», «примірними». Функціонально, типові договори мають, забезпечити задоволення державних та суспільних інтересів, закріпити взаємовигідні умови договорів, не допускаючи тут зловживань, суттєво спрости процедуру укладення договорів.

ЦК передбачає можливість існування типових ліцензійних договорів, які можуть затверджувати уповноважені відомства або творчі спілки. Залишається дискусійним питання, стосовно затвердження таких документів саме творчими спілками (недержавними громадськими організаціями), а як наслідок – обов’язковість додержання їх положень суб’єктами, які укладають ліцензійні договори. Тому, концепція не співвідноситься з розумінням цивілістики типового договору, який, зазвичай, затверджується постановою КМУ.

Зміст типового ліцензійного договору звичайно не регламентується і визначається вільним волевиявленням сторін. Відповідно до національного законодавства типовий ліцензійний договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі і підписаний сторонами. Типовий ліцензійний договір набирає чинності щодо будь-якої іншої особи лише після його реєстрації в державному патентному відомстві.

У сфері інтелектуальної власності наразі немає типових договорів. Окремі форми договори розроблені ДСІВ (щодо авторських і суміжних прав) та не мають обов’язкового характеру, а лише рекомендаційний.

Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

 

49. Договір про створення за замовленням та використання об’єкта інтелектуальної власності

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Правове регулювання опосередковується ст. 1112 ЦК, відповідно до якої - за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Оскільки мова йде про створення об'єкта інтелектуальної власності, то творець за загальним правилом зобов'язаний виконати замовлення особисто.

Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» за авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди.

Мета цього правочину - створити об'єкт. Тому цей договір не зовсім вписується в систему розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При укладенні договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності у замовника не виникають відразу ж права, оскільки сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору. У договорі обов’язково повинні визначатися способи та умови використання цього об’єкта замовником у майбутньому.

Загальне правило розподілу прав на об'єкт, створений за замовленням, передбачене ч. 2 ст. 430 ЦК: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (кожен із цих осіб має можливість використовувати об'єкт самостійно, але не має права розпоряджатися ним без згоди іншого контрагента). Винятком із цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва: оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч.3 ст. 1112 ЦК). Такий підхід зумовлений тим, що стосовно твору образотворчого мистецтва сам нематеріальний об'єкт інтелектуальної власності нерозривно пов'язаний із матеріальним носієм.

Умови договору, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.