Державна реєстрація договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності

За загальним правилом, договори передбачені ч.1 ст.1107 (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності) ЦК не підлягають обов’язковій державній реєстрації (імперативна вимога законодавця з цього приводу відсутня).

За бажання або на вимогу сторони будь-який із договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може бути зареєстрований у порядку, встановленому законом. Така реєстрація дає можливість інформувати суспільство про вчинення відповідного правочину (відповідні відомості повинні заноситися до відповідного Державного реєстру + публікація в офіційному бюлетені ДСІВ «Промислова власність»).

Державна реєстрація зазначених договорів є факультативною ознакою, її відсутність не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права (ч. 1 ст.1114 ЦК).

Ч.2 ст. 1114 ЦК встановлено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК або інших законів є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. На практиці, фактично здійснюється реєстрація самого договору. Спеціальне законодавство містить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації (ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 8 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч. 2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів. Таким чином, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин є чинним лише з моменту його державної реєстрації (в ДСІВ), в Укрпатенті (стосовно винаходів, корисних моделей). Така вимога пояснюється потребою відображення в існуючих Державних реєстрах об'єктів інтелектуальної власності будь-яких змін, в тому числі і щодо правоволодільців.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення, то не існує необхідності реєстрації договорів стосовно цих об'єктів. Однак відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єкт авторського права для засвідчення авторства чи авторського права на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Проблема виникає при обов’язковій державній реєстрації договору комерційної концесії (франчайзингу), що встановлена положеннями ЦК України. Фактично не здійснюється, оскільки договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію право володільця (таким суб’єктом є державний реєстратор місцевого органу виконавчої влади за місцем знаходження майбутнього господарюючого суб’єкта), проте, відповідна процедура не передбачена чинним законодавством та відповідними посадовими інструкціями. У законодавстві встановлено різні моменти набуття чинності цим договором для сторін і третіх осіб: для сторін договір комерційної концесії є дійсним із моменту укладення у письмовій формі, а для третіх осіб — лише з моменту його державної реєстрації (ст. 1118 ЦК).

Ліцензія та ліцензійний договір

Особи, яким належать майнові права інтелектуальної власності, мають виключні права дозволяти зацікавленим особам використання належного їм об'єкта права інтелектуальної власності. Зазначене повноваження може бути реалізоване шляхом видачі ліцензій чи укладення ліцензійних договорів з іншими особами. Сам законодавець у ст. 1107 ЦК виокремлює дані поняття: «ліцензія» і «ліцензійний договір» у якості самостійних категорій договірних відносин. 2 концепції їх співвідношення: 1) ліцензія і ліцензійний договір як довіреність (односторонній правочин) і доручення (двосторонній правочин); 2)! ліцензійний договір є глобальною категорією, якою охоплюється ліцензію (розуміють у якості елемента ліцензійного договору – не є самостійною договірною конструкцією)

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності — це письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (по суті це передача дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності).

Відповідно до ст. 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цивільного законодавства.

Таким чином, предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка,компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породатварин, об'єкт авторського права чи суміжних прав (об’єкт повинен бути створенний, існувати на момент укладання договору, а права повинні бути чинними).При укладенні зазначеного договору необхідно враховувати як положення ЦК, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають із приводу саме того об'єкта, стосовно якого вчиняється правочин.

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар(особа, яка надає права) і ліцензіат (особа, яка приймає на себе права), якими можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Зміст ліцензійного договору становлять погоджені сторонами умови договору на їх власний розсуд та умови, які є обов'язковими відповідно до положень законодавства.

Останнім часом ліцензійні договори стають все більш універсальними і починають застосовуватися щодо розпорядження майновими правами на будь-які результати інтелектуальної, творчої діяльності, яким надається правова охорона відповідно до закону.

Види ліцензій

Вид ліцензії зумовлюється обсягом тих прав, що передаються іншій особі за ліцензійною угодою, а також за іншими класифікуючими ознаками.

За предметом розрізняють ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок (т.з. патентні ліцензії), торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин чи породу тварин, об'єкт авторського права чи суміжних прав.

За обсягом прав, що надаються, розрізняють обмежені і повні (ліцензіар надає ліцензіату повністю усі права на використання предмета ліцензії в повному обсязі протягом всього терміну її дії. У цьому випадку ліцензія видається без будь-яких обмежень, тобто ліцензіат фактично займає місце ліцензіара стосовно правомочності використання об'єкта). ЦК закріплює три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна (п. 3 ст. 1108 ЦК). Ці ліцензії відрізняються залежно від того, наскільки виключена конкуренція правоволодільця й інших осіб зі сфери діяльності ліцензіата.

Виключна ліцензія – це ліцензія, яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією. Виключна ліцензія доцільна при бажанні усунути конкуренцію інших осіб, або якщо в силу характеру об'єкта інтелектуальної власності кількість споживачів товарів, вироблених із його використанням, незначна.

Невиключна ліцензія – у випадку видачі такої ліцензії повноваження право володільця (ліцензіара) ні за змістом, ні за обсягом не зменшуються. Тому він може видавати невиключні ліцензії всім охочим (може існувати множинність ліцензіатів). Ліцензіар не позбавляється права самостійно використовувати об'єкт інтелектуальної власності на який передані права за ліцензійним договором. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (бо законодавець стоїть на позиції захисту прав правоволодільця).

Одинична ліцензія – це ліцензія, яка видається лише одному ліцензіату (позбавляється можливості видавати аналогічні за змістом ліцензії іншим господарюючим суб’єктам). Однак ліценціар має право самостійно використовувати цей об'єкт інтелектуальної власності.

За суб'єктом ліцензування:

ü ліцензія, яка надається корпорації (юридичній особі);

ü ліцензія, яка надається державі (якщо однією із сторін є державний орган);

ü особисті ліцензії (якщо одним з контрагентів договору є фізична особа);

Ліцензії бувають добровільними і примусовими. Добровільна ліцензія має місце, коли власник з власної волі (бажанням) передає свої майнові права іншій фізичній або юридичній особі. Примусова ліцензія застосовується, як правило, в дуже обмежених випадках і неодмінно супроводжується обов’язковою виплатою грошової компенсації автору (на практиці примусова ліцензія є певним обмеженням прав власника майнових прав). У судовому порядку примусову ліцензію може бути надано за заявою зацікавленої сторони у випадку, коли власник чи його правонаступник зовсім не використовували або недостатньо використовували об’єкт промислової власності в Україні впродовж трьох років після видачі патенту.

На практиці розрізняють пакетну ліцензію (у випадку передачі двох і більше об’єктів інтелектуальної власності, які об’єднані певною спільною функціональністю), обов’язкову ліцензію (як дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності на підставі рішенням КМУ з метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства) та перехресну ліцензію (контрагенти ліцензійного договору здійснюють взаємний обмін правами на об’єкти інтелектуальної власності, що їм належать).