Распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности

Цель занятия:

Закрепить знания, полученные на лекции, рассмотрев следующие вопросы:

- Права, вытекающие из охранного документа на объект интеллектуальной собственности (ОИС);

- Права и обязанности владельцев охранных документов на ОИС;

- Использование ОИС в собственном производстве;

- Лицензионная форма торговли и виды лицензий;

- Передача права собственности на ОИС;

- Виды платежей за использование ОИС;

- Оценка ОИС.

План занятия:

Рассмотрение вопросов в соответствии с темой.

Устный опрос студентов:

1. Какие способы коммерциализации ОИС вам известны?

2. Чем договор передачи права на ОИС отличается от лицензионного договора?

3. Обязательна или нет регистрация в Государственной службе интеллектуальной собственности договоров о передаче прав на ОИС?

4. Какие виды лицензионных договоров вы знаете?

5. Какие виды платежей могут быть предусмотрены по лицензионному договору? Какие их преимущества и недостатки.

6. Каковы особенности предоставления открытой лицензии?

7. Кто и в каких случаях имеет право принудить предоставить лицензию на право использования ОИС?

8. С какой целью ОПИС вносятся в уставный фонд предприятия?

9. Какие подходы используются при оценке ОПИС?

10. Чем отличаются сравнительный (рыночный), затратный и доходный подходы в оценке ОПИС?

11. Какие риски учитываются при расчетах цены лицензии?

 

2. Предложить определиться, какие моменты необходимо учитывать при приобретении неисключительных прав на использование торговой марки на территории Украины, права на которую принадлежат иностранной компании:

- Наличие охраны на территории Украины;

- Объем использования (например, один из заявленных классов МКТУ);

- Территория использования;

- Срок использования.

Предложить определиться, если авторы изобретения одновременно являются владельцами патента Украины на изобретение, на каких условиях они могут предоставить права на его использование Предприятию - юридическому лицу, что для этого нужно?

- Патент должен быть действующим;

- Передаются права собственности на патент или на условиях лицензионного договора;

- Для определения цены требуется независимая оценка изобретения;

- Если передаются права собственности на патент, то нужно определиться, кто платит за проведение оценки, кто поддерживает его силу после передачи прав, кто регистрирует в Департаменте ИС.

- Если право на использование передается на условиях лицензионного договора, то нужно определиться, на какой срок предоставляются права, в каком объеме и на любой территории, кто платит за проведение оценки, кто поддерживает его силу, кто регистрирует в Департаменте ИС (если требуется).

4. Рассмотреть лицензионный договор на использование полезной модели (Приложение):

- Основные требования

- Основные разделы

- Порядок заключения

Теоретические сведения

Взаимоотношения в процессе использования изобретения, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними (договор о порядке пользования правами интеллектуальной собственности). При отсутствии такого соглашения каждый владелец патента может использовать изобретение по своему усмотрению, но ни один из них не имеет права давать разрешение (выдавать лицензию) на использование изобретения и передавать право собственности на изобретение иному лицу без согласия других владельцев патента. Патентовладелец имеет право запрещать другим лицам использовать изобретение. Распоряжение имущественными правами ИС осуществляется на основании следующих договоров (ст. 1107 ГК): q Лицензии на использование объекта права ИС (односторонняя сделка).q Лицензионного договора. Владелец патента может дать любому лицу разрешение (выдать лицензию) на использование изобретения на основании лицензионного договора. При этом лицензионный договор считается действительным, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами.q Договора о создании по заказу и использовании объекта права ИС (аналогичен договору подряда). По договору о создании по заказу и использовании объекта права ИС одна сторона (создатель — писатель, художник и т. п.) обязуется создать объект права интеллектуальной собственности согласно требованиям другой стороны (заказчика) и в установленный срок. Оригинал произведения изобразительного искусства, созданного по заказу, переходит в собственность заказчика. При этом имущественные права ИС на это произведение остаются за его автором, если иное не установлено договором.q Договора о передаче исключительных имущественных прав ИС. Владелец патента может передавать на основании договора исключительные имущественные права на объект ИС любому лицу, которое становится правопреемником владельца патента. При этом договор о передаче исключительных имущественных прав на объект ИС считается действительным для сторон, если он заключен в письменной форме и подписан сторонами. Договоры о передаче исключительных имущественных прав на объект ИС вступают в силу относительно любого другого лица только после их регистрации в Гос. службе интеллектуальной собственности.q Другого договора о распоряжении имущественными правами ИС. Например, договор на отчуждение имущественных прав (всех или части) (авторский договор), договор на создание и передачу произведения (договор заказа), договор о передаче имущественных прав на использование произведения (авторский лицензионный договор), договор об издании или переиздании произведения в оригинале (издательский договор), договор о публичном использовании произведения (постановочный договор), договор об использовании произведения в кино или телефильмах, радио или телепередачи (сценарный договор) и другие.Договор о распоряжении имущественными правами ИС заключается в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы договора о распоряжении имущественными правами ИС такой договор является недействительным.Основную массу договоров по распоряжению имущественными правами ИС составляют лицензионные договоры, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права ИС (лицензию) на условиях, определенных по взаимному соглашению сторон, с учетом требований законодательства.По правовой природе он является консенсуальным, двусторонним и возмездным.Основные виды лицензий: 1) простая (исключительная и неисключительная) — исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной такой лицензией, и выдачей им другим лицам лицензии на использование этого объекта в указанной сфере. Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере;2) единичная — выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права ИС в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере;3) сублицензия (зависит от основной, т. е. по согласию лицензиара, предоставленному в письменной форме, лицензиат может выдать письменное полномочие на использование объекта права ИС другому лицу. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если иное не установлено лицензионным договором);4) полная — лицензия, по которой передаются все права на определенный срок, но не более срока действия охранного документа;5) сопутствующая — лицензия, входящая в состав контракта, например на поставку оборудования;6) опционная (предварительная) — лицензия, которая заключается до заключения основного лицензионного договора;7) чистая — является самостоятельным объектом договорных отношений (без ноу-хау);8) возвратная (перекрестная) — выдается на зависимые патенты;9) открытая — владелец патента, кроме патента на секретное изобретение или на секретную полезную модель, имеет право подать в Учреждение для официальной публикации заявление о готовности предоставления любому лицу разрешения на использование запатентованного изобретения (полезной модели). В этом случае годовой сбор за поддержание действия патента уменьшается на 50 процентов начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления. Лицо, которое изъявило желание воспользоваться отмеченным разрешением, обязано заключить с владельцем патента договор о платежах. Споры, которые возникают во время выполнения этого договора, решаются в судебном порядке. Если ни одно лицо не заявила владельцу патента о своих намерениях относительно использования изобретения (полезной модели), он может подать в Учреждение письменное ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае годовой сбор за поддержание действия патента выплачивается в полном размере начиная с года, следующего за годом публикации такого ходатайства;10) принудительная — которая выдается по решению Кабинета Министров, если патентовладелец не использует изобретение в течение трех лет сам и не дает разрешение на использование другим лицам без уважительных на то причин. Лицензионный договор считается заключенным, если стороны договорились о существенных условий (то есть тех условий, которые признаны существенными законом или необходимые для договоров данного вида). Согласно п.2.3.2 Инструкции к существенным условиям лицензионного договора относятся: 1. Стороны лицензионного договора. Следует обратить внимание на то, что физическое лицо, которое должно иметь неограниченную законом или решением суда дееспособность (глава 2 ГК Украины), может действовать самостоятельно или через своего представителя, которому предоставлены такие полномочия доверенностью. Иностранцы и лица без гражданства имеют равные с гражданами Украины права (ст. 26 Конституции Украины). Иностранцы и другие лица, проживающие или имеющие постоянное местонахождение вне пределов Украины, в отношениях с Гос. службой реализуют свои права через своих представителей - патентных поверенных, зарегистрированных согласно Положению о представителях по делам интеллектуальной собственности (патентных поверенных), утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 августа 1994 № 545. Такое закрепление представительства интересов иностранцев может привести к его неоднозначной трактовки. В частности, можно сделать вывод, что иностранцы не могут самостоятельно представлять свои интересы в Гос. службе, а это в определенной степени ограничивает их права. Если владельцем товарного знака является несколько лиц (коллективная собственность), что на практике встречается довольно часто, они могут лично участвовать в указанных правоотношениях или предоставить такое право одному из совладельцев. В последнем случае обязательно нотариальное оформление доверенности, в котором четко определяются права уполномоченного. Лицензионный договор от имени юридического лица подписывает лицо, имеющее на это соответствующие полномочия. Подпись состоит из полного наименования должности лица, подписывающего договор, самого подписи, инициалов, фамилии, даты. Указанное скрепляется печатью. Желательно сразу взять надлежащим образом заверенную копию доверенности, протокола или выписки из устава, удостоверяющих полномочия лица. Если стороной договора является иностранное юридическое лицо, необходимо учитывать требования, предусмотренные Положением о форме внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденным приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции от 6 сентября 2001 г. № 201. 2. Предмет лицензионного договора. Описание оъекта лицензии и описание четких и конкретных действий сторон, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей сторон договора, например, номер свидетельства (международной регистрации товарного знака), где указывается номер свидетельства, дата его выдачи, орган, осуществивший регистрацию товарного знака и выдал свидетельство о регистрации товарного знака; перечень товаров и услуг с указанием классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), для которых передается право на использование товарного знака (международного товарного знака); объем передаваемых прав, а именно права лицензиата. Можно назвать права, реализация которых требует дополнительного согласования с лицензиаром. Также стоит отметить, что качество товаров, услуг, работ, выполняемых (изготавливаются) под данным товарным знаком, не будет хуже, чем у лицензиара, и последний будет осуществлять контроль за соблюдением данного требования. 3. Вид лицензии. В этом разделе необходимо отметить, исключительность / невиключнисть лицензии. Владелец свидетельства (международной регистрации товарного знака) может передать право на использование товарного знака (международного товарного знака) по договору об исключительной лицензии, сведения о которой опубликованы в бюллетене и внесены в реестр. Лицензиат, получивший такое право, может в пределах срока действия выданной лицензии и в объеме переданных ему прав выдавать лицензию на использование товарного знака (международного товарного знака). 4. Срок действия лицензионного договора. Обращаем внимание, что срок действия лицензионного договора не должен превышать срока действияохранного документа. Выдача лицензии на использование международного товарного знака осуществляется в пределах срока действия международной регистрации товарного знака. Учитывая возможность пролонгации действия свидетельства по ходатайству собственника (п. 3. Ст. 5 Закона о товарных знаках) в Инструкции следует предусмотреть автоматическую пролонгацию лицензионного договора. Такой порядок лишит стороны лишних затрат средств и затрат времени. 5. Территория действия лицензионного договора. Следует указать четкие границы географического региона, на который распространяется действие лицензии. Территория действия может быть меньше территорию действия свидетельства, но не наоборот. 6. Порядок, размер и сроки выплаты вознаграждения. По лицензии платежи могут осуществляться в форме роялти, или в виде паушального платежа, или как комбинированный платеж. 7. Место нахождения (место жительства) сторон. Перед заключением договора необходимо выяснить финансовое положение лицензиата, получить информацию о его местонахождении (фактическое и юридическое), место жительства и прописки, органы управления лицензиата подобное. Такие меры позволят избежать многих проблем, в частности ущерба товарному знаку и репутации лицензиара. Согласно ст. 48 ГК Украины отсутствие указанных существенных условий является основанием признания договора недействительным.Но действительным лицензионный договор становится с даты публикации сведений о выдаче лицензии в официальном бюллетене "Промышленная собственность" и внесении их в государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг. Соблюдение письменной формы договора является необходимым условием действительности договора.

Особенным договором распоряжения имущественными правами ИС является договор коммерческой концессии, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за плату право пользования согласно ее требованиям комплексом принадлежащей этой стороне прав с целью изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или) предоставления услуг.

Отличительной особенностью этого договора от лицензионного является то, что предметом договора коммерческой концессии является право на использование объектов права ИС (торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений, коммерческих тайн, коммерческого наименования и т. п.), коммерческого опыта и деловой репутации.

Сторонами по договору могут быть только субъекты предпринимательской деятельности. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность (ничтожность).

Для сторон договор является действительным с момента его заключения, а для третьих лиц — с момента государственной регистрации органом, который осуществил госрегистрацию правообладателя. А если правообладатель зарегистрирован в иностранном государстве, то органом, который осуществил государственную регистрацию пользователя.

Обязанность осуществить госрегистрацию лежит на правообладателе, поскольку, если он не зарегистрирует договор коммерческой концессии, то он не сможет ссылаться на него в случае предъявления претензий третьими лицами.

Наглядным примером договора коммерческой концессии является сеть ресторанов быстрого питания Мак Дональдс. (Кока-кола не является таким примером, так как она не передает опыт приготовления напитка, который является ноу-хау этой компании).

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по требованиям, предъявляемым к пользователю в связи с несоответствием качества товаров (работ, услуг), проданных (выполненных, предоставленных) пользователем.

По требованиям, предъявляемым к пользователю как производителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.

Правовой формой передачи исключительных имущественных прав на ОИС является одноименный договор о передаче исключительных имущественных прав. Этот договор также является гражданско-правовым договором, хотя закон не дает его определения, а раскрывает лишь некоторые его признаки. В соответствии с ГКУ это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (патентообладатель) обязуется передать в полном объеме или частично исключительное имущественное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) другой стороне (приобретателю патента).

Юридическая характеристика договора. Договор является консенсуальным, т.е. считается заключенным с момента достижения соглашения сторон по всем существующим условиям. Как правило, договор осуществляется на платной основе, т.е. является возмездным, также он может быть и безвозмездным. Договор является двусторонним, т.е. наделяет каждую из сторон правами и обязанностями.

Единственным существенным условием договора является его предмет. Предметом договора является передача юридического документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и исключительное имущественное право на его использование, а также определить объем передаваемых прав – в полном объеме или частично. В договоре также необходимо четко установить имя или наименование патентообладателя, название объекта прав, номер патента и дату приоритета запатентованного объекта.Цена не является существенным условием данного договора, хотя в случае возмездной уступки патента она должна быть указана в договоре.Такой договор регистрируется в Гос. службе ИС по желанию сторон, а обязательной регистрации подлежит лишь факт передачи исключительных иущественных прав. Целью такой регистрации является пресечение возможных злоупотреблений правообладателя в форме многократной продажи.Внесение в уставный фонд предприятия ОИС осуществляется для увеличения уставного капитала предприятия и в случае намерений коммерческого использования ОИС в течение года. Под внесением объектов интеллектуальной собственности в уставный фонд понимается передача имущественных прав на ОИС предприятию. Такая передача, как правило, осуществляется путем заключения договора в письменной форме. (Договор с правообладателем о приеме от него имущественных прав на ОИС в качестве вклада в уставный фонд подписывается правообладателем имущественных прав на ОИС, с одной стороны, и исполнительным органом (директором) предприятия - с другой).В уставный фонд могут быть включены следующие права на ОИС с указанием их стоимости в случаях, когда они будут использованы в хозяйственной деятельности предприятия как источник получения дохода: - исключительное право правообладателя (патентовладельца или его правопреемника) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения;- исключительное право правообладателя (владельца свидетельства или его правопреемника) на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;- исключительное право автора или иного правообладателя на программы для ЭВМ и базы данных;- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем;- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, в силу своей специфики не имеющие охранных документов, права на которые возникают непосредственно по факту их создания (нераскрытая информация, ноу-хау, конструкторско-технологическая документация, технологический регламент, рецептура и т.д.). Для внесения интеллектуальной собственности в уставный фонд предприятия необходимо выполнить нижеследующие действия:- экспертизу наличия и правильности оформления как самих ОИС, так и правоустанавливающих документов;- подготовку учредительных документов (учредительного договора и устава) к внесению интеллектуальной собственности в уставный фонд;- оформление документов, подтверждающих передачу исключительного (имущественного) права на интеллектуальную собственность и принятие интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный фонд;- оценку стоимости ОИС и оформление стоимостных документов;- оформление первичных бухгалтерских документов и учет ОИС на балансе предприятия в качестве нематериальных активов. В процессе оценки стоимости ОИС используются таки подхода: сравнительный (рыночный), затратный, доходный.

Сравнительный подход к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности применяется при наличии достаточного объема достоверной информации о ценах на рынке подобных объектов и условиях договоров относительно распоряжения имущественными правами на такие объекты.

При применении сравнительного подхода к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности схожесть объектов определяется с учетом их вида, отрасли (сферы) применения, экономических, функциональных и других характеристик.

Совокупность элементов сравнения формируется из факторов, влияющих на стоимость имущественных прав интеллектуальной собственности. К таким факторам, в частности, относятся наличие правовой охраны имущественных прав интеллектуальной собственности; условия финансирования договоров, предметом которых являются имущественные права интеллектуальной собственности; отрасль или сфера, в которой может использоваться объект права интеллектуальной собственности, имущественные права на который оцениваются; функциональные, потребительские, экономические и другие характеристики такого объекта; уровень его новизны; остаточный срок полезного использования; пригодность к промышленному (коммерческому) использованию.

Расходный подход к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности основывается на определении стоимости расходов, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки. Расходный подход применяется для определения остаточной стоимости замещения (восстановления) имущественных прав интеллектуальной собственности путем вычета из стоимости восстановления (замещения) величины износа.И наконец, доходный подход к оценке имущественных прав интеллектуальной собственности основывается на применении оценочных процедур перевода ожидаемых доходов в стоимость объекта оценки. Доходный подход применяется для оценки имущественных прав интеллектуальной собственности в случае, если можно определить размер дохода, который получает или может получать юридическое либо физическое лицо, которому принадлежат такие права, от их использования.Оценка ОИС осуществляется независимыми оценщиками, имеющими соответствующую специализацию и внесенными в государственный реестр.

Додаток

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №____________