Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Стаття 492. Торговельна марка

1. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Правова охорона торговельних марок здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХН. Відповідно до ст. 1 Закону знак для товарів і послуг — це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Як вбачається з назви даної глави, знаки для товарів і послуг відповідно до ЦК отримали нову назву — «торговельні марки».

Правова охорона надається тільки тій марці, яка не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. Торговельна марка для товарів і послуг міститься на продукції, що вводиться в цивільний оборот, її упаковці або в супровідній документації і заміняє собою іноді довгу і складну назву виробника товару. Тому не може вважатись охороноздатною маркою позначення, яке складається з розміщених на виробі повних відомостей, що стосуються виробника товару, а також вказують на час, спосіб і місце виробництва, на вид, якість та властивості товару тощо. Торговельна марка повинна дозволяти споживачу без особливого напруження впізнати потрібну йому продукцію і не сплутати її з аналогічною продукцією інших виробників. Тому необхідною умовою її правової охорони є новизна. Новизна не повинна бути абсолютною, вона обмежується тільки територією України. Критерій новизни торговельної марки тісно пов'язаний з поняттям пріоритету. Новизна марки визначається на дату подання заявки до Держдепартаменту або на дату її пріоритету. Дата пріоритету може встановлюватися за датою подання попередньої заявки на реєстрацію такої самої марки для товарів і послуг до Держдепартаменту або до відповідного органу держави — учасниці «Паризької конвенції з охорони промислової власності» (1883 р.) (конвенційний пріоритет).

Відповідно до вимог міжнародних зобов'язань не всі позначення можуть отримати правову охорону. Тому в Україні не реєструються як торговельні марки позначення, які зображують: державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх володільців.

Не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; є загальновживаними символами і термінами. Деякі з вказаних позначень можуть бути внесені до марки як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні марки.

Також не можуть бути зареєстровані як марки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг; марками інших осіб, якщо ці марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; комерційними (фірмовими) найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Держдепартаменту заявки щодо однорідних товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до марки як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями; сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.

Тотожність позначення означає, що торговельна марка в усіх своїх елементах збігається з уже відомими торговельними марками і належить до того самого класу товарів і послуг незалежно від розбіжностей у їх переліку.

Крім того, не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Отже, торговельна марка може мати елементи, що охороняються, та неохо-ронювані елементи.

Торговельні марки — це різноманітні умовні позначення, які розрізняються:

- за формою відображення;

- колом користувачів;

- сферою використання.

За формою відображення торговельні марки бувають словесними, зображувальними, об'ємними, комбінованими тощо. Кожна з форм має свої специфічні ознаки.

Словесні торговельні марки — це оригінальні слова, словосполучення і фрази. Вони мають особливий смисловий зміст, який може викликати у споживачів певні асоціації. Як правило, це імена людей, героїв літературних творів або міфологічних персонажів. Також це можуть бути назви тварин, птахів, рослин, дорогоцінного каміння, найменування природних явищ, небесних тіл, географічних об'єктів тощо. Словесні марки нерідко використовують словосполучення, фрази, неологізми.

Зображувальні торговельні марки — це різноманітні позначення, абстрактні зображення, символи у вигляді малюнків, орнаментів, символів, зображень тварин, предметів, які розробляються на основі використання зображень відомих пам'яток історії та культури, архітектурних споруд, географічних об'єктів, народних орнаментів

Об'ємні торговельні марки — це зображення марки у вимірах довжини, ширини та висоти.

Комбіновані торговельні марки — це поєднання елементів наведених вище марок. Прикладом може бути поєднання малюнка і слова, малюнка і букв, малюнка і цифр, слів і цифр. Поширеним видом комбінованих торговельних марок є етикетки.

Торговельні марки розподіляються також за ступенем їх популярності. Вони бувають звичайними та добре відомими. Звичайні торговельні марки — це будь-які нові позначення товарів, що відповідають усім критеріям охоро-ноздатності. Добре відомі торговельні марки — це позначення, які знайомі широкому колу споживачів. Спори щодо визнання товарних марок добре відомими вирішуються судом.

 

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

2. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

1. Суб'єктом права інтелектуальної власності на торговельну марку, яке засвідчується свідоцтвом, може бути будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Іноземні юридичні та фізичні особи теж можуть бути суб'єктами прав на торговельну марку за тих самих умов, що й громадяни України.

Не можуть бути суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку релігійні організації, фонди та інші некомерційні юридичні особи, а також фізичні особи, які не виробляють товарів та не надають послуг. Не можуть бути суб'єктами права власності на торговельну марку розробники позначення, визнаного торговельною маркою.

2. Право на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Взаємовідносини між ними при користуванні маркою визначаються угодою. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися маркою на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки без згоди решти власників свідоцтва.

 

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

3. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

1. Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Держдепартаменту заявку. Заявка повинна стосуватися однієї марки.

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про реєстрацію марки; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації марок; прізвище, ім'я та по батькові заявника (заявників) та його адресу (якщо заявка подається від імені юридичної особи).

Правила складання заявки детально визначаються наказом Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» від 28 липня 1995 р. № 116.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Держдепартаменту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Датою подання заявки є дата одержання Держдепартаментом необхідних матеріалів.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку саму марку протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Держдепартаменту чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Після визначення дати подання заявки чи пріоритету заявочні матеріали піддаються двом експертизам. Перша проводиться за формальними ознаками. Завданням її є перевірити відповідність матеріалів заявки вимогам закону. Якщо заявка і представлений документ про сплату збору за подання заявки відповідають вимогам закону, то проводиться кваліфікаційна експертиза.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи визнано, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, Держдепартамент надсилає заявникові рішення про реєстрацію марки. На підставі рішення про реєстрацію марки Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені відомості про видачу свідоцтва. Після публікації будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Разом з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Держдепартамент здійснює державну реєстрацію марки. У місячний строк після реєстрації видається свідоцтво особі, яка має право на його одержання. Якщо таке право мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво. Заявник має право оскаржити будь-яке рішення Держдепартаменту щодо заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку.

2. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг і не може бути ширшим.

3. Якщо торговельна марка не зареєстрована в Держдепартаменті, їй не надається правова охорона. Виняток складають так звані добре відомі торговельні марки, що охороняються на підставі прийнятих Україною міжнародних зобов'язань. Відповідно до ст. 6 «Паризької конвенції про охорону промислової власності» (1883 р.) добре відомим знакам забезпечується правова охорона до реєстрації прав на них у патентному відомстві України.

Згідно з «Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків» (1891 р.) з моменту реєстрації, здійсненої Міжнародним бюро інтелектуальної власності, в кожній країні — учасниці угоди торговельній марці надається така сама охорона, як ніби вона була заявлена в цій країні безпосередньо.

 

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

1. Юридичні та фізичні особи, які зареєстрували на своє ім'я торговельну марку, автоматично набувають майнові права на неї. Володілець прав на торговельну марку вправі використовувати її для позначення відповідних товарів чи послуг на всій території України, а також виключне право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. Ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу володільця прав на неї.

Сутність права на використання торговельної марки полягає у його необмеженому комерційному використанні. Використання торговельної марки — це застосування її на товарах і при наданні послуг, для яких її зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг у господарський оборот. Визнається її використання в Інтернеті, а також при відтворенні доменних імен, тотожних чи подібних до марки настільки, що їх можна сплутати. Використання торговельної марки це не тільки право, а й обов'язок її володільця.

Використовуючи торговельну марку, її володілець може проставляти на позначенні і попереджувальне маркування. Таке маркування вказує на те, що дана торговельна марка зареєстрована в Україні. Поперджувальне маркування дозволяє відокремити торговельну марку серед інших позначень, якими маркується товар або його упаковка. З одного боку, це додаткова реклама певних товарів або послуг, а з іншого, — це можливість оперативно встановити факт реєстрації торговельної марки.

Порядок нанесення попереджувального маркування в законодавстві чітко не врегульовано. Зазначається тільки те, що володілець свідоцтва має право проставляти поряд зі знаком для товарів і послуг попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстрований в Україні (п. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Застосування попереджувального маркування є не обов'язком власника торговельної марки, а його правом. Попереджувальне маркування може бути виражено й у вигляді скорочення, яке являє собою велику латинську «R», обведену колом (g). Правоволоділець сам обирає вид і форму попереджувального маркування.

2. Суб'єкт права власності на торговельну марку має право здійснити уступку прав на торговельну марку. Уступка прав на торговельну марку означає передачу прав на цю марку іншій особі щодо всіх або частини товарів і послуг, для яких ця марка зареєстрована. Вона може бути як на платній, так і безоплатній основі та здійснюється на підставі цивільно-правового договору. В силу такого договору володілець прав на марку відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на неї набувачу, який у свою чергу приймає на себе всі права та обов'язки власника прав на торговельну марку. Існує одне обмеження щодо укладання та здійснення таких договорів. Уступка прав на марку не допускається, якщо вона може бути причиною введення в оману споживачів щодо товарів чи послуг стосовно особи, яка виробляє ці товари або надає зазначені послуги.

Використовувати торговельну марку, крім володільця, може особа, якій такі права надані на підставі ліцензійного договору. У ліцензійному договорі передбачається умова, за якою ліцензіат приймає на себе зобов'язання не допустити зниження якості товарів і послуг. Ліцензіар повинен контролювати додержання цієї умови. Договір про передачу права користування на марку та ліцензійний договір повинні бути зареєстровані в Держдепартаменті. Без такої реєстрації вони визнаються недійсними. Для третіх осіб вказані договори набувають чинності лише після їх реєстрації.

 

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Держдепартаменту і продовжується Держдепартаментом за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. За кожне подовження чинності дії свідоцтва сплачується встановлений збір. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Держдепартаментом.

 

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг.

2. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

3. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом.

1. Згідно із законодавством чинність свідоцтва на торговельну марку достроково припиняється у разі:

1) у зв'язку з перетворенням марки в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. У такому випадку дія свідоцтва припиняється за рішенням суду (господарського);

2) несплати збору за продовження строку дії свідоцтва. Документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до Держдепартаменту до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом двох останніх місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а документ про його сплату має надійти до Держдепартаменту протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено;

3) за рішенням суду, якщо марка не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання марки було припинено;

4) володілець свідоцтва може відмовитися від нього.

2. Володілець свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Держдепартаменту. Така відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Держдепартаменту.

Якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку

1. Чинність достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення.

Якщо чинність свідоцтва була припинена за рішенням суду у зв'язку з тим, що марка не використовувалась або недостатньо використовувалася в Україні протягом трьох років, володілець свідоцтва в будь-який час протягом трьох років вправі відновити своє право на виключне використання марки і всі інші виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги надані володільцем свідоцтва докази того, що марка не використовувалася з незалежних від нього причин.

 

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними

1. Права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Свідоцтво на торговельну марку може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:

невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони;

наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці.

У досудовому порядку будь-яка особа має право оскаржити чинність свідоцтва до Апеляційної палати протягом шести місяців від дня опублікування відомостей про видачу свідоцтва. Строк розгляду скарги Апеляційною палатою становить шість місяців з дня надходження скарги. Володілець свідоцтва вправі ознайомитися зі скаргою і взяти участь у розгляді справи. Особа, що подала скаргу, також має право взяти участь у її розгляді. Рішення Апеляційної палати, прийняте у скарзі, може бути оспорене в судовому порядку.

При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Держдепартамент повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати подання заявки.

Закон не дає відповіді на питання, чи має право заявник на компенсацію витрат, понесених ним при реєстрації марки.

 

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

1. Право попереднього користувача на торговельну марку закріплюється даною статтею ЦК та п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Згідно з цим Законом не може бути зареєстроване як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

Право попереднього користувача на торговельну марку полягає в тому, що будь-яка особа, яка до дати подання до Держдепартаменту заявки в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні торговельну марку, тотожну заявленій, або здійснила значну підготовку для такого використання, наділяється правом на безоплатне продовження такого використання.

2. Право попереднього користувача є невідчужуваним і може бути передано іншій особі тільки за умови, що до неї переходять не лише майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, а й все підприємство, на якому було використано цю торговельну марку, або його частина. Це правило поширюється і на випадки, коли використання торговельної марки ще не розпочалося, проте здійснено значну та серйозну підготовку до такого використання.