Відпрацювання рішення про необхідність правової охорони

Питання, з яким стикається кожен менеджер або інженер, що має справу з проблемами інтелектуальної власності, або патентний повірений, що працює з нею, формулюється так: який спосіб є найпридатнішим для охорони прав на конкретний результат інтелекту­альної діяльності? На жаль, просте знання про те, що існують різні способи правової охорони, не обов'язково допоможе менеджерові вибрати саме той спосіб, який найкраще підходить для конкретного випадку.

Наприклад, компанія робить вимірювальні прилади. Інженер з компанії приходить до менеджера й каже: «Я пропоную замінити прокладки з металу в наших манометрах на полімерні. Манометри при цьому матимуть швидшу реакцію й настільки простіше влаш­товані, що ми зможемо знизити витрати на їх виробництво». Ця пропозиція зацікавить, тому що якісніший товар можна буде виро­бляти за нижчою ціною.

Тепер потрібно вирішити, чи варто охороняти це нове технічне рішення. Але яку форму охорони варто обрати? Чи варто запатен­тувати нове рішення, а може, зберегти як комерційну таємницю? Чи мають намір компанії продавати її під новою торговельною мар­кою? Чи варто зареєструвати цю марку? Чи почне компанія нову рекламну кампанію на телебаченні й радіо, а також з випуску нових проспектів? Чи потрібно зареєструвати авторські права на рекламні тексти?

Вибір форми охорони інтелектуальної власності є дуже важли­вим, тому що дозволяє максимально збільшити ступінь правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. В одній ситуації комерційна таємниця може забезпечити кращу охорону, ніж будь-який патент, навіть якщо доступними є обидва способи. В іншій ситуації патент може забезпечити кращу охорону, ніж комерційна таємниця. Рішення приймаються на основі планів використання охороноздатних результатів на ринку.

Патентознавці не в змозі активно й безупинно контролювати технічні відділи компанії та відділ з маркетингу на предмет доціль­ності правової охорони розроблюваних технічних і технологічних рішень та ідей. Попереднє виявлення передбачуваних об'єктів пра­ва інтелектуальної власності всередині компанії довіряється в руки тих, хто найглибше задіяний у технологічних інноваціях компанії.

Саме на інженерах і менеджерах лежить відповідальність за вияв­лення всіх результатів інтелектуальної діяльності, що може реалі­зувати компанія.

Насамперед потрібно виявити ті результати, що мають комер­ційну значущість і придатні для забезпечення правової охорони відповідно до чинного законодавства. Кожен об'єкт права інтелек­туальної власності забезпечує власникові різні юридичні права з певними перевагами й обмеженнями. Кожен об'єкт має свій влас­ний набір юридичних вимог, що їх треба задовольнятися до того, як компанія дістане права інтелектуальної власності. Додатково, щоб вибрати придатний спосіб, варто оцінити багато чинників економі­чного характеру.

Схему вироблення рішення про правову охорону результатів досліджень і розробок у загальному вигляді показано на рис. 3.1. Тут досягаються дві важливі цілі. По-перше, схема забезпечує сис­темний підхід до кожної ситуації, пов'язаної з інтелектуальною вла­сністю. По-друге, вона гарантує розгляд усіх типів інтелектуальної власності для кожної ситуації.

Схема вибору способу охорони є комплексною в тому значенні, що для розуміння й оцінки певних кроків потрібно зрозуміти й оці­нити наслідки. Менеджер повинен знати ті вигоди, що можуть дати різні види об'єктів права інтелектуальної власності.

Схема охорони бере початок у лівому верхньому куті з безпере­рвного нарощування компанією фундаменту комерційної таємниці. Кожне з повсякденних зусиль полягає в додаванні ще одної «цегли­нки» в цей фундамент. Згодом з цієї комерційної таємниці можуть розвитися цілком визначені розпізнавані ідеї, концепції, технічні або комерційні рішення.

Відповідно до схеми охорони, першим кроком є визначення то­го, чи достатню цінність має певний розпізнавальний об'єкт, якого створила компанія, щоб виправдати правову охорону. Початкове рішення дуже важливе, оскільки всі інші дії з правової охорони є його наслідком. На це рішення впливає багато чинників. Якщо цей розпізнавальний об'єкт не достатньо цінний, то, мабуть, немає по­треби його охороняти. Натомість компанія просто може використо­вувати цей об'єкт без охорони або відкинути його через непотріб­ність. Як альтернативу компанія може захотіти опублікувати дося­гнуті результати, щоб зробити цей об'єкт усім доступним і тим са­мим застерегти будь-кого від претензії на нього як на свою інтелек­туальну власність.

Використовувати без правової охорони

Опублікувати Відкинути

Нова ідея, технічне рішення

Комерційна таємниця

Дослідження

патентоспроможності

та комерційної

придатності

Так

Подати заявку до Укрпатенту

Розмістити

знак ©,

рік, ім'я на творі

 

Дослідження

охороноздатності

і комерційної

придатності

Так

Подати заявку до Укрпатенту

Так

 

 

Заявку в'йхиле на

 

Реєстрація авторських прав

Заявку ьщхигиіна

 

 

Зареєструвати

заявку в країнах

можливого

використання

І

Отримати патент

і

Згадати в рекламі та на упаковці

 

 

Використати торговельну марку, позначити упаковку

знаком (Q

Отримати свідоцтво на торговельну марку

Рис. 3.1. Схема вироблення рішення про необхідність та форму правової охорони

З іншого боку, якщо об'єкт достатньо цінний для компанії й охорона видається необхідною, наступним кроком відповідно до

схеми є присвоєння цьому об'єктові статусу комерційної таємниці. Цей крок відносно простий, тому що від компанії він вимагає лише свідомого та формального зусилля засекретити цього об'єкта.

Одна з юридичних вимог до охорони комерційної таємниці по­лягає в тому, що компанія починає «формальні підтверджувальні кроки» зі збереженню об'єкта охорони в таємниці. Перший форма­льний підтверджувальний крок полягає у виділенні цінного об'єкта, який варто охороняти, і відділенні його від інших незначних об'єк­тів, що лишаються незахищеними. У результаті цього кроку вста­новлюється, що компанія свідомо починає зусилля зі збереження особливого об'єкта в комерційній таємниці. Далі, свідомого вилу­чаючи незначні об'єкти, що не мають цінності, зі сфери охорони комерційної таємниці і, можливо, опублікування цих незначних результатів, компанія дає «формальне підтвердження» тому, що об'єкт охорони, що має цінність, розглядається як комерційна таєм­ниця. Таким способом запобігають виникненню зайвого обсягу охо­рони, що міг би призвести до зниження ефективності програми дій компанії в сфері комерційної таємниці.

Як показано на рис. 3.1., наступний вибір маршруту в системі охорони пов'язаний зі з'ясуванням того, чи має розглянутий об'єкт, який наразі класифікується як комерційна таємниця, бути захище­ним за допомогою патенту або свідоцтва замість охорони комерцій­ною таємницею.

Спочатку найкраще розглянути кожний результат інтелектуа­льної власності незалежно від інших, аби переконатися, що доступ­ної форми правової охорони через недогляд не було пропущено.

Цей фрагмент схеми охорони пропонує гнучкий підхід до прийн­яття рішень. Шляхи прийняття рішень, що стосуються всіх типів інте­лектуальної власності, розміщені по вертикалі й межують один з од­ним, при цьому кожен маршрут виходить безпосередньо з блоку коме­рційної таємниці. Таке розміщення допускає гнучкість прямого пере­ходу від розгляду комерційної таємниці до будь-якого іншого об'єкта права інтелектуальної власності. Подібна гнучкість є корисною для досвідченого менеджера, що може відразу ж розпізнати оптимальну форму охорони й продовжувати рухатися, роблячи відповідні кроки, Що стосуються вже цього об'єкта права інтелектуальної власності. Для Менш досвідченого менеджера конструкція вертикального стовпця Допускає послідовний підхід до моделі, у якій він просто розглядає ко­жен об'єкт права інтелектуальної власності незалежно від інших і в Порядку проходження починає з розгляду винаходів.

Об'єкт, для якого розглядається можливість правової охорони шляхом патентування, є суто технічним. Він належить до функціона­льних і утилітарних аспектів інновації. Навпаки, патенти на промис­лові зразки захищають декоративні особливості виробленого товару. Спочатку потрібно відповісти на такі два запитання:

- чи відповідає об'єкт охорони юридичним вимогам, яких вима­гає патентне право;

- чи є патентна охорона мудрим кроком з позицій ділової перс­пективи.

Якщо відповідь хоча б на одне з цих питань негативна, то для цього конкретного об'єкта можливість патентування варто відкину­ти. З іншого боку, якщо відповіді на обидва ці запитання позитивні, то варто вирішити, чи є патентна охорона більш бажанішим, ніж охорона як комерційної таємниці. Це одне з найважливіших рішень, прийнятих на основі розглянутої схеми охорони. Об'єкт, що захи­щається комерційною таємницею, має зберігатися в секреті, тоді як об'єкт, що охороняється патентом, повинен бути привселюдно розкритим. Ці два види охорони виключають один одного, так що один і той же об'єкт не може бути захищеним одночасно патентом і комерційною таємницею. Існує безліч конкурентних чинників при виборі між цими двома типами правової охорони, кожен з яких має певні переваги й недоліки, які необхідно зважити.

Думаючи, що патентування є надійнішим, ніж охорона комер­ційною таємницею, компанії варто почати відповідні кроки, щоб за­безпечити патентування. Схема охорони виявляє в цьому процесі найважливіші кроки. По-перше, компанії варто провести дослі­дження на патентоздатність щодо попередніх і загальновідомих тех­нічних рішень, щоб домогтися розуміння потенційного діапазону прав, які мають бути отримані в результаті патентної охорони. Таке дослідження, як правило, проводиться шляхом експертизи наявних рішень. Дослідження встановлює, чи цей винахід є досить новим, чи обґрунтованість претензії на патент не настільки очевидна.

Якщо за результатами патентних досліджень установлено, що патентна охорона не задовольняє юридичних вимог, компанія може зберегти об'єкт охорони просто як комерційну таємницю. Однак якщо дослідження забезпечило позитивні результати, компанія може оформити й подати в патентне відомство заявку на патент, що охоплює цей об'єкт охорони.

Компанія також повинна визначитися з реєстрацією патентної заявки в інших країнах. Відповідно до Паризької конвенції, до якої приєдналась Україна, є правило конвенційного пріоритету, на під-

ставі якого компанія має один рік, починаючи від моменту реєстра­ції її патентної заявки в Укрпатенті, щоб зареєструвати подібну па­тентну заявку в країні-учасниці цієї міжнародної угоди на той же самий об'єкт охорони.

Після реєстрації патентної заявки патентне відомство піддає її спочатку формальній експертизі, а потім експертизі на предмет від­повідності критеріям патентоздатності. Якщо патентне відомство приймає рішення про видачу патенту, то в компанії виникають па­тентні права на певний об'єкт і їй варто позначати свої рекламні матеріали й товари привласненим патентові номером. Навпаки, якщо патентне відомство не приймає рішення про видачу патенту, то компанії варто продовжувати охороняти цей об'єкт як комерцій­ну таємницю. При патентуванні, відповідно до чинного закону, процедура припускає етап тимчасової охорони й обов'язкову публі­кацію матеріалів заявки в офіційному бюлетені до ухвалення рі­шення про видачу патенту. Тому можливість продовжувати право­ву охорону як комерційної таємниці зберігається тільки в разі знят­тя заявки з розгляду до публікації.

Наступна стадія, що міститься в схемі охорони, — визначити, чи варто охороняти об'єкт авторським правом. Об'єкт, що передба­чається охороняти авторським правом, може бути як технічного ти­пу, наприклад, комп'ютерне програмне забезпечення, так і нетехні-чного типу, як-от рекламна брошура.

Об'єкти авторського права охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права» від моменту їх виникнення. Таким моментом вважається втілення їх на матеріальному носії та­ким чином, щоб його могла сприйняти інша особа. На цьому етапі попередження інших осіб про те, що об'єкт перебуває під охороною, на твір слід ставити знак © із вказівкою імені виробника та дати, від якої діє правова охорона.

Наступним кроком є визначення того, чи призначається цей твір для опублікування, що має на увазі необмежене публічне роз­повсюдження копій зазначеної роботи. Компанія може зареєструва­ти всі роботи, які публікуються в ДП «Українське агентство з авто­рських і суміжних прав». Така реєстрація є корисною, якщо перед­бачається комерційне використання цих прав. У разі порушення їх недобросовісним конкурентом, свідоцтво та реєстрація є доказами при розгляді спорів у судовому порядку.

Об'єкти авторського права, також як і об'єкти права промисло­вої власності, можуть охоронятися в режимі комерційної таємниці. Наприклад, перший технологічний регламент тощо.

При реєстрації твір піддається тільки формальній експертизі, щоб визначити, чи містять матеріали об'єкт, що підходить для ре­єстрації як об'єкт авторського права.

Кінцева фаза, відбита в схемі охорони, — це визначення того, чи може цей об'єкт бути захищеним як засіб індивідуалізації. Об'єкт охорони, розглянутий при цьому, має бути нетехнічним за своєю природою, наприклад, назва, що позначає новий товар, девіз рек­ламної кампанії.

Підставами для розгляду засобу індивідуалізації продукції (символи, емблеми, девізи) як торгової марки можуть бути такі мір­кування:

- позначення повинно використовуватися або плануватися до використання в торгівлі найближчим часом;

- при використанні в торгівлі позначення мають бути прикріп­лені до товарів так, щоб покупець міг легко їх бачити. Цю вимо­гу дотримано, якщо торговою маркою служить сама пакувальна форма;

- позначення має бути або унікальним, або досягти унікальності за допомогою вторинного змісту;

- позначення не повинно бути ідентичним або сильно схожим (так що виникає плутанина) на яку-небудь іншу торгову марку, використовувану на подібних типах товарів або послуг;

- позначення має носити нефункціональний характер. Початковий аналіз, по суті, зводиться до з'ясування того, чи є

нове позначення достатньою мірою унікальним, щоб бути підходя­щим для охорони. Якщо так, то компанії варто дослідити об'єкт охорони щодо новизни й оригінальності. Мета такого дослідження має подвійний характер. По-перше, буде зрозуміло, чи зможе ком­панія зареєструвати цю конкретну марку для своїх товарів, або мо­же бути, що інша компанія вже використовує той же самий або по­дібний знак для аналогічних товарів. По-друге, дослідження допо­магає виявити випадки, коли компанія, використовуючи якусь конкретну марку могла б порушити чиїсь права на використання торгової марки.

Чинники, які варто розглянути при визначенні, чи має сенс охороняти торговельну марку з погляду ділової перспективи:

- реєстрація забезпечує виняткове використання марки на всій території її дії;

- реєстрація є доказом володіння торговельною маркою;

- реєстрація служить свідченням законності торговельної марки;

- реєстрація впливає на вибір торговельної марки іншими ком­паніями;

- компанія може зарезервувати в країні реєстрацію торговельної марки для майбутнього використання;

- компанія може поширити дію наявної торговельної марки за­мість створення та реєстрації нової.

Якщо дослідження засвідчить унікальність розглянутої торго­вельної марки, виникає необхідність вирішити, чи потрібно реєст­рувати її в патентному відомстві. При затримці реєстрації завжди є ризик, що представники будь-якої іншої сторони можуть зареєст­рувати ту ж саму або схожу марку й тим самим назавжди унемож­ливлять правової охорони певного об'єкта.

Патентне відомство проводить експертизу заявки на реєстрацію торговельної марки, щоб з'ясувати, чи відповідає подана на реєст­рацію марка юридичним вимогам. Відхиляють заявку зазвичай у двох випадках:

- ця марка занадто схожа на яку-небудь уже наявну;

- марка містить занадто довільний опис товару або послуги, з яким має використовуватися.

У будь-якому разі рекомендується обрати нову торговельну ма­рку. Якщо відмінність не суттєва, потрібно все-таки зберегти марку, щоб додати їй особливих ознак.

Водночас новим, невідомим раніше покупцям товарам доціль­но давати назви, підтримані зареєстрованою торговельною маркою. Це служить додатковим захистом від копіювання конкурентами, принаймні на період виведення на ринок і набуття авторитету в по­купців.

Деякі об'єкти підходять для більш ніж одного типу правової охорони. Наприклад, об'єкт може відповідати одночасно юридич­ним вимогам, поставленим до промислового зразка і торговельної марки, тобто може бути захищений одночасно двома законодавчими Нормами. Наприклад, виноробна компанія зареєструвала як торго­вельну марку форму своїх пляшок, хоча вже мала патент на проми­словий зразок для цієї пляшки. Статуетка танцівниці, що її випус­кають серійно і яка була використана як основа для настільних ламп, відповідає одночасно юридичним вимогам як для одержання патенту, так і для охорони авторським правом. Форму статуетки Кваліфікували для охорони авторським правом, а дизайн серійно виробленої основи для настільної лампи відповідав вимогам охоро­ни патентом на промисловий зразок.

Урок, який потрібно усвідомити з можливості такого перети­нання, полягає в тому, що потрібно бути обережнішим при розгляді кожного виду охорони за схемою. Наприклад, якщо встановлено, що охорона патентом на промисловий зразок є доступним і має сенс, не слід припиняти на цьому аналіз.