Тема 5. Професійний секрет. Договори у сфері інтелектуальної власності

Зарубіжний досвід законодавчого регулювання захисту секретів виробництва

У конфіденційному праві Великої Британії відображено звичне моральне правило: особа повинна зберігати секрет, якщо вона запевнила, що це зробить.

У 1981р. було прийнято закон «Про порушення конфіденційності», що регулює питання, пов’язані з установленням обов’язків дотримуватись режиму конфіденційності, які покладаються на осіб, котрі придбають для використання конфіденційну інформацію. Цей закон також визначає процедури, що застосовуються у разі невиконання зазначених обов’язків.

У законодавстві Німеччини під поняттям «професійний секрет», «секрет виробництва» підпадає будь-яка інформація стосовно діяльності суб’єкта підприємництва, що, на думку її володільця, повинна охоронятися у режимі секретності. Законом Німеччини про недобросовісну конкуренцію (1990р.) визначено режим охорони конфіденційної інформації.

Згідно із законодавством Фінляндії секретом виробництва визнаються відомості (інформація), які, у разі їх одержання конкурентом, можуть сприяти його комерційним успіхам або завдати збитків володільцеві таких відомостей.

Відповідно до Цивільного кодексу Італії найманий працівник зобов’язаний дотримуватися так званого «обов’язку відданості». Цим Кодексом визначено заборону працівникові здійснювати конкурентну діяльність, передавання або використання будь-яким способом відомостей про підприємство, на якому він працює, а також про технологічні процеси, якщо це може завдати шкоди цьому підприємству.

Поняття «конфіденційна інформація» у Чехії запроваджене двосторонньою угодою з Урядом США про вільну торгівлю, що укладена у 1990р. і норми якої майже без змін транспоновані до чеського цивільного законодавства.

Законодавством Ізраїлю запроваджено пряму заборону будь-якому працівнику підприємства розкривати конфіденційну інформацію третім особам і тому спеціального пункту щодо такого у трудовому договорі не вимагається. Порушення режиму конфіденційності інформації згідно із законодавством цієї країни є кримінальним злочином і карається штрафом, відшкодуванням завданих збитків або тюремним ув’язненням.

Відповідно до китайського законодавства секрети виробництва визначаються як технологічна та управлінська інформація закритого характеру, що має ознаки економічної або практичної цінності, та відносно якої застосовуються виважені заходи для забезпечення її секретності. Юридичний захист установлюється відносно промислових новацій, що містяться у технологічній, проектній, конструкторській, дизайнерській та випробній документації.

У Японії спеціальний закон відносно секретів виробництва запроваджено в 1991р. основні ознаки таких секретів – їх комерційна (конкурентна) цінність, обмеженість доступу до них, вжиття володільцями таких секретів відповідних заходів для забезпечення їх збереження від конкурентів. Право на інформацію, що становить секрет виробництва (професійний секрет), кваліфікується японським цивільним законодавством як право на нематеріальні активи. Такі активи вважаються недоторканими і захищаються від несанкціонованого використання з метою протиправного одержання вигоди (незаконного збагачення) шляхом виплати порушником режиму конфіденційності володільцю таких активів компенсації, адекватної завданим йому збитком.

 

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте досвід захисту секретів у Великій Британії.

2. Як у законодавстві Німеччини регулюється захист інформації стосовно секретів виробництва?

3. Що визнається секретом виробництва згідно законодавства Фінляндії?

4. Що передбачено Цивільним кодексом Італії стосовно захисту професійних секретів?

5. Коли і при яких умовах було запроваджено у Чехії поняття «конфіденційна інформація»?

6. Які заходи, щодо захисту конфіденційної інформації передбачені законодавством Ізраїлю?

7. Яким чином регулюється захист секретів виробництва в Японії?

 

Визначення ціни ліцензії

Більшість ліцензійних договорів є комерційними угодами, тому за дозвіл використовувати об’єкт права інтелектуальної власності передбачається сплата певної винагороди, яку називають «ціною ліцензії».

Визначення ціни ліцензії – один з найбільш складних етапів передання технології, тому що передана ціна переданого за ліцензією об’єкта інтелектуальної власності може бути визначена лише в процесі його використання у покупця (ліцензіата). Але це не означає, що ціну ліцензії не можна встановити.

Світовий досвід торгівлі ліцензіями надав можливість фахівцям узагальнити основні принципи розрахунку ціни ліцензії. Але необхідно пам’ятати, що будь-яке нововведення буде коштуватиме рівно стільки, за скільки власникові вдасться його продати.

Зазвичай, ініціативою у встановленні ціни ліцензії володіє власник прав (ліцензіар), навіть якщо потенційний ліцензіат перший подає запит, адже саме від продавця ліцензії залежить. чи надавати ліцензію. Традиційно саме продавець ліцензії, а не покупець, готує проект ліцензійного договору, що містить основні показники і умови, на яких (як він передбачає) повинні складатися взаємини сторін.

Підхід до визначення ціни ліцензії повинен бути заснований на реальній оцінці того економічного ефекту, який отримає покупець ліцензії. Загальні принципи розрахунку ціни ліцензії, як правило, зводяться до встановлення можливого прибутку, що одержить ліцензіат від використання ліцензії і пропорції відповідно до якої цей прибуток розподіляється між ним і ліцензіаром. При цьому частка ліцензіара обчислюється не від розміру усього прибутку, а тільки від тієї її частини, що отримана завдяки використанню об’єкта інтелектуальної власності, права на використання якого передані за ліцензією.

На розмір ціни ліцензії впливають такі три групи чинників:

1група – Технічні

2група – Економічні

3група – Правові

Для визначення ціни ліцензії використовують такі методи:

1. Визначення ціни ліцензії на базі роялті.

Термін «роялті» походить від англійського слова royal – королівський, від якого і з’явився термін royalty – плата, що сплачувалась королівською владою в Англії за надання підданому право на земельну власність або розробку надр. На сучасному етапі під роялті розуміють платежі будь-якого виду за використання прав інтелектуальної власності.

Розмір ліцензійної винагороди (роялті) визначається за формулою:

Ср = Б × Р / 100,

де Ср – розрахункова ціна ліцензії (у грошових одиницях за визначений період);

Б – база роялті (у грошових одиницях);

Р – ставка роялті, %.

З огляду на досвід міжнародної торгівлі ліцензіями ставки роялті зазвичай визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично – на основі встановлених для різних галузей промисловості усереднених, так званих «стандартних», ставок роялті. Розмір ставок роялті (з різних джерел) найчастіше становить від 0,5% до 10%. Наприклад, відомі «стандартні» ставки роялті для електронної промисловості – 4-10%, фармацевтичної промисловості – 2-7%, літакобудування і авіатехніки – 6-10%, продовольчих товарів – 1-2%.

Під час визначення ставок роялті необхідно враховувати також обсяги виробництва і реалізації ліцензійної продукції і можливість контролю за її випуском. Ставка роялті автоматично підвищується, якщо контроль за випуском ліцензійної продукції досить важко здійснити (наприклад, хімічне або фармацевтичне виробництво, виготовлення комплектуючих виробів для наступного складання на стороні).

Велике значення при визначенні ставок роялті має і група факторів, що враховують витрати ліцензіата на освоєння об’єкта ліцензії, серед яких звичайно - розмір капітальних вкладень в освоєння придбаного технічного нововведення і термін їхньої окупності, витрати на НДР та ДКР стосовно адаптації об’єкта ліцензії до умов виробництва ліцензійної продукції ліцензіатом, витрати на придбання необхідного устаткування та інше.

2. Визначення ціни ліцензії на основі розміру прибутку ліцензіата.

Відповідно до цього методу вартість ліцензії визначається як частка ліцензіара в додатковому прибутку ліцензіата, отриманого від об’єкта права інтелектуальної власності, право на використання якого передається за ліцензійним договором.

Виходячи з цього, розрахункова ціна ліцензії визначається за формулою:

де Ср – розрахункова ціна ліцензії;

Пі – додатковий прибуток ліцензіата на одиницю продукції в і-тому році;

Д – частка ліцензіара в прибутку ліцензіата.

При цьому частка ліцензіара обчислюється не з усього прибутку, а тільки з тієї частини, що отримана завдяки використанню об’єкта інтелектуальної власності, права на використання якого передані за де Ср – розрахункова ціна ліцензією. Частка ліцензіара обчислюється в діапазоні від 10 до 50% прибутку ліцензіата і залежить від всіх загальновідомих ціноутворюючих факторів.

Так, вважається у разі якщо об’єкт ліцензії ще не готовий до промислового використання, а основну цінність представляють права, які передаються за договором. Частка ліцензіара в прибутку ліцензіата не перевищуватиме 20%.

Якщо об’єкт ліцензії запатентований та освоєний, то частка ліцензіара може становити від 20 до 50% прибутку ліцензіата.

3. Ціна ліцензії при паушальних платежах.

Паушальні платежі представляють собою визначену та зафіксовану в ліцензійному договорі суму. Фактично, сума цього платежу не залежить від обсягів виробництва та реалізації продукції за ліцензією в ліцензіата.

Якщо в ліцензійному договорі встановлено паушальний платіж, необхідно розрахункову ціну ліцензії для виплат у вигляді роялті перерахувати за формулою:

Сn = Ср × Кд,

де Сn – розрахункова ціна ліцензії у вигляді паушального платежу;

Ср - розрахункова ціна ліцензії у вигляді роялті;

Кд – коефіцієнт дисконтування, який розраховується за формулою:

,

де t – розрахунковий період;

– ставка дисконту в t-му періоді, %

Ставка дисконту, як правило, обчислюється в кожному конкретному випадку і враховує так звану безризикову ставку і можливі ризики ліцензіата щодо освоєння предмета ліцензії (технології). Слід враховувати три групи ризиків: фінансовий, операційний і ризик, пов’язаний з науково-технічним прогресом.

Виплата ліцензійної винагороди при паушальних платежах, як правило, здійснюється у такому співвідношенні:

· 10-30% від ціни ліцензії сплачується при підписанні ліцензійного договору;

· 40-60% при підписанні акта з прийняття технічної документації;

· 10-30% при підписанні акта про початок випуску ліцензійної продукції.

4. Визначення ціни ліцензії при комбінованих платежах.

У цьому випадку комерційні умови ліцензійного договору передбачають виплату ліцензіатом визначеної фіксованої суми первісного платежу та роялті.

При погодженні ціни ліцензії у формі комбінованих платежів ліцензіату необхідно оцінити загальні розміри і умови платежів у порівняльній формі для різних комбінацій.

Зазвичай, розмір первісного платежу складає 10-30% від ціни ліцензії. Ця сума нерідко розглядається як платіж за розкриття інформації, яка дозволяє потенційному ліцензіату оцінити технологію. Ліцензіар переважно розглядає такий платіж як первісну винагороду за надані права.

Якщо сума первісного платежу вважається передоплатою чи авансом відносно до роялті, то з урахуванням такої виплати визначається новий розмір ставки роялті:

 

Питання для самоконтролю:

1. Обґрунтуйте сутність і особливості процесу визначення ціни на ліцензії.

2. Які методи використовують при визначені ціни ліцензії?

3. Охарактеризуйте метод визначення ціни ліцензії на базі роялті.

4. Опишіть метод визначення ціни ліцензії на основі розміру прибутку ліцензіата.

5. У чому суть методу визначення ціни ліцензії при комунальних платежах?

6. Як розраховується ціна ліцензії при комбінованих платежах?

Змістовний модуль 2