Договор об отчуждении исключительного права и

Лицензионный договор как способ реализации исключительного

Авторского права

 

Правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).

Новое законодательство предполагает два способа передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности:

- договор;

- иное юридическое основание.

Наиболее распространенными способами распоряжения исключительным правом является заключение договора об отчуждении исключительного права или лицензионного (сублицензионного) договора. К указанным договорам применяются все действующие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (статьи 307-453 ГК РФ). При этом любые условия договора, стороной которого является физическое лицо (гражданин), ограничивающие его права создавать результаты интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты, признаются ничтожными (п. 4 ст. 1233 ГК РФ).

Отчуждение исключительного права правообладателем осуществляется по одноименному договору об отчуждении исключительного права. Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Таким образом, сторонами договора выступают правообладатель и приобретатель исключительного права.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, регистрируется в патентном органе (если регистрация предусмотрена законом) и является недействительным без такой регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1234 ГК РФ). В этом случае исключительное право переходит к приобретателю в момент регистрации (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Исключительное право передается только в полном объеме, без каких-либо оговорок. Причем данное условие должно быть обязательно включено в текст договора. Договор, в котором подобное условие отсутствует, будет считаться лицензионным договором (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Как следует из п. 1 ст. 1234 ГК РФ, предметом регулирования данного договора является не только передача самого исключительного права, но и обязательство по передаче этого права в будущем.

По общему правилу данный договор является платным, хотя стороны могут договориться и о бесплатном отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1234 ГК РФ). Однако если в договоре специально не оговорено, что он является безвозмездным, то данный договор следует признать незаключенным. При этом общие правила п. 3 ст. 424 ГК РФ об определении цены, если ее размер не указан в договоре, не применяются.

Данное положение свидетельствует о том, что условие о цене является существенным условием договора об отчуждении исключительного права.

Об этом говорит и тот факт, что при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков (п. 5 ст. 1234 ГК РФ). Если же исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им условий об оплате правообладатель может в одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением (ч. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

Но чтобы определить, являлось ли нарушение расчетов существенным и произошло ли нарушение сроков оплаты, срок и порядок расчетов должен быть прямо определен сторонами в договоре. Таким образом, по смыслу п. 5 ст. 1234 ГК РФ срок и порядок расчетов являются существенным условием договора об отчуждении исключительных прав.

Итак, существенными условиями договора об отчуждении исключительного права согласно ГК РФ являются следующие:

Предмет договора – исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или обязательство по его передаче. При этом в договоре должны быть указаны характеристики отчуждаемого объекта и реквизиты, перечисленные в документе о регистрации (если данный объект подлежит государственной регистрации).

Стороны договора.

Условие о передаче исключительного права в полном объеме.

Условие о цене договора.

Условие о безвозмездности договора – если выплата вознаграждения правообладателю не предполагается.

Сроки и порядок расчетов.

По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

В отличие от договора об отчуждении исключительного права предыдущего договора по лицензионному договору передается не само исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (или его часть), а только право использования этого результата. Исключительное право при этом по-прежнему остается у правообладателя, и он вправе передать его по договору об отчуждении или распорядиться им любым иным законным способом. При этом прекращения лицензионного договора не происходит: просто права лицензиара переходят к новому лицу (п. 7 ст. 1235 ГК РФ).

Сторонами лицензионного договора выступают лицензиар и лицензиат (п. 1 ст. 1235 ГК РФ). В отношении лицензионного договора также действуют правила о письменной форме и обязательной его регистрации (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Несоблюдение этих условий влечет недействительность лицензионного договора. Регистрации подлежат также и все изменения, вносимые в договор.

Однако в отличие от договора об отчуждении исключительного права, закон не устанавливает точный момент предоставления права пользования лицензиату. Поскольку к лицензионным договорам применяются общие правила ГК РФ о договорах и обязательствах (п. 2 ст. 1233 ГК РФ), попробуем определить момент возникновения у лицензиата права пользования результатом интеллектуальной деятельности.

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). При этом договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Это означает, что стороны лицензионного договора вправе установить в нем конкретный момент, с которого лицензиат может пользоваться указанным результатом.

Данная тема возникла в связи с содержащейся в п. 1 ст. 1235 ГК РФ норме о том, что лицензиар вправе предоставлять лицензиату не только право пользования товарным знаком, но и обязательство по передаче этого права. В контексте данных рассуждений представляется, что момент наступления такого обязательства должен быть определен в договоре. Если же момент предоставления права на товарный знак в договоре не определен, лицензиат может начать использование товарного знака с момента регистрации договора.

В связи с этим возникает другой вопрос: вправе ли стороны приурочить начало использования результата интеллектуальной деятельности не к моменту регистрации договора, а к моменту его подписания? Такие случаи в практике не редкость.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к отношениям, возникшим до заключения договора (п. 2 ст. 425 ГК РФ). Правомерность действия данной нормы в отношении договоров, требующих обязательной регистрации, признавала не только судебная практика, но и финансовые органы страны, традиционно занимающие более "консервативную" позицию.

Так, Минфин России в письме от 12.07.2006 № 03-03-04/2/172 в отношении возможности налогового учета арендных платежей в целях исчисления налога на прибыль разъяснил, что в случае если в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента передачи объекта аренды потенциальному арендатору, то арендные платежи по зарегистрированному договору принимаются в уменьшение налоговой базы по единому налогу с момента получения объекта в пользование.

По аналогии с договорами аренды, подлежащими государственной регистрации (а сходство этих двух конструкций очевидно), можно предположить, что при включении в лицензионный договор специальной ссылки о распространении его условий на период с момента предоставления прав на "интеллектуальный объект" лицензиату последний вправе пользоваться этим объектом вплоть до регистрации договора на законных основаниях. Условия лицензионного договора определены в статьях 1235-1237 ГК РФ.

К ним, в частности, относятся:

1. Предмет договора, который должен содержать (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ):

а) описание результата интеллектуальной деятельности, права пользования которым передаются;

б) указание номера и даты выдачи удостоверяющего документа (патента, свидетельства).

2. Указание сторон договора (лицензиар и лицензиат).

3. Пределы осуществления права пользования результата интеллектуальной деятельности (ч. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Право пользования указанным результатом считается предоставленным исключительно в отношении тех прав и тех способов его осуществления, которые прямо поименованы в лицензионном договоре.

4. Способы использования "интеллектуального объекта" лицензиатом (ч. 2 п. 1, подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

При отсутствии данных условий лицензионный договор должен считаться незаключенным.

5. Территория, на которой допускается использование (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Если территория, на которой допускается использование "интеллектуального объекта", не определена, лицензиат вправе его использовать на всей территории РФ.

6. Срок действия договора (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор может быть заключен лишь в пределах срока действия исключительного права на соответствующий объект. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор также прекращается.

Если в самом лицензионным договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

7. Размер вознаграждения лицензиара и способы его уплаты (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Как и в договоре об отчуждении исключительного права, при отсутствии в лицензионном договоре условия о размере вознаграждения договор считается незаключенным. При этом общие правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Но в отличие от договора отчуждения исключительного права, в лицензионном договоре может быть указан не конкретный размер вознаграждения, а способ его определения, например определенный процент от дохода и т.п.

Чаще всего вознаграждение выплачивается в виде роялти (периодических отчислений), паушальных (единовременных) платежей[50] и др.

8. Вид лицензионного договора (ст. 1236 ГК РФ).

ГК РФ предусмотрена возможность заключения лицензионных договоров двух видов:

а) простая (неисключительная) лицензия.

При неисключительной лицензии за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам;

б) исключительная лицензия.

При предоставлении лицензиату исключительной лицензии лицензиар утрачивает право выдачи лицензий другим лицам.

Условие об исключительной лицензии должно быть прямо предусмотрено в лицензионном договоре. Если в лицензионном договоре не содержится каких-либо сведений о его виде, то по умолчанию предполагается передача простой (неисключительной) лицензии (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Допускается также включение в один лицензионный договор условий договоров разных видов.

Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1237 ГК РФ), хотя договором стороны вправе и освободить лицензиата от этой обязанности. То есть данное условие является факультативным: при его отсутствии в договоре применяются нормы п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Лицензиар в течение всего срока действия лицензионного договора не вправе чинить препятствия лицензиату в нормальном использовании им товарного знака (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Из общих правил о лицензионном договоре в ГК РФ предусмотрен ряд исключений.

1. Предоставление принудительной лицензии – т.е. права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (ст. 1239 ГК РФ). Принудительная лицензия может быть предоставлена только судом по требованию заинтересованного лица и только в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ.

2. Включение результата интеллектуальной деятельности в состав сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ).

Иногда для создания сложного объекта интеллектуальных прав (кинофильма, мультимедийного продукта, единой технологии и т.п.) его создателю требуется получить права на использование других "интеллектуальных объектов". Например, при создании кинофильма нужен сценарий, музыка к кинофильму, художественное оформление и т.п. Все это – самостоятельные объекты авторских прав.

Для таких случаев существуют особые правила.

Если, например, создатель кинофильма (продюсер) заключит договоры со сценаристом, композиторами, художниками и т.п. для подготовки фильма, то по умолчанию они будут считаться договорами об отчуждении исключительного права (даже в том случае, если в них не будет специальной оговорки, предусмотренной п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Но стороны могут также заключить и лицензионный договор, сделав об этом указание в тексте договора (части 2, 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Такой договор имеет ряд особенностей:

- по общему правилу он заключается на весь срок и в отношении всей территории действия исключительного права (ч. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ);

- условия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны (п. 2 ст. 1240 ГК РФ).

За авторами отдельных "интеллектуальных объектов", входящих в сложный объект, сохраняется право авторства и другие личные неимущественные права (п. 3 ст. 1240 ГК РФ). При этом организатор сложного объекта вправе указывать свое имя или наименование при использовании этого объекта (п. 4 ст. 1240 ГК РФ).

Лицензиат в пределах срока действия лицензионного договора может передать право пользования "интеллектуальным объектом" третьим лицам по сублицензионному договору (ст. 1238 ГК РФ). Сторонами такого договора являются лицензиат и сублицензиат.

Сублицензионный договор может быть заключен только при наличии письменного согласия лицензиара. Данное разрешение может быть включено в виде отдельного пункта в лицензионный договор. Ответственной стороной перед правообладателем по сублицензионному договору выступает лицензиат (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Но лицензиат вправе переложить данную ответственность и на сублицензиата, включив соответствующее положение в лицензионный договор.

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены только те права, которыми наделен лицензиат по лицензионному договору. Во всем остальном к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ).

В ГК РФ получила освещение и тема внедоговорного перехода исключительных прав. В соответствии со ст. 1241 ГК РФ переход исключительного права к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается только в случаях, прямо установленных в законе. В статье 1241 ГК РФ перечисляются случаи такого перехода.