Экспертиза заявки на изобретение

Далее проводится экспертиза по существу заявки на изобретение, если получено ходатайство на ее проведение и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения;

- проверку представленной заявителем формулы изобретения;

- проверку дополнительных материалов, если они были предоставлены;

-информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники, и проверку соответствия изобретения установленной Патентным законом патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки. Указанный срок может быть продлен на два месяца по ходатайству заявителя или третьего лица, по данному до истечения трех лет с даты подачи заявки на изобретение, при условии предоставления вместе с ходатайством документа об уплате патентной пошлины за указанное продление срока в установленном размере.

Если ходатайство о проведении экспертизы не подано в установленный срок ни заявителем, ни третьим лицом, то заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

1. Установление приоритета изобретения. Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке проверяется соблюдение следующих условий:

- ранее поданная заявка не должна быть отозванной;

- если дополнительные материалы изменили сущность изобретения и не были учтены при рассмотрении на экспертном совете ранее поданной заявки, что и зафиксировано в протоколе, заявитель после получения копии протокола может в течение трех месяцев испросить приоритет по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке.

Страны-участники Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., к которой СССР присоединился с 1.07.1965 г., признают приоритет заявки независимо от страны первичной подачи заявки на изобретение в течение 12 месяцев.

Следовательно, если заявка на изобретение впервые была подана во Франции и там была зарегистрирована с присвоением даты приоритета, то заявитель или его правопреемник имеют право испрашивать конвенционный приоритет (по дате регистрации заявки во Франции) при повторной подаче заявки на изобретение в любую другую страну, например, Германию, Россию и др. в более поздние сроки, но не позднее 12 месяцев.

При испрашивании конвенционного приоритета, согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., проверяется соблюдение следующих условий:

- подача в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности или его правопреемником не позднее 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден;

 - представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее 16 месяцев с даты подачи первой заявки в зарубежное ведомство;

- представление заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в зарубежное ведомство.

2. Проверка формулы изобретения. Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененной формулы.

Если при проведении формальной экспертизы выявлено нарушение требования единства изобретения и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков, совокупность которых достаточна для осуществления изобретения и получения технического результата.

Если установлено, что в независимом пункте формулы изобретения отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является существенным, но этот признак содержится в описании или в зависимом пункте формулы изобретения, то заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата.

Если же устанавливается, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки или признаки, которые характеризуют лишь частные формы выполнения или использования заявленного изобретения, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанное заявителем назначение изобретений и технические результаты совпадают.

При установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявителю об этом сообщается.

Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с некоторыми нарушениями, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

3. Проверка патентоспособности изобретения. Проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретению.

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из охраны заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, которое относится к изобретению, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники информации, которые относятся к изобретению, раскрытые автором, заявителем или иным лицом, получившим эту информацию от автора или заявителя, если заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

4. Проверка промышленной применимости. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

При установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения в описании или формуле изобретения.

Если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов. При этом в

запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

5. Проверка новизны. Новизна определяется как неизвестность изобретения из сведений об уровне техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные в Российской Федерации, и другие опубликованные работы.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство с такими же или идентичными признаками, как и в заявке на изобретение.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, проводят экспертизу независимых пунктов формулы. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

6. Проверка изобретательского уровня. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным   образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения от аналога;

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники для установления известности влияния признаков, которые совпали с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на исключении какой-либо части средств (элемента, действия) с одновременным исключением ее функции;

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения того же технического результата;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного продукта или способа по определенному назначению на основе его известных свойств, структур и т. д.

Условию изобретательского уровня соответствуют:

- способ получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;

- способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, основанные на новой для данного класса или группы соединений реакции, или на известной реакции, условия проведения которой не известны;

- композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

- химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или в количественном отношении (селективное изобретение).

Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, то дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов не проводится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится с проверкой изобретательского уровня зависимых пунктов формулы изобретения.

При положительном результате проверки в отношении всех пунктов формулы изобретения на новизну, технический уровень и промышленную применимость принимается решение о выдаче патента.

При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать или исключить такие зависимые пункты из формулы изобретения.

Если заявлена группа изобретений, то проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений.

В случае необходимости эксперт может запросить дополнительные материалы, и заявитель должен их представить в течение двух месяцев.

7. Проверка дополнительных материалов. Заявитель имеет право внести дополнительные материалы (исправления и уточнения) по своей инициативе либо по запросу эксперта без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента, либо решения об отказе в выдаче патента. При внесении изменений по истечении двух месяцев с даты подачи заявки по инициативе заявителя последний платит пошлину в установленном размере.

В том случае, когда заявитель запрашивает у эксперта копии противопоставленных материалов, дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы.

Дополнительные материалы проверяются экспертом для выяснения, не изменяют ли они сущности заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю об этом сообщается и эти признаки во внимание не берутся при дальнейшей экспертизе заявки.

8. Проведение информационного поиска. Информационный поиск

для определения уровня техники, с помощью которого будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источниках информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, – дата выпуска их в свет;

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и

других материалов – дата их депонирования;

- для отчетов о научно-технических работах, пояснительной записке к опытно-конструкторским работам и т. д. – дата их поступления в органы научно-технической информации;

- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;

- для устных докладов, лекций, выступлений, если они зафиксированы;

- для сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действующим на указанную дату;

- для сведений о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде – через интернет, через онлайн доступ, CD и DVD-ROM диски – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В качестве характеристики области информационного поиска используются индексы рубрик МПК.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. Поиск ведется по патентным документам РФ и СССР с 1920 г., патентным документам США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках) и др. стран, а также просматривают не патентную литературу с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству заявителя или третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, через 6 месяцев с даты начала экспертизы, по существу. В отчете указываются номер заявки, приоритет, индекс рубрики МПК, название избретения, приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, относящиеся к предмету поиска.