Законом были определены способы защиты товарных знаков от ослабления: запрет на использование товарного знака и взыскание убытков.

 

§ 6. Незаконное использование товарного знака:

понятие и способы

 

Способы использования товарного знака

 

Под использованием товарного знака понимаются различные действия субъекта: производство, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранение или перевозка с этой целью товаров, маркированных соответствующим товарным знаком.

Под использованием знака обслуживания закон подразумевает размещение его при выполнении работ, оказании услуг. Например, сходное с чужим товарным знаком обозначение может использоваться на вывеске нарушителя, выдаваемых им дисконтных картах и т.п.

Указанные выше действия, совершенные лицом, не обладающим правом на использование товарного знака или знака обслуживания, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Нарушением будет признаваться также размещение чужого товарного знака (знака обслуживания) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Важно учитывать, что в цепочке "производитель - продавец контрафактного товара" нарушителем исключительного права является и первый, и второй субъект.

Правообладатель может заявить самостоятельные либо совместные требования к любому из хозяйствующих субъектов в цепочке от производителя до продавца контрафактного товара. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки может быть взыскана с продавца даже в том случае, если реализованный им товар, на котором они незаконно размещены, приобретен у иного лица <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 9 июня 2017 г. N С01-414/2017 по делу N А82-7654/2016.

 

У правообладателя отсутствует необходимость привлекать к делу всю цепочку лиц, имевших отношение к контрафактному экземпляру: "...каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель - за изготовление, распространитель - за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе... вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей" <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 5 заседания Научно-консультативного Совета при СИП // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. N 6. С. 45 - 59.

 

Использование товарного знака в интернете

 

В качестве незаконного использования товарного знака в интернете могут квалифицироваться различные ситуации. Например, интернет-продавец может разместить на своем сайте изображения товаров, маркированных чужим товарным знаком, либо просто перечислить бренды, которые можно у него приобрести, не имея на это разрешения правообладателя. Правообладатель в таком случае может обратиться с иском как к соответствующему интернет-магазину - продавцу, так и к владельцу интернет-ресурса, администратору индивидуализирующего сайт доменного имени.

Судебная практика. Компания Гипертерм, Инк. / Hypertherm, Inc. (далее - истец) обратилась в суд с исковым заявлением к ООО "Автокат-Рус" (далее - ответчик 1) и ИП К. (далее - ответчик 2) о взыскании с каждого из соответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на четыре товарных знака.

Суды установили, что ответчик 1 без согласия на то правообладателя осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца. Кроме того, он использовал товарные знаки истца на сайте http://www.autocut.tw/ru/company/ на страницах интернет-магазина при реализации товаров, а также в социальной сети ВКонтакте. Ответчик 2, в свою очередь, являлся владельцем домена autocut.tw, на котором была расположена страница в сети Интернет, где предлагаются к продаже товары, используемые в плазменной резке, и имеется указание на товарные знаки компании.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца. Апелляция и кассация поддержали решение <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 21 декабря 2016 г. N С01-1064/2016 по делу N А27-23979/2015.

 

К владельцам интернет-ресурсов, предоставляющим иным субъектам возможность размещения материала или информации, применимы нормы об ответственности информационных посредников. Согласно п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ они не будут нести ответственность за размещение на их ресурсе чужих товарных знаков при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

Может возникнуть вопрос, что считать необходимыми и достаточными мерами, которые должен предпринять посредник при обращении правообладателя, чтобы избежать ответственности.

Очевидно, информационный посредник не может подменять собой суд и устанавливать все элементы нарушения права на товарный знак (особенно в неоднозначных ситуациях): сходство обозначения до степени смешения с товарным знаком; однородность товаров (услуг); вероятность введения потребителей в заблуждение. После получения обращения правообладателя он должен уведомить разместившее информацию лицо о факте обращения и предложить удалить информацию. Если на это последует отказ, он должен уведомить об правообладателя и предоставить информацию о субъекте, разместившем товарный знак. При очевидном нарушении (например, некая компания продает в интернете одежду под брендом Versace и не может предоставить никаких документов, подтверждающих ее право на использование обозначения) информационный посредник должен блокировать информацию при наличии соответствующего заявления правообладателя.

Судебная практика. ООО "Группа компаний "Трилоджик" (далее - истец) обратилось в суд с иском к ООО "Конструктор" (далее - ответчик) о запрете использовать сходные товарными знаками истца обозначения, об обязании ответчика удалить всю визуальную и текстовую информацию с сайта в домене dsdpromo.com и блокировать сайт в домене dsdpromo.com, о выплате компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил требование. Апелляция и кассация не согласились с таким решением.

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака "Divination Simone de Luxe". На сайте в домене dsdpromo.com потребителям без согласия на то правообладателя предлагается маркированная данным обозначением продукция. Администратором доменного имени является ответчик, который оказывает услуги по предоставлению официальных страниц для целей продвижения товаров (работ, услуг).

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, при рассмотрении подобных дел необходимо оценивать действия информационного посредника по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав. В рассматриваемом случае отсутствовали доказательства направления истцом в адрес ответчика и получения ответчиком соответствующего требования истца об устранении нарушения.

После получения ответчиком сведений об обращении истца в суд с настоящими требованиями ответчик как информационный посредник обратился к администратору сайта, на котором расположен домен dsdpromo.com, с требованием о блокировании данного сайта, которое было им исполнено. Таким образом, на него не может быть возложена ответственность за нарушения исключительного права на товарный знак <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 30 сентября 2015 г. по делу N А56-77036/2013.

 

От ответственности за нарушение прав на товарные знаки в сети Интернет освобождаются также информационные посредники, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной системе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующее средство индивидуализации, является неправомерным (п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ).

Отдельным нарушением признается использование товарного знака в доменном имени. Запрет на использование схожих с товарным знаком доменных имен не является абсолютным. Он устанавливается только в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак <1>. Если на сайте, размещенном под соответствующим доменом, предлагаются товары (услуги), неоднородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, либо сайт в принципе не служит для продвижения товаров (услуг), то нарушение права на товарный знак отсутствует <2>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 24 мая 2017 г. по делу N А45-20577/2015.

<2> Постановление СИП от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016.

 

К использованию товарного знака в доменном имени не применяются исключения из ответственности, предусмотренные для информационных посредников. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, администратор домена также несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. Администратор самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 3 июня 2016 г. по делу N А40-102695/2015.

 

К незаконному использованию товарного знака в интернете можно отнести также использование товарных знаков в мета-тегах. Мета-теги являются необязательными техническими атрибутами, размещенными в заголовке интернет-страницы, которые могут содержать ее описание, ключевые слова к ней, информацию об авторе и т.п. Некоторые мета-теги используется роботами поисковых систем. Таким образом, мета-теги обеспечивают появление страниц сайта в поиске.

Зарубежный опыт. Суд Девятого округа США в решении по делу указал, что "использование чужого товарного знака в мета-теге аналогично использованию чужого товарного знака на вывеске магазина или рекламном баннере на дороге".

При установлении факта нарушения суды должны определять, в качестве чего использовалось соответствующее слово - товарного знака или описания конкретных продуктов (например, компания - продавец фруктов использует в числе прочих мета-тегов обозначение apples).

Важные пояснения были даны Европейским судом при рассмотрении дела Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291. Согласно сформулированной правовой позиции третье лицо, использующее чужой товарный знак в мета-теге и привлекающее к себе тем самым потенциальных потребителей чужой продукции без какой-либо компенсации владельцу прав на товарный знак, получает несправедливое преимущество, если действует без достаточного основания.

Указанное достаточное основание для подобных действий присутствует, если:

а) третье лицо предлагает потребителям не простую имитацию чужой продукции, а реальную альтернативу,

б) не создается риска размывания индивидуальности товарного знака или причинения вреда репутации его правообладателя и

в) не наносит ущерб функциям товарного знака. Обозначение не указывает на источник происхождения товара <1>.

--------------------------------

<1> Interflora Inc & Anor v. Marks and Spencer Plc & Anor [2013] EWHC 1291 (Ch) (21 May 2013).

 

§ 7. Допустимые возражения лица, использовавшего чужой

товарный знак, против требований правообладателя

 

Ответчик, который использовал обозначение сходное или тождественное с чужим товарным знаком в отношении однородных товаров, может тем не менее использовать ряд возражений против иска о нарушении исключительного права на товарный знак.

1. Значение имеют цель и характер использования незаконного использования товарного знака. Нарушение исключительного права на товарный знак имеет место, если нарушитель использовал сходное обозначение в качестве индикатора (указателя) источника происхождения товаров. Если сходное с чужим товарным знаком обозначение используется не в качестве указания на источник происхождения товара, смешения товаров не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.

Судебная практика. Истец обратился с иском о признании действий ответчика по использованию обозначения "Изопрофлекс-А" при предложении к продаже товара в сети Интернет нарушением исключительного права истца на товарный знак "ИЗОПРОФЛЕКС". Ответчик не упоминал слово "Изопрофлекс" применительно к товарному знаку. В сообщении на сайте http://tvelpex.ru/polymerteplo.hpt указано: "Заводом Полимерных Труб отменены патенты, в соответствии с которыми ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А".

Суды пришли к выводу, что "сообщение с использованием обозначения "Изопрофлекс-А" ("патент на Изопрофлекс-А отменен"), в соответствии с которым ООО "Группа Полимертепло" выпускало трубы "Изопрофлекс-А", размещенное на интернет-сайте, носило информационный характер и не является нарушением исключительных прав на товарный знак истца". В удовлетворении искового требования было отказано <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 8 декабря 2015 г. по делу N А56-78444/2014.

 

Особый интерес представляют собой "пограничные ситуации" - нарушитель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, без цели ввести потребителей в заблуждение. При этом обозначение указывает на характеристику товара не прямо, а через ассоциации потребителей, что создает определенные сложности для правоприменителей.

В американской доктрине высказывается точка зрения, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности <1>.

--------------------------------

<1> Yen A.C. Op. cit. P. 721 - 722.

 

Товарный знак имеет ценность только тогда, когда выступает в качестве идентификатора товаров (услуг). Этим он отличается от объектов патентного и авторского права, которые представляют собой вклад в научно-культурное развитие. Соответственно, границы исключительного права правообладателя должны быть определены коммерческим использованием обозначения в целях индивидуализации товаров, указания на источник их происхождения. Если сходное с товарным знаком обозначение используется в иных целях и при этом отсутствует риск введения потребителей в заблуждение, действия предполагаемого нарушителя находятся за границами исключительного права, а потому не представляют нарушения.

Зарубежный опыт. Согласно ст. 14 Директивы Европейского союза от 16 декабря 2015 г. N 2015/2436 "О сближении права государств - членов ЕС в отношении товарных знаков" <1> в ряде случаев правообладатель не вправе запрещать третьим лицам использовать принадлежащий ему товарный знак. К такому случаю относится использование товарного знака для индивидуализации или отсылки на товары/услуги правообладателя данного товарного знака, в частности если использование необходимо для указания на назначение товара в качестве комплектующей или запасной части. Такое использование является допустимым только тогда, когда оно соответствует добросовестной практике в промышленной и коммерческой сфере.

--------------------------------

<1> Richtlinie 2015/2436 des  Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften  Mitgliedstaaten ber die Marken, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 (дата последнего обращения: 22.03.2017).

 

В деле Gerolsteiner Brunnen v. Putsch <1> истец разливал по бутылкам минеральную воду и производил безалкогольные напитки на основе минеральной воды под зарегистрированным товарным знаком "GERRI". Ответчик также производил безалкогольные напитки, на этикетке которых размещалось обозначение "KERRY SPRING", - товары производились в Ирландии компанией Kerry Spring Water и включали в себя воду, добываемую в графстве Керри. Как отметил Европейский суд, обозначение "KERRY SPRING" использовалось ответчиком как указатель на географическое происхождение. Подобное использование могло быть пресечено, только если использование происходило в противоречии с честной практикой в производственной и коммерческой сферах, что должен был определить национальный суд. Фонетическое сходство обозначений, которое могло повлечь введение потребителей в заблуждение, само по себе не означает, что использованное ответчиком обозначение противоречило честной практике.

--------------------------------

<1> Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co v. Putsch GmbH, Case C-100/02 [2004] ECR I-691.

 

Сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле Trebor Bassett Ltd. v. The Football Association <1> суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара. В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени Bon Jovi на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения <2>.

--------------------------------

<1> [1997] FSR 211.

<2> R. v. Johnstone, [2003] 1 WLR 1736.

 

В США одним из способов защиты ответчика от иска о нарушении исключительного права на товарный знак является утверждение факта описательного добросовестного использования <1>. Согласно § 33(b) (4) Закона Ланхема нарушением исключительного права на товарный знак не является его использование иным лицом не в качестве товарного знака, в том числе в качестве термина или символа, который является дискриптивным и используется честно и добросовестно, с тем чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.

--------------------------------

<1> Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp., 911 F.2d 363, 366 n. 2 (9th Cir. 1990); Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5th Cir. 1983); Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 206 n. 9 (2d Cir. 1979).

 

В американской доктрине отмечается, что как интерес правообладателя в исключительных правах, так и интерес иного субъекта в ограниченном доступе к обозначению могут способствовать конкуренции и обеспечению потребительских интересов. В таком случае принципиально важная задача - установление четких границ исключительного права. Использование сходного с чужим товарным знаком обозначения может информировать потребителей или ввести их в заблуждение. Классическое добросовестное использование имеет место тогда, когда субъект использует чужое обозначение не в качестве указателя на источник происхождения товара, что может ввести потребителей в заблуждение, а для того, чтобы описать продукт, предоставить информацию. Каждый классический спор о добросовестном использовании представляет собой столкновения двух задач: недопущения введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров и поддержания конкуренции посредством раскрытия информации об альтернативах. В таком случае приходится взвешивать про- и антиконкурентные эффекты.

Например, в деле Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc. <1> истец являлся производителем леденцов под названием SWEETART. Данное обозначение представляло собой неоспоримый товарный знак <2> (incontestable trademark). Ответчик - компания Ocean Spray Cranberries производила клюквенный сок, который рекламировался как "sweet tart" (сладкий пирог). Истец требовал запретить ответчику использовать товарный знак. Ответчик утверждал, что использовал обозначение для характеристики своего продукта. Суд отказал в удовлетворении иска, отметив, что "использование сходного обозначения иным субъектом для того, чтобы правдиво описать свой собственный продукт, не представляет собой нарушения, даже если такие его действия привели к введению потребителей в заблуждение". При рассмотрении данного дела было отмечено, что по закону Ланхема не имеет значения, является ли товарный знак Swee Tart сам по себе описательным. Суд первой инстанции не должен бьл рассматривать данный вопрос. Потенциальный описательный характер сладкого пирога не лишает Sunmark каких-либо прав на защиту своего знака "Swee Tarts", поскольку товарный знак является неоспоримым. Ocean Spray не оспаривало действительность товарного знака; он ссылался на свое право использовать обозначение в качестве описательной фразы в соответствии с § 1115 (b) (4). Ответчик использовал данное обозначение в качестве описания своего продукта.

--------------------------------

<1> Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055, 1059-60 (7th Cir. 1995).

<2> Согласно закону Ланхема зарегистрированный товарный знак приобретает статус неоспоримого по истечении 5 лет его использования. В таком случае не могут быть оспорены действительность товарного знака, факт его регистрации, исключительное право правообладателя на использование обозначения в отношении товаров (услуг).

 

В другом деле суд признал описательным использование ответчиком фразы "The dentists' choice for fighting cavities" при рекламе зубной пасты. Как следствие, он отказал в удовлетворении иска о нарушении исключительного права на товарный знак DENTISTS CHOICE, зарегистрированные в отношении зубных щеток <1>.

--------------------------------

<1> Wonder Labs, Inc. v. Procter & Gamble Co., 728 F. Supp. 1058, 1062-64 (S.D.N.Y. 1990).