Взыскание фактически понесенных убытков.

Основу данного способа расчета составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. Германские правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально германским судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака.

Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

Вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

Большая часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

Взыскание суммы предполагаемой лицензии.

Размер убытков в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака здесь не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, известность товарного знака у потребителей.

В соответствии с § 35 Закона США "О товарных знаках" (§ 1117 Кодекса США) в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель может рассчитывать на возмещение ему: 1) любых убытков, которые он понес; 2) прибыли, полученной ответчиками; 3) судебных издержек. Суду при этом предоставляются дискреционные полномочия по увеличению рассчитанной компенсации максимум в три раза, при условии что данная мера продолжает носить компенсационный, а не штрафной характер. Как правило, подобная тройная компенсация взыскивается при наличии умысла в действиях нарушителя, намерения ввести потребителей в заблуждение <1>.

--------------------------------

<1> Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Wiley, 2003. P. 329.

 

В деле George Basch Co. Inc. v. Blue Coral Inc. суд подчеркнул необходимость учета таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения, степень его вины, возможность восстановить положения истца посредством других мер, роль конкретного ответчика в нарушении, поведение истца, соблюдение им принципа чистых рук. В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика <1>.

--------------------------------

<1> 968 F.2d. 1532 (2d Cir. 1992).

 

Применяемые в американском праве подходы в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:

- возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;

- взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;

- расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака. Как правило, американскими судами удваивается сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения.

К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери: 1) снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя; 2) снижение цен на такие товары; 3) потеря гудвилла или будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для того, чтобы преодолеть путаницу относительно производителя товаров, вызванную нарушением прав на товарные знаки.

При расчете убытков в зависимости от полученной нарушителем прибыли суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-upcosts), арендной платы.

В правовой системе Бельгии в тех случаях, когда истец не коммерциализирует товары, ему отказывается во взыскании упущенной выгоды. Максимум, на что он может рассчитывать, - выплата суммы роялти, которую он мог бы получить, если бы ответчик обратился к нему за разрешением использовать товарный знак. Аналогичное правило получило распространение и в правопорядке ФРГ.

В Венгрии, если истец пытается истребовать упущенную выгоду, он должен доказать использование товарного знака в отношении конкретных товаров. Если он рассчитывает на выплату "потерянных роялти", он должен продемонстрировать сложившуюся лицензионную практику. Это требует от заявителя представления в суд заключенных в Венгрии лицензионных соглашений, которые касаются аналогичных или идентичных товаров.

Компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак. Компенсация как особая мера ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак предусмотрена частью четвертой ГК РФ. Ранее, с 2002 г., компенсация предусматривалась Законом о товарных знаках.

Компенсация может применяться наряду с иными общими или специальными мерами защиты. Исключением является взыскание убытков: компенсация может быть альтернативой взысканию убытков, но одновременное заявление требований и о взыскании убытков, и о взыскании компенсации не допускается.

Условием применения данной меры ответственности является противоправность поведения, при этом компенсация может быть взыскана независимо от наличия вреда (убытков). Поэтому правообладателю нет необходимости доказывать их причинение и размер, ему достаточно доказать факт нарушения своего исключительного права. Однако размер причиненных убытков может иметь значение в качестве подлежащего учету обстоятельства дела при определении судом размера компенсации <1>. В зависимости от конкретных обстоятельств назначенная судом сумма компенсации в ряде случаев может превысить действительно причиненные правообладателю убытки.

--------------------------------

<1> См.: п. 14 Обзора арбитражной практики от 13 декабря 2007 г. N 122.

 

Компенсация может определяться:

1) в твердой сумме, в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, либо

2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо

3) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Выбор одного из возможных способов расчета производится правообладателем.

В том случае, если правообладатель выбрал один из способов расчета компенсации (например, потребовал взыскания компенсации в размере двукратной стоимости контрафактных товаров), он не может в дальнейшем по тому же случаю нарушения в отношении не учтенного при расчете компенсации товара требовать ее взыскания исходя из твердой суммы <1>. Эта практика была закреплена в Обзоре ВС РФ от 23 сентября 2015 г. (п. 35), где указывается, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

--------------------------------

<1> См., например: Постановления СИП от 4 апреля 2014 г. по делу N А40-82573/2011, от 27 мая 2014 г. по делу N А50-15743/2013.

 

Конкретный размер компенсации определяется судом в каждом случае на основании установленных законом критериев: характера нарушения и соблюдения требований разумности и справедливости.

При определении размера компенсации также учитываются другие обстоятельства, в частности однократность или повторяемый характер нарушения, срок использования, размер причиненного правообладателю ущерба <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановления СИП от 19 марта 2014 г. по делу N А50-10782/2013 и от 27 марта 2014 г. по делу N А50-10783/2013.

 

Согласно п. 43.3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 судам при применении норм абз. 2 ст. 1301 ГК РФ, касающегося пределов размера компенсации, рекомендуется исходить из того, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом.

При нарушении одним действием исключительных прав на несколько результатов товарных знаков размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый товарный знак <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

 

В данном случае речь идет именно об используемых обозначениях, а не о количестве материальных объектов, в которых выражены такой результат или такое средство. Например, в случае, когда на одну единицу товара нанесено несколько товарных знаков, количество нарушений определяется количеством использованных товарных знаков, а не единиц товара.

Судебная практика. В торговой точке, принадлежащей ответчику, были приобретены товары - три фигурки "Смешарики", выполненные в виде объемных фигур, имитирующих обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированными на истца товарными знаками N 384580 ("Бараш") и N 321868 ("Кар-Карыч").