А) если замена Признаков эквивалентами не меняет сущности изобретения;

Апелляционная палата (предшественник Палаты по патентным спорам Роспатента) при рассмотрении возражения против свидетельства на полезную модель N 573 "Аудиторная доска" установила, что вся совокупность признаков, приведенных в формуле полезной модели, за исключением одного из альтернативных признаков, не нова, а вторая совокупность признаков, включающая данный альтернативный признак, соответствует условию патентоспособности "новизна". На этом основании Апелляционная палата удовлетворила возражение против выдачи патента, но признала его недействительным частично и вынесла решение о выдаче патента с измененной формулой полезной модели, в которой остались признаки только того варианта исполнения полезной модели, новизна которого не была опорочена (вторая совокупность признаков с альтернативным признаком).

В дальнейшем обладатель патента "усеченной" по объему прав полезной модели попытался в судебном порядке предъявить претензии к третьим лицам с указанием в исковом заявлении на эквивалентность признаков, которые были исключены из формулы патента, но именно с которыми третьи лица выпускали аналогичные изделия.

Таким образом, обладатель патента на полезную модель попытался распространить объем исключительного права на тот вариант исполнения полезной модели, который не соответствовал условию патентоспособности "новизна". В данном случае суд совершенно справедливо не признал иск обоснованным, так как такое расширенное толкование объема прав приводило к охвату ранее известных изделий, выпускавшихся задолго до даты приоритета полезной модели, и на основании известности которых объем прав по патенту уменьшался.

Иная ситуация, когда доктрина эстоппель не была принята во внимание, имела место при рассмотрении судебного спора об использовании изобретения "Фиточай" по патенту Российской Федерации N 2178649.

Независимый пункт формулы изобретения изложен в следующей редакции:

Фиточай, состоящий из растительной основы и натурального или идентичного натуральному ароматизатора, отличающийся тем, что растительная основа содержит 40 - 70% лепестков гибискуса <157> и 20 - 35% кассии, а ароматизатор содержится в количестве 0,1 - 40%, причем в случае использования ароматизатора, идентичного натуральному, его содержание составляет до 10%, в случае использования натурального фруктового или плодового ароматизатора его содержание составляет до 30%, а в случае использования ароматизатора в виде травы его содержание составляет до 40%.

--------------------------------

<157> Гибискус (Hibicus L.) - род растений из семейства мальвовых, около 150 видов; кустарники (реже одно- или многолетние травы) с разрезными листьями и крупными цветами. В африканской народной медицине используют как противосудорожное, бактерицидное, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, противовоспалительное средство, а также как средство при мокнущих экземах.

 

Признавая правонарушение со стороны ответчика, суд не принял во внимание так называемую историю файла заявки по выданному патенту, в которой находились экспертные документы с оценкой конкретных признаков, обусловивших признание изобретения патентоспособным в сравнении с известным уровнем техники. Такую оценку, еще до рассмотрения спора о правонарушении в суде, дала Палата по патентным спорам при рассмотрении возражения, в котором была сделана попытка аннулировать патент. Тогда решением от 15.03.2007 Палата по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении возражения, отметив следующее:

Анализ источников [1] и [2] показал, что ни один из них не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента, включая характеристику назначения. В растительном чае, известном из источников [1] и [2], используют соцветия гибискуса, а в оспариваемом патенте лепестки гибискуса, т.е. компонент иного состава, поэтому утверждение лица, подавшего возражение, об идентичности этих признаков неправомерно.

Кроме того, количества соцветий гибискуса (12,3%) и листа сенны (46,2%), известные из источников [1] и [2], не попадают в количественный интервал оспариваемого патента (лепестки гибискуса 40 - 70%, кассия (сенна) 20 - 35%). Таким образом, следует констатировать, что растительному чаю, известному из источников [1] и [2], не присущи признаки, идентичные всем признакам фиточая по независимому п. 1 формулы оспариваемого патента.

Однако при рассмотрении спора в суде об использовании изобретения мотивы решения Палаты по патентным спорам, послужившие основанием для сохранения патента, не были приняты во внимание при использовании доктрины эквивалентов, на основании которой суд признал правонарушение <158>.

--------------------------------

<158> Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.04.2009 N КГ-А40/10092-08 по делу N А40-62219/06-15-497.

 

В ходе проведенной судом апелляционной инстанции судебно-биологической экспертизы было установлено, что различие между чаем, запатентованным истцом, и чаем RED-SLIM TEA, производимым ответчиком, состоит в использовании первым в своем составе чая лепестков гибискуса, а вторым - фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса. Указанные различия расценены экспертом, проводившим судебно-патентоведческую экспертизу, как не позволяющие судить об идентичности продукта, запатентованного истцом, и продукта, производимого и распространяемого ответчиками.

Суд кассационной инстанции отметил, что вывод эксперта о различии понятий "лепестки гибискуса" и "чашелистики и листочки подчашия гибискуса" опровергается иными собранными по делу доказательствами <159>. Хотя весьма любопытно, как можно доказать равенство указанных понятий между собой, когда они имеют совершенно различные значения, если обращаться к профессиональным справочникам по ботанике и растениеводству.

--------------------------------

<159> К сожалению, с этими доказательствами ознакомиться не удалось.

 

Парадокс данного утверждения состоит в том, что еще в решении от 15.03.2007 Палаты по патентным спорам действительность патента сохранена на основании того, что в более ранних источниках информации раскрыто использование составов чаев, включающих иные признаки, а именно цветки гибискуса или соцветия гибискуса, а не лепестки гибискуса, входящие в качестве признаков в патентную формулу рассматриваемого изобретения.

Суд кассационной инстанции признал обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что "содержание в чае RED-SLIM TEA фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая".

Каким образом можно судить об эквивалентности содержания (в контексте - количественные признаки), если содержимое (в контексте - качественные признаки) различно, понять невозможно.

Сложно, не видя всех документов по делу, судить о корректности применения доктрины эквивалентов, но нельзя не обратить внимание на следующее.

Содержание конкретных понятий в любой отрасли знания определяется соответствующими профессиональными справочниками, а не заключениями экспертов или мнениями судей. Из справочников по растениям следует, что лепестки, чашелистики и листочки подчашия не являются обозначениями одних и тех же частей растения, а потому никак не могут являться по содержанию одним и тем же понятием.

Суд не принял во внимание, что чаи с использованием фрагментов именно чашелистиков и листочков подчашия гибискуса использовались задолго <160> до приоритета изобретения по патенту N 2178649, и объем предоставленных исключительных прав не мог изначально включать указанные известные признаки чаев. Более того, при рассмотрении спора о действительности патента именно указанная разница в используемых частях растений обусловила сохранение патентоспособности изобретения. Последнее уже должно по доктрине эстоппель исключать возможность применения доктрины эквивалентов для толкования объема прав в сторону такого его расширения, в которое попадают ранее известные продукты.

--------------------------------

<160> В чем ответчик пытался убедить суд.

 

Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий издал в 1979 г. обязательные для применения инструктивно-методические материалы "Порядок подготовки, заполнения и утверждения документов, оформляемых при выплате вознаграждения авторам за использованные изобретения и рационализаторские предложения и выплате премий за содействие изобретательству и рационализации". В названном Порядке в п. 4.13 "Заключение об эквивалентности использованных в объекте технических решений признакам формулы изобретения" приведены следующие условия применения доктрины эквивалентов:

4.13.1. Заключение составляется только в тех случаях, когда при использовании изобретения имеет место замена одного или нескольких признаков, указанных в формуле изобретения, другими взаимозаменяющими элементами (эквивалентами).

4.13.2. Эквивалентной замена признаков, указанных в формуле изобретения, другими техническими решениями, элементами признается только при соблюдении следующих условий: