Представление других примеров и новых эффектов.

5.3.4 Представление других примеров и новых эффектов.

На поправку путем представления других примеров нужно всегда смотреть очень тщательно в свете общих рассмотрений, описанных в общих чертах в параграфах VI, 5.3 к 5.3.3. То же самое относится к представлению заявлений новых (то есть ранее не упомянутых) эффектов изобретения, таких как новые технические преимущества. Например, если изобретение, как первоначально представлено, связано с процессом для чистки шерстяной одежды, которая состоит из обработки одежды определенной жидкостью, заявителю не разрешается впоследствии представить в описание утверждение о том, что процесс также имеет преимущество защиты одежды против повреждения ее молью.

Выявление нового свойства жидкости - защищать от повреждения одежды молью - это новое знание, которое, если оно не вытекает из известных свойств жидкости влиять на жизнедеятельность моли, может представлять собой новое изобретение.

А что говорит по данному поводу Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы?

Представим два пункта, содержание которых, как мне представляется, вполне доступно для их понимания.

20.15. Если технический признак конкретно раскрыт в первоначальной заявке, но его эффект не упоминается или упоминается не в полной мере, при этом специалисту в данной области техники понятно, о чем идет речь, разъяснение этого эффекта, представленное позже, не противоречит статье 34(2)(b).

20.18. Также следует иметь в виду, что любое изменение формулировки или дополнительное введение технической проблемы, решаемой изобретением, отвечают статье 34(2)(b). Например, в случае ограничения притязаний для удовлетворения изобретения изобретательскому уровню рекомендуется уточнить заявленную проблему, чтобы подчеркнуть эффект, достигаемый этим ограниченным изобретением, по сравнению с известным уровнем техники. Следует помнить, что такое уточнение возможно только в случае, если специалист в данной области техники легко сможет логически вывести выявленный эффект из материалов первоначально поданной заявки (см. параграфы 20.15 и 20.16).

Обратим внимание на сказанное: "легко сможет логически вывести выявленный эффект". Приведенный пример с крышкой канализационного люка как раз иллюстрирует изложенные условия выведения ранее не указанного технического эффекта.

Будем полагать, что российская экспертиза воспримет изложенное и эксперты не станут отрицать принципиальную возможность уточнения технического результата в дополнительных материалах в процессе диалога с заявителем по существу изобретения, если вновь приводимый технический результат будет вытекать из ранее представленных сведений о заявленном изобретении, при этом новая информация об изобретении в описание выдаваемого патента вноситься не должна.

При изначально корректном изложении именно технического результата в том виде, как он определен административными регламентами, больших проблем при уточнении именно технического результата возникать не должно. Для тех же, кто привык под видом технического результата "загонять" в описание заявки все что угодно, кроме технического результата, могут наступить тяжелые времена. Прогресс в обществе достигается не тогда, когда на рынок вываливается очередное нечто, а когда это нечто обеспечивает определенный эволюционный результат, и тогда изобретатель заслуживает получения патентной монополии. Полный отрыв декларируемого в заявке технического результата от оценки промышленной применимости способствует злоупотреблениям и последующим махинациям, так как недостижение обещанного технического результата, благодаря которому собственно патент и был выдан, не является основанием для прекращения действия патента по этому основанию.

Если доказанная очевидность технического результата является основанием для отрицания изобретательского уровня, то доказанная недостижимость технического результата должна служить основанием для отрицания изобретательского уровня, и неважно когда - при экспертизе по существу или при опротестовании патента. Последнее следует особо подчеркнуть, поскольку если в процессе экспертизы заявки по существу заявитель может уточнять технический результат, то после публикации сведений о выданном патенте такой возможности не будет.

Технический результат - одна из составляющих сущности изобретения. Технический результат и сущность изобретения не должны рассматриваться в отдельности. Сущность изобретения, в том числе и технический результат, должны полно, ясно и однозначно отражаться в описании изобретения. Изменения технического результата по сравнению с представленным в первоначально поданной заявке не должны менять суть технического результата (корректировка возможна).

2. Оценка изменения сущности. Изменения в виде исправлений и уточнений могут вноситься как по инициативе заявителя, так и в соответствии с замечаниями или рекомендациями экспертов Роспатента. Общим условием принятия изменений является неизменность представляемой в них сущности заявленного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Ранее согласно п. 1 ст. 20 Патентного закона Российской Федерации в отношении изобретений и полезных моделей отсутствие признаков определялось только по описанию, представленному при подаче заявки, и по формуле, если заявка на дату подачи содержала формулу. Данное ограничение на практике исключало возможность использовать чертежи для уточнения признаков. Пункт 1 ст. 1378 ГК РФ уже не содержит такого ограничения, и раскрытие признаков определяется в отношении документов, послуживших основанием для установления приоритета, что позволяет использовать не только признаки из описания, но и признаки из чертежей, но только при условии, что они (признаки) однозначно на чертежах идентифицируются.

Все будет определяться качеством и полнотой чертежей и их соответствием требованиям, предъявляемым к формату изображения рабочих чертежей. Например, когда из чертежей совершенно однозначно следует, что деталь X имеет в сечении форму круга, и если из всех сечений на чертежах и их обозначений типа A = B следует, что данная деталь X в сечении имеет форму круга, а не иную, должно допускаться внесение в формулу изобретения уточнения в виде словесного признака - деталь X в поперечном сечении имеет форму круга. Аналогичная ситуация имеет место в отношении электрических схем, на которых признак, не упомянутый в описании, изображен на чертежах символом, предусмотренным соответствующим государственным стандартом (условные изображения сопротивлений, конденсаторов и т.п.).

Аналогичным образом следует подходить к ситуации, когда в описании изобретения словесно сказано только то, что поверхность обрабатывают реагентом, а на чертеже показана схема обработки поверхности и указано: "реагент - соляная кислота" или "реагент - кислота HCl". В данном случае признак - соляная кислота, несмотря на его отсутствие непосредственно в описании заявленного изобретения, может быть включен в формулу изобретения, так как он однозначно раскрыт на чертеже. Очевидно, что такое включение признака в формулу изобретения имеет смысл только в ситуации, когда его отсутствие приводит к общей оценке заявленного изобретения как непатентоспособного по различным причинам.

Именно такой подход к использованию признаков, отображенных на чертежах, предусмотрен во втором абзаце п. 3.9 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве.