Договор уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности

 

Обладателю имущественных прав на объект интеллектуальной собственности принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом (п. 1 СТ.983 ГК). Обладатель исключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться им иным образом (там же п. 2).

Основной формой передачи имущественных прав в сфере интеллектуальной собственности является договор. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 СТ. 390 ГК).

Договор должен содержать предмет договора, фиксировать участников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В определенных случаях договоры (например, договоры об уступке прав, лицензионные договоры) подлежат регистрации.

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лицами являются договоры об уступке прав, лицензионные договоры, авторские договоры.

Основными договорными конструкциями, используемыми в сфере оборота исключительных прав, являются договор уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности, лицензионный договор, договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности и договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

По договору уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности одна сторона — правообладатель отчуждает другой стороне исключительное право на соответствующий объект права интеллектуальной собственности.

Заключение договора об уступке прав означает полную передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последствиями. Происходит, таким образом, смена правообладателя.

Предметом такого договора является уступка (отчуждение) исключительного права или его части, если это допускается законом, на результат интеллектуальной деятельности (например, произведение литературы (науки, искусства), изобретение, полезную модель, промышленный образец и др.) или приравненный к нему объект (например, фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания).

Существенными условиями такого договора признаются: условие о его предмете; условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида (такие в действующем законодательстве отсутствуют), а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Если между сторонами договора уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности в форме, требуемой законодательством, не достигнуто соглашение по всем существенным условиям такого договора, он считается не заключенным.

Договор уступки исключительного права на объект права интеллектуальной собственности заключается в письменной форме, а в случае если он заключается в отношении объекта права промышленной собственности, права на который удостоверены патентом (свидетельством), — подлежит обязательной регистрации в патентном органе. Не подлежат регистрации в патентном органе договоры уступки исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания; об их заключении патентный орган должен быть лишь уведомлен.

Общие требования к регистрации договоров уступки исключительных прав на объекты права промышленной собственности установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 года № 346 «0 регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Договоры уступки исключительных прав на объекты права интеллектуальной собственности подразделяются на патентные и беспатентные. Первые заключаются в отношении объектов, права на которые удостоверены патентом (свидетельством), вторые — в отношении объектов, правовая охрана которым предоставлена в связи с их созданием, а не прохождением процедуры регистрации, установленной законодательством.

В отношении отдельных объектов права интеллектуальной собственности допускается частичная уступка исключительного права. К таким объектам относятся произведения литературы (науки, искусства), компьютерные программы, базы данных, исполнения, фонограммы, передачи организаций эфирного (кабельного) вещания.

Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) может быть уступлено не только в отношении всех товаров (работ, услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), но и в отношении их части. Уступка исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара (работы, услуги) или его изготовителя (лица, ее выполняющего, оказывающего).

В отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем допускается лишь уступка исключительного права в целом.

Уступка исключительного права на географическое указание (наименование места происхождения товара, указание происхождения товара) не допускается. Не допускается уступка исключительного права и на фирменное наименование, кроме его уступки в случае отчуждения предприятия в целом.

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

 

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации участников гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект права интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК).

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта права интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Предметом лицензионного договора является предоставление разрешения использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности (например, произведение литературы (науки, искусства), компьютерную программу, базу данных, изобретение, полезную модель, промышленный образец и др.) или приравненный к нему объект (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) определенным способом или определенными способами.

Существенными условиями лицензионного договора признаются: условия о предмете и о сроке, в течение которого разрешается использовать объект права интеллектуальной собственности, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Учитывая, что в соответствии с законодательством лицензионный договор лишь предполагается возмездным, условие о вознаграждении в нем, в отличие от аналогичного условия в авторском договоре, существенным не является. В лицензионном договоре, заключенном в отношении товарного знака (знака обслуживания), должно содержаться условие о том, что качество товаров (услуг, работ) лицензиата будет не ниже качества товаров (услуг, работ) лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Если между сторонами лицензионного договора в форме, требуемой законодательством, не достигнуто соглашение по всем существенным условиям такого договора, он считается не заключенным.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, а в случае если он заключается в отношении объекта права промышленной собственности, права на который удостоверены патентом (свидетельством), или в отношении секретов производства (ноу-хау), относящихся к продукту или способу в любой области техники, — так же, как и договор уступки исключительного права на объект права промышленной собственности, подлежит обязательной регистрации в патентном органе. Не подлежат регистрации в патентном органе лицензионные договоры, заключенные в отношении товарных знаков и знаков обслуживания; об их заключении патентный орган должен быть лишь уведомлен.

Общие требования к регистрации лицензионных договоров, заключаемых в отношении объектов права промышленной собственности установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2009 года 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

В зависимости от основания возникновения исключительного права на объект права интеллектуальной собственности, в отношении которого заключен лицензионный договор, лицензионные договоры подразделяются на патентные и беспатентные. В зависимости от объема предоставляемых прав лицензионные договоры подразделяются на исключительные и неисключительные лицензии. В зависимости от цели использования объекта, в отношении которого заключен лицензионный договор, выделяют лицензии на производство и лицензии на сбыт, а также лицензии на производство и сбыт. Также законодательство предусматривает открытые и принудительные лицензии. Законодательством допускаются и иные виды лицензионных договоров.

К патентным лицензионным договорам относятся лицензионные договоры, заключаемые в отношении объектов, права на которые удостоверены патентом (свидетельством). Патентные лицензионные договоры заключаются в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания и др.

К беспатентным лицензионным договорам относятся договоры, заключаемые в отношении объектов, правовая охрана которым предоставляется в связи с их созданием, а не прохождением процедуры регистрации, установленной законодательством. Беспатентные лицензионные договоры заключаются в отношении произведений литературы (науки, искусства), компьютерных программ, баз данных, исполнений, фонограмм и др.

В соответствии с неисключительной лицензией лицензиату предоставляется право использования объекта права интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам. Неисключительную лицензию также именуют простой лицензией.

По исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта права интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не переданной лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам. Следует отметить, что, если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

В отношении отдельных объектов права промышленной собственности законодательство допускает выдачу принудительных и открытых лицензий.

Так, в соответствии со ст. 38 Закона о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения в течение 5 лет (полезной модели, промышленного образца — в течение 3 лет) с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение (полезную модель, промышленный образец), в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в Верховный Суд Республики Беларусь с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Согласно ст. 37 названного законодательного акта патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования ходатайство о предоставлении любому лицу права использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) на условиях простой неисключительной лицензии (открытая лицензия). Лицо, желающее использовать указанное изобретение (полезную модель, промышленный образец), вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

В соответствии со ст. 27 Закона о патентах на сорта растений при неиспользовании или недостаточном использовании сорта растения на территории Республики Беларусь по истечении трехлетнего срока с даты внесения сорта в Реестр охраняемых сортов лицо, желающее и готовое использовать охраняемый сорт, при невозможности заключения с патентообладателем лицензионного договора может обратиться в Верховный Суд Республики Беларусь с иском о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии с указанием пределов использования сорта, размера, срока и порядка платежей, а также количества передаваемого посадочного материала охраняемого сорта.

В выдаче принудительной неисключительной лицензии может быть отказано, если патентообладатель докажет, что неиспользование или недостаточное использование сорта обусловлено уважительными пр ичинами. В силу ст. 26 названного законодательного акта патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования заявление о предоставлении любому лицу права использования охраняемого сорта на условиях неисключительной лицензии (открытая лицензия). Лицо, изъявившее желание использовать охраняемый сорт, обязано заключить с патентообладателем лицензионный договор.

Законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность выдачи принудительных лицензий также в отношении топологий интегральных микросхем.