Ліцензійні угоди, їх структура та класифікація

Провідну роль у комерціалізації інтелектуальної власності за сучасних умов відіграють ліцензійні угоди, які інтенсивно розвиваються у ринковій економіці розвинених країн. Водночас поступово формується глобальний ринок ліцензій як специфічна форма обміну результатами інтелектуальної діяльності. Купівля-продаж ліцензій на науково-технологічні досягнення світового рівня є важливим чинником прискорення економічного розвитку національних держав, подолання структурних диспропорцій та відставання у тій чи іншій сфері суспільного виробництва. Крім того, придбання ліцензій уможливлює економію часу та ресурсів, необхідних для проведення власних досліджень і розробок, сприяючи зміцненню конкурентних переваг в інших, не менш важливих сферах господарської діяльності.

З 1980 по 1990 р. загальна сума надходжень від продажу ліцензій у розвинених країнах зросла з 12,5 млрд. до 25,1 млрд. дол. У США доходи від ліцензування прав інтелектуальної власності підвищились із 15 млрд. дол. у 1990 p. до 100 млрд. дол. у 1998 р., а до 2005 p. їх обсяг прогнозувався на рівні 500 млрд. дол.³. Серед найуспішніших компаній — IBM та "Texas Instruments", які отримали від ліцензування патентів лише у 2000 р. 1,7 млрд. та 500 млн дол. відповідно.

Ліцензійна угода — це угода щодо передачі власником об'єктів інтелектуальної власності певних прав на їх використання своєму контрагенту в передбачених угодою межах. Таким чином, ліцензійна угода є договором про своєрідну оренду патенту (монопольну чи колективну). Надання ліцензії є комерційною операцією, суб'єктами якої виступають ліцензіар та ліцензіат.

Ліцензування — це процес видачі дозволу на здійснення певної діяльності. Розрізняють два основні види ліцензуван­ня, що стосуються конкурентної політики уряду:

1) ліцензування конкретних видів діяльності, пов'язане з наданням юридичним або фізичним особам права займатись певним видом професійної чи виробничої діяльності, надава­ти певні послуги тощо;

2) ліцензування у сфері інтелектуальної власності, за якого власники прав на об'єкти авторського права чи промислової власності надають дозвіл на їх використання іншим особам в обмін на фіксований гонорар чи частку отриманого прибутку.

Ліцензіар — продавець ліцензії, юридична або фізична особа, яка зобов'язується передати права на використання об'єкта інтелектуальної власності за певну винагороду відповідно до передбачених ліцензійною угодою умов.

Ліцензіат — покупець ліцензії, юридична або фізична особа, яка купує права на використання об'єктів інтелектуальної власності у межах, передбачених ліцензійною угодою.

Об'єктами ліцензійних угод можуть бути: авторські права; програми для ЕОМ і бази даних; товарні знаки; патентні права; ноу-хау, інжинірингові послуги тощо.

Ліцензія (від лат. licentio — свобода, право) — дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір — угода, за якою продавець виключних майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) надає покупцеві (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання цього об'єкта протягом певного періоду в обумовлених угодою межах за відповідну винагороду.

Специфічними ознаками ліцензійного договору є такі: запропонований до продажу інтелектуальний продукт є нематеріальним; ліцензіат набуває права на використання визначених договором майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності; матеріальні об'єкти, що передаються за ліцензійним договором, є лише носіями інформації, що є інтелектуальною власністю; основний елемент об'єкта ліцензії — патентне право, не стає майновою власністю покупця, а передається йому в тимчасове користування на певний термін; власник патенту в разі видачі ліцензії зберігає за собою майнові права на об'єкт інтелектуальної власності.

Згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України ліцензійний договір — це угода, на основі якої власник об'єкта права інте­лектуальної власності (ліцензіар) надає фізичній чи юридич­ній особі (ліцензіату) дозвіл на здійснення в певному місці та протягом певного терміну однієї чи кількох дій, на які має виключне право ліцензіар, при цьому ліцензіат зобов'язується сплатити певну винагороду ліцензіару за надання права на використання об'єкта інтелектуальної власності.

У ліцензійному договорі зазначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта Інтелектуальної власності, способи його використання, територія, термін, на який передаються права, розмір, порядок і термін виплати винагороди тощо. При цьому ліцензія на використання об'єкта Інтелектуальної власності не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Така реєстрація можлива, коли цього вимагає ліцензіат або ліцен­зіар.

Якщо твір, права на який передаються, втілений на ма­теріальному носієві, то майнові права переходять до ліцензіата в момент передачі цього носія, що оформляється наклад­ною чи актом. Способом передачі комп'ютерної програми є її інсталяція на вінчестер комп'ютера користувача з компакт-диска ліцензіара, підтверджена відповідним актом. Одним зі способів передачі літературного художнього твору може бути його передача через Інтернет, підтверджена ліцензією та приймальним актом.

Цивільний кодекс України регламентує укладення дого­вору комерційної концесії, предметом якого є право на ви­користання об'єкта інтелектуальної власності (торговельної марки, промислового зразка, винаходу, твору, комерційної таємниці тощо). Специфіка такої угоди пов'язана з тим, що її контрагентами є суб'єкти підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 1115 Цивільного кодексу України за дого­вором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за пев­ну плату право користування (відповідно до її вимог) належни­ми цій стороні правами з метою виготовлення та (або) прода­жу певного виду товару та (або) надання послуг.

У сфері інтелектуальної власності розрізняють такі види ліцензій: патентні — дозвіл на використання об'єктів інтелектуальної власності, захищених патентами; на товарні знаки — дозвіл на використання засобів індивідуалізації товарів і послуг; дозволи на використання твору, що надається власником авторського права.

Обсяг прав, які передаються ліцензіаром, визначається видом ліцензії. Система ліцензій, які використовуються у розвинених країнах за сучасних умов, є складною і може бути структурована за різними критеріями.

Залежно від обсягу прав, що передаються ліцензіату, розрізняють такі види ліцензій:

— невиключні (прості), за яких ліцензіар надає ліцензіату право на використання об'єкта інтелектуальної власності, зберігаючи за собою всі права, зокрема право надання таких самих ліцензій третім особам. Таким чином, за умов надання невиключної ліцензії ліцензіаром може бути власник як патенту, так і виключної ліцензії. При цьому ліцензіари та ліцензіати конкурують між собою. Відтак невиключні ліцензії, як правило, надаються тоді, коли е постійний попит на продукцію, що виготовляється із застосуванням запатентованого об'єкта інтелектуальної власності;

— виключні (повні), за яких ліцензіату надається виключне право на використання об'єкта інтелектуальної власності в повному обсязі (на монопольних засадах), на визначеній території і на обумовлений строк. При цьому виключається можливість використання ліцензіаром цього об'єкта у частині, що передається ліцензіату, а також видачі ліцензії на його використання іншими особами на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав. За виключною ліцензією право на використання об'єкта інтелектуальної власності належить виключно ліцензіату, який отримує право і на видачу субліцензії. Водночас права ліцензіата на використання об'єкта інтелектуальної власності, отримані за виключною ліцензією, обмежуються терміном і територією дії угоди, а також зазначеним у ній способом використання;

— повні, за яких ліцензіат отримує всі права на використання об'єкта інтелектуальної власності без обмеження території на весь термін дії договору;

— субліцензії, за яких ліцензіат надає права на використання об'єкта інтелектуальної власності, отримані на основі володіння повною або виключною ліцензією, іншій особі, за умов, що це не суперечить його угоді з ліцензіаром. У разі надання субліцензії відповідальність перед ліцензіаром несе ліцензіат, який надав цю ліцензію. За умов ринкової економіки субліцензування відіграє важливу роль, уможливлюючи задоволення попиту на продукцію, виготовлену із застосуванням запатентованого об'єкта інтелектуальної власності, за умов, що ліцензіат сам не в змозі задовольнити потреби споживачів.

— опціони, за яких ліцензіат отримує право на більш детальне ознайомлення з об'єктом інтелектуальної власності (наприклад, технічною документацією) з метою прийняття рішення щодо доцільності придбання ліцензії.

Опціони з'явились у практиці договірних ринкових відно­син наприкінці60-хроківXXст. За сучасних умов вони відігра­ють важливу роль на ринку об'єктів Інтелектуальної власності, оскільки можливості комерційної реалізації та цінність вина­ходів, корисних моделей, комерційних зразків часто визнача­ються в період дії опціонної угоди.

Опціонна угода — попередня домовленість, згідно з якою потенційному покупцю ліцензії надається першочергове право протягом визначеного терміну вирішити питання щодо доціль­ності її придбання. За цих умов потенційний ліцензіат отримує можливість оцінити власні ризики на основі детальнішого озна­йомлення з перевагами об'єкта ліцензування, можливостями його виготовлення, перспективами комерційної реалізації і тощо. Водночас він зобов'язується забезпечувати конфіден­ційність інформації, отриманої від ліцензіара.

Особливістю опціонної угоди є те, що вона виступає як по­передній етап реалізації ліцензії, який може тривати від 1 до 2,5 років на відплатній основі. Це означає, що обмеження прав ліцензіара щодо продажу ліцензії іншим особам протягом дії опціонної угоди компенсується винагородою, яку виплачує лі­цензіат відповідно до досягнутої домовленості. Ця винагорода зараховується як перший внесок у випадку позитивного рішен­ня ліцензіата або компенсує втрати ліцензіара за відмови по­купця від підписання ліцензійної угоди.

Найчастіше опціонні угоди укладаються у сфері купівлі-продажу ліцензій на винаходи, науково-технічні досягнення, які потребують значних капіталовкладень. Водночас у деяких га­лузях промислового виробництва (хімічній, фармацевтичній) продаж ліцензій майже неможливий без попереднього укла­дання опціонних угод.

За наявністю правової охорони об'єктів інтелектуальної власності розрізняють такі види ліцензій:

— патентні, пов'язані з угодами щодо об'єктів промислової власності, захищених охоронними документами;

— безпатентні, пов'язані з угодами щодо використання творчих рішень, які не мають правової охорони, або з терміном правової охорони, що вичерпався.

Різновидом патентних та безпатентних ліцензій є перехресні ліцензії {крос-ліцензії), які передбачають, що об'єкти інтелектуальної власності, які передаються, взаємно доповнюють один одного. За цих умов передача прав на об'єкти інтелектуальної власності оформляється однією ліцензійною угодою. Прикладом такого ліцензування може бути взаємне надання патентних прав власниками різних патентів за умов, що вони не можуть здійснювати виробничу чи комерційну діяльність, не порушуючи прав один одного.

Відповідно до правових норм та чинного законодавства розрізняють такі ліцензії:

— добровільні, які видаються ліцензіаром ліцензіату за прямою двосторонньою угодою щодо повного або часткового використання об'єкта інтелектуальної власності;

— примусові, які надаються компетентними державними органами зацікавленим особам у разі, якщо власник охоронного документа не використовує або недостатньо використовує об'єкт інтелектуальної власності без поважних причин і при цьому відмовляється надати ліцензію на його використання. Примусові ліцензії можуть надаватися в адміністративному та судовому порядках. Адміністративний порядок застосовується за умов необхідності задоволення інтересів суспільства та національної безпеки. У цьому випадку уряд відчужує права на використання об'єкта інтелектуальної власності без згоди власника. У судовому порядку примусова ліцензія видається за заявкою зацікавленої особи, якщо власник патенту або його правонаступник без поважних причин не використовував або недостатньо використовував об'єкт ліцензійної угоди. У всіх випадках власник примусової ліцензії не має виключних прав на використання об'єкта інтелектуальної власності та права на надання субліцензії;

— відкриті, які видаються на підставі офіційної заяви власника об'єкта інтелектуальної власності щодо видачі дозволу на використання цього об'єкта будь-якій зацікавленій особі. За цих умов власник прав на об'єкт інтелектуальної власності отримує від держави пільги зі сплати щорічного збору за підтримання чинності його патенту.

За об'єктами інтелектуальної власності, що є предметом угоди, ліцензії поділяються на угоди щодо купівлі-продажу винаходів, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування, ноу-хау, секретів виробництва, авторського та суміжних прав тощо.

Торгівля ліцензіями за сучасних умов є важливою складовою міжнародної торгівлі та науково-технічного обміну, роль та значення яких невпинно зростають. Ліцензійні операції є більш дохідними і менш ризиковими порівняно з прямими інвестиціями; у багатьох випадках вони є вигіднішими за фінансування власних розробок та досліджень, оскільки дають змогу зекономити час, кошти та отримати додатковий економічний ефект за рахунок швидкого впровадження нововведень. Загальновизнаними є успіхи Японії, яка протягом тривалого періоду витрачала значні кошти на придбання патентів і ліцензій, що сприяло прискоренню НТП, економії трудових та матеріальних ресурсів, зростанню загальної культури виробництва, кваліфікації працівників та підвищенню конкурентоспроможності країни у глобальному економічному середовищі.

Водночас, на думку багатьох фахівців, ліцензування має низку негативних наслідків, пов'язаних з уповільненням НТП у результаті відмови від власних науково-технічних досліджень та розробок, втрати можливостей примноження власного технічного та організаційного досвіду, посилення залежності від продавців ліцензій, необхідності дотримання вимог відповідних договорів та угод.

Найпоширенішим способом ліцензування товарних знаків за сучасних умов є франчайзинг (від лат. franchise — привілей, пільга, особливе право). Згідно з Керівництвом з франшизи, розробленим ВОІВ, франшиза є договором, згідно з яким одна особа (власник франшизи), яка має відпрацьовану систему здійснення певної діяльності, дозволяє іншій особі (користувачеві франшизи) використовувати цю систему згід­но з вимогами власника в обмін на винагороду (компенса­цію)¹. Таким чином, франчайзингова угода — це угода від­повідно до якої франчайзі (юридична, або фізична особа, що одержує ліцензію) зобов'язується здійснювати виробничу і (або) комерційну діяльність згідно з домовленостями, досяг­нутими з франчайзером (продавцем ліцензії).

Система франчайзингу органічно поєднує підприємниць­ку енергію представників малого бізнесу з ресурсами, потуж­ністю та досвідом великих корпорацій. За статистикою, у США зазнають банкрутства у перші три роки існування менше 2 % франчайзі та близько ЗО % малих підприємств на першому році існування. На кінець п'ятого року в бізнесі залишаються 20 % самостійних підприємств і 92 % франчайзі².

Договори франчайзингу укладаються найчастіше між ве­ликими фірмами із солідною репутацією і невеликими ком­паніями чи окремими підприємцями, які тільки починають власний бізнес.

Серед франчайзингових угод розрізняють:

— виробничу франшизу, за якої ліцензіар забезпечує техніч­ною інформацією та надає ліцензіату повноваження щодо виго­товлення і реалізації кінцевого продукту під своїм товарним знаком (знаком обслуговування); прикладом таких угод можуть бути угоди щодо ресторанів швидкого обслуговування;

— дистриб'юторську франшизу, яка дає змогу ліцензіатові сформувати збутову мережу для збуту своїх товарів і послуг під відповідним товарним знаком (знаком обслуговування); прикладом таких угод можуть бути угоди щодо продажу авто­мобільного пального, косметики, побутової техніки;

— ліцензійну франшизу ("оренду імені"), за якою ліцензіат отримує право на використання цінного товарного знака (гуд­вілу) при отриманні певних вимог щодо утримання точок роз­дрібного продажу цього товару (послуги), прикладом таких угод можуть бути угоди щодо надання послуг з техобслугову­вання і ремонту автомобілів.

Франчайзингові угоди вигідні покупцям ліцензії, оскільки дають змогу їм економити час за рахунок скорочення термінів створення, освоєння і впровадження нової продукції, економи­ти трудові та матеріальні ресурси, підвищувати загальну куль­туру виробництва і кваліфікацію кадрів, здійснювати підприєм­ницьку діяльність під добре відомими знаками, отримувати рекламну підтримку поради та рекомендації франчайзера. Водночас останній отримує нові можливості щодо створення широкої виробничої та дистриб'юторської мережі. Виграють також споживачі, які задовольняють потреби в новій продукції на рівні останніх досягнень науки і виробництва, користуються перевагами однотипної дистриб'юторської мережі та особис­тої зацікавленості продавців у дотриманні гарантій якості то­варів і послуг, що пропонуються на ринку.

Водночас для франчайзі франчайзингова угода має деякі негативні наслідки, зокрема уповільнення темпів інноваційного розвитку внаслідок відмови від проведення НДДКР; наявність обмежень, передбачених ліцензійним договором; контроль з боку франчайзера, потенційна можливість його банкрутства або відмова від укладання договору на новий термін тощо.

Для економіки України франчайзинг на сьогодні є порівня­но новим явищем, але він швидко поширюється завдяки гнуч­кості малого і середнього бізнесу, його здатності пристосову­ватись до постійних змін у ринковому середовищі. Водночас в Україні для законодавчого регулювання комерційних угод, відомих у зарубіжній практиці як франчайзинг, застосовуєть­ся термін "комерційна концесія". Відносини, що виникають на основі комерційної концесії, регулюються Цивільним ко­дексом України, який набрав чинності з 1 січня 2004 р.

Важливою тенденцією сучасності є скорочення терміну дії ліцензій у зв'язку зі швидким моральним старінням нових розробок за умов прискорення НТП. Як правило, ліцензійні угоди укладаються на термін до 5—7 років. Водночас термін дії ліцензій щодо ноу-хау та секретів виробництва не перевищує 3—5 років, оскільки є велика ймовірність їх розкриття в результаті промислового шпіонажу та проведення відповідних досліджень і розробок конкурентами.