Судебная практика. Лицензиар по лицензионному договору предоставил лицензиату право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом.

Стороны определили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего лица не было.

Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, констатировав, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011.

 

Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом складываются в чистом виде обязательственные правоотношения <1>.

--------------------------------

<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

 

Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, лицензии обременяют исключительные права.

Односторонний отказ от лицензионного договора. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

 

§ 3. Договор коммерческой концессии

 

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ).

Следует отметить несовершенства подобной формулировки: использовать возможно только сами объекты интеллектуальных прав, а не исключительное право. К последнему корректно применять глаголы "осуществить", "реализовать" "распорядиться". По договору коммерческой концессии пользователю предоставляются права использования комплекса объектов интеллектуальной собственности.

Как справедливо отмечается в доктрине, смысл коммерческой концессии в том, что пользователь как бы включается в систему деловой активности, организуемую другим предпринимателем. Правообладатель раскрывает пользователю свои секреты, метод производства, делится с ним своей репутацией, "маршрутами" сбыта, накопленными знаниями и опытом, ноу-хау, товарными знаками, знаками обслуживания и т.п. В итоге происходит унификация хозяйственной деятельности всех пользователей, состоящих в деловых отношениях с одним правообладателем, что и является целью данной системы <1>.

--------------------------------

<1> Лозовская С.О. Договор коммерческой концессии // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 5.

 

Коммерческая концессия является эффективной формой организации бизнеса, выгодной как для правообладателя, так и для пользователя. Правообладатель, как правило, является крупной, известной на рынке компанией, которой концессия позволяет расширить свой бизнес при сохранении существующих стандартов предпринимательской деятельности. Правообладатель в такой ситуации избавляется от необходимости открывать филиалы, создавать дочерние организации. При этом организации-пользователи встраиваются в единую интегрированную систему правообладателя и находятся в полной экономической зависимости от последнего, а он имеет возможность консолидировать их деятельность. Таким образом, концессия позволяет в довольно короткие сроки создавать разветвленные сети бизнеса правообладателя <1>.

--------------------------------

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002 (изд. доп., испр.). С. 985.

 

Пользователь (как правило, небольшая компания) при заключении коммерческой концессии получает возможность опираться при ведении бизнеса на репутацию и коммерческий опыт правообладателя. У него отсутствует необходимость в разработке маркетинговой стратегии, вложений в рекламу. Предлагаемые им товары (услуги) изначально востребованы, поскольку на них нанесен товарный знак правообладателя, который к моменту заключения концессионного соглашения, как правило, приобрел определенную известность.

Данный договор является предпринимательским. Его сторонами могут быть только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). Такой договор всегда является возмездным.

Особенностью правового регулирования данного договора является то, что к нему применяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 54 и существу договора коммерческой концессии.

Соотношение коммерческой концессии и лицензионного договора. Можно выделить следующие существенные отличия договора коммерческой концессии от лицензионного договора, указывающие на самостоятельный характер первого. Во-первых, договор коммерческой концессии дает возможность использовать не один определенный объект интеллектуальной собственности, а комплекс объектов исключительных, а также иных имущественных прав. Во-вторых, классическая конструкция коммерческой концессии (франшизы) предполагает оказание правообладателем организационной и информационной поддержки, а также осуществление широкого контроля деятельности пользователя. Пользователь, в свою очередь, не просто приобретает возможность использовать объекты интеллектуальной собственности правообладателя, но должен следовать бизнес-стратегии правообладателя.

Объекты договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии могут быть переданы права на различные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Между тем, как справедливо было замечено В.В. Витрянским, "отдельные исключительные права, входящие в комплекс исключительных прав применительно к договору коммерческой концессии, имеют различное правовое значение" <1>. Первую группу составляют объекты, без предоставления прав на использование которых договор коммерческой концессии не может считаться заключенным.

--------------------------------

<1> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Кн. 3). М., 2002. С. 989 - 990.

 

Ко второй категории исключительных прав могут быть отнесены те исключительные права, использование которых пользователем может быть предусмотрено договором коммерческой концессии, однако договор считается заключенным и при отсутствии упоминания о наделении пользователя правом использования соответствующих прав, принадлежащих правообладателю.

В соответствии с действующим законодательством к объектам первой группы относятся права на товарные знак и знаки обслуживания. Ко второй группе - права на коммерческие обозначения, ноу-хау, патентоохраняемые объекты, объекты авторского права. Как неоднократно отмечалось в судебной практике, обязательным условием такого договора является передача прав на товарный знак <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 10 июля 2014 г. N С01-616/2014 по делу N А75-8205/2013; Определение ВС РФ от 26 августа 2015 г. N 304-ЭС15-5828.

 

Существенные условия. К существенным условиям договора коммерческой концессии относятся:

1) предмет договора: определяется путем указания на комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя права на товарный знак;

2) способы использования комплекса объектов интеллектуальной собственности;

3) цена: вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Форма договора коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным. Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Содержание договора коммерческой концессии. В соответствии со ст. 1031 ГК РФ к обязанностям правообладателя, помимо предоставления прав на объекты интеллектуальной собственности, относится также обязанность по передаче пользователю технической и коммерческой документации, предоставлению иной информации, необходимой для осуществления прав на ОИС, инструктированию пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав.

Кроме того, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, пользователь также обязан:

- обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии;

- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.

Наличие у сторон возможности отказаться от подобных условий отличает российскую коммерческую концессию от распространенного в зарубежных правопорядках договора франшизы, по которому пользователю также предоставляется совокупность исключительных прав, деловой репутации и секретов производства. Для последней обязанности по консультативному содействию и контролю качества являются неотъемлемыми элементами.

Правообладатель, помимо выплаты пользователю вознаграждения, обязан:

- использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;

- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;

- соблюдать инструкции и указания правообладателя в целях обеспечения соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;

- не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;

- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. В п. 1 ст. 1033 ГК РФ устанавливается открытый перечень ограничений прав сторон, которые могут быть предусмотрены в договоре коммерческой концессии. Часть из них направлена на обеспечение интересов правообладателя, лишение пользователей возможности конкурировать с ним, поддержание территориального разграничения рынков. Так, в договоре может быть предусмотрено, в частности, обязательство пользователя:

- не конкурировать с правообладателем на территории в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

- продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;

- согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление;

- отказаться от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя.

Договором могут быть предусмотрены также ограничения прав правообладателя. Прежде всего в договоре может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять иным лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. В целях обеспечения интересов потребителя установлено, что по требованиям, предъявляемым к пользователю о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, правообладатель несет субсидиарную ответственность. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем (ст. 1034 ГК РФ).

Франшиза. Аналогом коммерческой концессии в ряде правопорядков является франшиза. Данный институт рассматривается в качестве быстрого и не слишком затратного способа расширения бизнеса, выхода на новый рынок. По мнению зарубежных авторов, франшиза способствует распределению рисков, привлечению к управлению знакомых с местными особенностями менеджеров; охватывает новые локальные рынки при сохранении единообразия бизнеса <1>. В США около 1/3 от всех продаж товаров осуществляется по франшизе <2>.

--------------------------------

<1> Campbell D., Datar S., Sandino T. Organizational Design and Control across Multiple Markets: The Case of Franchising in the Convenience Store Industry // http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004192.

<2> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.

 

Франчайзинг определяется в качестве долгосрочных договорных правоотношений, в рамках которых франчайзер (правообладатель) предоставляет франчайзи (пользователю) право использовать свое коммерческое наименование, товарный знак, продавать его продукцию, использовать общий бизнес-план. В обмен на это франчайзи должен выплачивать франчайзеру вознаграждение. Существенное значение в таких правоотношениях отводится фидуциарным обязательствам, что связано со следующими обстоятельствами. Франчайзер делится с франчайзи конфиденциальной коммерческой информацией. Франчайзи, в свою очередь, рассчитывает на то, что он "покупает" в том числе знания и компетенцию франчайзера.

Договором франшизы, как правило, регулируются вопросы поддержания общего стандарта качества, устанавливаются принципы ценообразования, порядок проведения маркетинговой компании, тренинговых программ, механизмы контроля <1>.

--------------------------------

<1> Emerson R.W. Franchise contract interpretation: a two-standard approach // Michigan State Law Review. 2013. N 641.

 

Примеры коммерческих концессий (франшиз) в России. Многие крупные зарубежные компании, обладающие известным брендом, организовали в России свои франчайзинговые сети. В 2016 г. РБК был составлен рейтинг наиболее популярных в России франшиз. Первое место заняла компания 1С. На 31 декабря 2015 г. ею было зарегистрировано в Роспатенте 6 827 договоров коммерческой концессии; за 2015 г. - новых 748 договоров. Затем идут: "КонсультантПлюс" - 625 договоров (187 в 2015 г.), "Subway" - 1 005 (74), "Инвитро" - 520 (110), "Yves Rocher France" - 249 (114), "Гемотест лаборатория" - 226 (101) <1>.

--------------------------------

<1> Рейтинг РБК: топ-30 самых популярных франшиз 2015 г. // http://www.rbc.ru/ratings/own_business/01/06/2016/574e7d319a79476491001624.

 

§ 4. Договор об отчуждении исключительного права

на товарный знак

 

Юридически обеспеченная возможность отчуждения исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности данного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с другими объектами <1>.

--------------------------------

<1> Городов О.А. Право промышленной собственности. М., 2011. С. 589.

 

В многоступенчатой классификации договоров, разработанной М.И. Брагинским, договор об отчуждении исключительных прав следует отнести к договорам, направленным на возмездную (безвозмездную) передачу имущества. По договору об отчуждении исключительного права происходит переход исключительного права от правообладателя (ауктора) к его преемнику (сукцессору), т.е. полная уступка исключительного права (теория уступки) <1>.

--------------------------------

<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

 

По договору отчуждения исключительного права на товарный знак исключительное право может передаваться в отношении как всех товаров, так и части. Данное правило не должно противопоставляться выводу о том, что исключительное право передается в полном объеме. "Термин "в полном объеме" означает, что исключительное право на товарный знак передается приобретателю в объеме всех правомочий, которые имел сам правообладатель, но при этом в отношении либо всех товаров, либо их части, для индивидуализации которых он зарегистрирован" <1>.

--------------------------------

<1> Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2009. N 2.

 

Договор, предусматривающий отчуждение права использования на товарный знак, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего знака приобретателем либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК РФ).

Исключительное право переходит к приобретателю вместе со всеми существующими обременениями: правами лицензиата, залоговым правом и т.д.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может являться причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ).

Отчуждение исключительных прав может быть квалифицировано как вводящее в заблуждение, в частности, в следующих случаях:

- у отчуждателя исключительного права на товарный знак сохраняются права на сходное с ним фирменное наименование, промышленный образец или другой товарный знак. При этом отчуждатель и приобретатель ведут сходную деятельность;

- в состав обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, включено указание на место производства или сбыта товара. При этом приобретатель исключительного права находится в другом географическом объекте;

- исключительное право отчуждается в отношении части товаров или услуг, однородных с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель сохраняет за собой право на товарный знак.

Судебная практика. Судом по интеллектуальным правам был, в частности, рассмотрен следующий спор. ООО "Жаннет" обратилось с иском к А. о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

А., являясь генеральным директором ООО "Жаннет", заключил с ним договор об отчуждении исключительного права на три товарных знака со словесным обозначением "ЖАНЕТТ" и "janett". После этого он сложил с себя полномочия директора, продал Ш. стопроцентную долю в уставном капитале общества "Жаннет". По договору исключительной лицензии права на вышеуказанные знаки он передал третьему лицу - обществу "Эра".

Суд по интеллектуальным правам вслед за апелляционной инстанцией удовлетворил исковое требование, признав договор недействительным. Основанием для подобного решения послужил тот факт, что у истца сохранились права на фирменное наименование, сходное с товарным знаком. ООО "Жаннет" ведет деятельность по производству товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Как констатировал суд, "одновременное использование фирменного наименования "Жанетт" для индивидуализации продукции 25-го класса МКТУ истцом как владельцем фирменного наименования и ответчиком в качестве правообладателя товарных знаков создает угрозу введения потребителей в заблуждение" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 6 августа 2015 г. по делу N А41-28961/2014.

 

Интересное требование к договорам об отчуждении исключительного права предусмотрено в праве США. Товарный знак может отчуждаться только с гудвилл бизнеса первоначального производителя, который этот товарный знак символизирует <1>. "Голая" передача товарного знака при отсутствии гудвилл является недействительной <2>.

--------------------------------

<1> 15 U.S. Code § 1060 - Assignment United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 - 98, 39 S. Ct. 48, 63 L. Ed. 141 (1918); See also E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1289 (9th Cir.1992); Glow Industries, Inc. v. Lopez, 273 F. Supp. 2d 1095 (C.D. Cal. 2003).

<2> Sugar Busters LLC v. Brennan, 177 F.3d 258, 265 (5th Cir.1999); Visa, U.S.A., Inc. v. Birmingham Trust Nat'l Bank, 696 F.2d 1371, 1375 (Fed.Cir. 1982).

 

Как было отмечено судьей Платтом (Platt), "товарный знак... всего лишь символ, посредством которого организация определяет репутацию, а потому не обладает самостоятельным значением в отрыве от гудвилл правообладателя" <1>. Гудвилл должна следовать за товарным знаком при его отчуждении для того, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение. Товарная марка и после ее отчуждения должна продолжать использоваться в отношении товаров со схожими характеристиками <2>.

--------------------------------

<1> Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc., 841 F. Supp. 1339 (E.D.N.Y.1994).

<2> Pepsi Co, Inc. v. Grapette Co., 416 F.2d 285, 288 (8th Cir.1969).

 

При оценке соблюдения данного условия суды рассматривают не конкретные положения договора, а фактическое сохранение связи между товарами предыдущего и последующего правообладателя <1>. Отчуждение исключительного права возможно, если для потребителей приобретатель "продолжает" деятельность отчуждателя. Для того чтобы признать переход гудвилл состоявшимся, необходимо, чтобы услуги или товары были достаточно близкими, чтобы потребители не были введены в заблуждение <2>.

--------------------------------

<1> Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 315 F. Supp. 45, 55 (S.D.N.Y.1970).

<2> Button Machine Co., v. C & C Metal Products Corp., 759 F.2d 1053, 1059 (2d Cir.1985).

 

Существенным условием договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является предмет и цена (при возмездном его характере). При этом важно помнить, что согласно п. 3.1 ст. 1234 ГК РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

Форма договора. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Исключительное право на товарный знак переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации перехода исключительного права. Такая регистрация осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности <1>.

--------------------------------

<1> Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 1416 были утверждены Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора.

 

Особенности прекращения обязательства. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение за приобретение исключительного права на товарный знак прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Правообладателю в таком случае предоставлено право на односторонний отказ от договора. Кроме того, он может потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

 

§ 5. Залог исключительных прав на товарный знак

 

Понятие и сфера применения. Исключительное право на товарный знак может не только использоваться в гражданском обороте как самостоятельный объект, но и выступать в отношениях по обеспечению исполнения обязательств в качестве предмета залога.

Исходя из п. 1 ст. 334 ГК РФ под залогом права на товарный знак понимается правоотношение <1>, по которому кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости исключительного права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное право на товарный знак (залогодателя).

--------------------------------

<1> Термин "залог" может использоваться в следующих смыслах: 1) как правоотношение, которое возникает на основании договора залога или на основании закона вследствие наступления указанных в нем обстоятельств; 2) как право залога, которое принадлежит залогодержателю; 3) как название правового института - совокупности правовых норм, регулирующих отношения по залогу соответствующего имущества.

 

Залог является распространенным в практике способом обеспечения исполнения обязательств. Он привлекателен для кредиторов тем, что, выполняя защитную функцию, предоставляет кредитору право удовлетворить свой интерес непосредственно за счет стоимости заложенного имущества - права на товарный знак. В залоге реализуется принцип "верю не лицу, а имуществу", поэтому он является ярким примером так называемого реального кредита <1>. Помимо этого, залог выполняет стимулирующую функцию (в том случае, когда залогодателем является сам должник по основному обязательству): должник стремится надлежаще исполнить основное обязательство, опасаясь утратить права на заложенное имущество <2>.

--------------------------------

<1> См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 326 - 327.

<2> См.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. С. 145 - 146.

 

Специфика сферы применения товарных знаков (знаков обслуживания) в отношениях по индивидуализации товаров, работ или услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обусловливает тот факт, что данный вид залога используется в гражданском обороте преимущественно при осуществлении предпринимательской деятельности.

Положения о залоге исключительных прав, применимые в том числе к залогу права на товарный знак, содержатся в специальной норме - ст. 358.18 ГК РФ. При этом в сфере залога права на товарный знак необходимо различать ситуации, когда предметом залога является собственно исключительное право на товарный знак и когда в качестве такого предмета выступают права по договору об отчуждении исключительных прав на товарный знак и по лицензионному (сублицензионному) договору. В зависимости от этого решается вопрос об иерархии применимых правовых норм. К договору залога исключительного права на товарный знак применяются общие положения о залоге (ст. ст. 334 - 356 ГК РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге обязательственных прав (ст. ст. 358.1 - 358.8 ГК РФ), поскольку иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера соответствующих прав (п. 3 ст. 358.18 ГК РФ).

Кроме того, ряд норм о залоге исключительных прав содержится в части четвертой ГК РФ - государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII ГК РФ (п. 2 ст. 358.18 ГК РФ).

В науке высказывается точка зрения, что залогом может обеспечиваться исполнение только денежных обязательств <1>. Такой вывод делается на основании ст. 337 ГК РФ, в соответствии с которой залог по общему правилу обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и реализацией его расходов. Однако, так же как и применительно к поручительству (п. 1 ст. 361 ГК РФ), нормативные ограничения для обеспечения залогом неденежных обязательств отсутствуют.

--------------------------------

<1> Эта позиция также находит свое подтверждение в судебной практике. См.: Постановления ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2007 г. по делу N А55-4611/2007; ФАС Северо-Западного округа от 10 октября 2008 г. по делу N А05-13013/2006-23 // СПС "КонсультантПлюс".

 

Юридические свойства залога права на товарный знак. Залогу права на товарный знак присущи все основные свойства залога имущества в целом.

1. Залог является акцессорным (дополнительным к основному обязательству) правоотношением, что проявляется в следующем:

- залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ);

- если обеспечиваемое залогом обязательство возникнет в будущем, залог возникает с момента, определенного договором, но не ранее возникновения этого обязательства. С момента заключения договора залога к отношениям сторон применяются положения о содержании и сохранности заложенного имущества, пользовании и распоряжении предметом залога (ст. ст. 343 и 346 ГК РФ) (п. 3 ст. 341 ГК РФ);

- законом запрещена "изолированная" уступка права залога: передача залогодержателем своих прав и обязанностей по договору залога другому лицу допускается лишь при условии одновременной уступки тому же лицу права требования к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом, а при несоблюдении данного условия залог прекращается (иное может быть предусмотрено законом) (п. 2 ст. 354 ГК РФ);

- установлены правила о соотношении суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, с объемом обеспечиваемого обязательства (п. 3 ст. 334 ГК РФ). В случае недостаточности суммы, вырученной в результате обращения взыскания на заложенное право на товарный знак, для погашения требования залогодержателя он вправе наряду с другими кредиторами удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества должника. Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания, превышает размер обеспеченного залогом требования, разница должна быть возвращена залогодателю (соглашение об отказе залогодателя от этого права ничтожно) (п. 3 ст. 334 ГК РФ).

2. Непосредственно из понятия залога следует свойство приоритета (преимущественного характера права залога). Это свойство проявляется в том, что в случае нарушения обеспечиваемого обязательства кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости права на товарный знак преимущественно перед другими кредиторами залогодателя. Такой приоритет реализуется с учетом правил об очередности удовлетворения требований кредиторов.

Так, при удовлетворении требований кредиторов ликвидируемого юридического лица требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога (абз. 2 п. 2 ст. 64 ГК РФ), т.е. по общему правилу преимущественно перед кредиторами третьей очереди (в рамках которой производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды).