Судебная практика. В Российской судебной практике также возникали сложные дела, связанные С регистрацией в качестве товарного знака географического обозначения.

На имя ООО "ЕвроИмп" был зарегистрирован товарный знак "BERGLAND" в отношении 25-го и 35-го классов МКТУ. Обществом "МЕТРО Кэш энд Керри" подано возражение против предоставления правовой охраны по указанному товарному знаку. По мнению заявителя, слово BERGLAND, занимающее доминирующее положение в товарном знаке, полностью совпадает с названием географического объекта, а именно населенного пункта в Австрии, округ Мельк, который образовался в 1968 г. в результате объединения нескольких поселений. Роспатент удовлетворил требования, признав предоставление правовой охраны на данный товарный знак недействительным. Общество "ЕвроИмп" обратилось в суд с требованием об оспаривании решения Роспатента. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев данное дело по первой и кассационной инстанциям, признал требования заявителя подлежащими удовлетворению.

Суд констатировал, что географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. При отсутствии информации, которая может быть доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При отсутствии иной информации на момент проведения экспертизы словесный элемент "BERGLAND" заявленного комбинированного обозначения мог восприниматься как имеющий фантазийное происхождение, что не препятствовало его регистрации <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 19 марта 2014 г. по делу N СИП-161/2013.

 

Ключевым критерием для разграничения описательных и фантазийных товарных знаков является вопрос, понятен ли среднему потребителю смысл элемента (воспринимает ли он его в качестве характеристики товара) без дополнительных рассуждений и домысливания.

Судебная практика. Суд признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение "ЖИВОЕ МОЛОКО". Он констатировал, что обозначение "ЖИВОЕ МОЛОКО" не является фантазийным по отношению к товару "молоко", а является широко применяемым в деловой практике обозначением, характеризующим свойства производимой молочной продукции. При этом употребление производителями названного обозначения ориентировано на потребителей, воспринимающих его как характеристику свойств определенного товара, не требующую дополнительных рассуждений <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 23 апреля 2014 г. N С01-113/2014 по делу N СИП-203/2013.

 

В другом своем решении <1> Суд по интеллектуальным правам признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака в отношении 5-го класса (диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)) МКТУ обозначение "ВЕЧЕРНЕЕ". Как было отмечено судом, прилагательное "вечернее" указывает на время суток. Словесный элемент заявленного обществом "Биокор" обозначения "ВЕЧЕРНЕЕ" будет восприниматься потребителями как характеристика соответствующих товаров, в частности как указание на время приема указанных препаратов.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 9 марта 2016 г. по делу N СИП-632/2015.

 

В то же время Суд по интеллектуальным правам признал правомерной регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ПОЛУГАР" <1>. Общество, пытавшееся оспорить правовую охрану такого знака, указывало на то, что "ПОЛУГАР" представляет собой термин и является указанием на вид товара и его свойства, так как воспроизводит название хлебного вина крепостью 38,5% и определяет эталон крепости водки, известный в Российской империи, поскольку происходит от метода измерения, закрепленного в нормативных правовых актах царской России. По мнению суда, данный вывод заявителя основывался лишь на исторических сведениях об использовавшемся в некоторый период времени в XIX веке методе оценки крепости алкогольной продукции посредством ее выгорания в определенных пропорциях. При этом известность названного метода современному российскому потребителю алкогольных напитков на дату приоритета оспариваемого товарного знака обществом "Роялти" не была доказана. Также суд принял во внимание результаты социологического опроса, согласно которому 93% опрошенных слово "ПОЛУГАР" неизвестно.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 24 марта 2016 г. по делу N СИП-311/2015.

 

5. Обозначения представляют собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

С регистрацией товарного знака производитель получает господство (монополию) строго над использованием конкретного обозначения. Исключительное право на бренд не может служить инструментом воздействия на товарный рынок, ограничивать доступ конкурентов, производящих товары под иными брендами. Как справедливо отметил А.В. Залесов, "товарный знак, в отличие от патента на изобретение, не является монопольным препятствием для деятельности других лиц, то есть это всего лишь вложение в бренд, и закон здесь защищает просто правомерный интерес правообладателя по продвижению своего бренда" <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 1 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 27 декабря 2013 г.

 

Законодатель закономерно должен ограничивать возможности по регистрации объемных обозначений. Для большинства массовых товаров объективно возможен ограниченный набор "внешних оболочек", в которых они могут эффективно производиться и использоваться. Для природных продуктов и вовсе существует, как правило, лишь одна форма. Предоставление прав на подобные объемные обозначения создаст существенные проблемы для остальных участников рынка. В лучшем случае они будут вынуждены производить товар в априори неудобном для потребителей виде. Вкладывать средства в разработку новых конструкций. В худшем - не смогут выйти на рынок.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

Основываясь на данной норме, Роспатент отказал, в частности, в регистрации объемного обозначения, представляющего собой внешний вид торта "Муравейник". Рассматривая возражения заявителя, Палата по патентным спорам отметила, что представленное объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных". Кроме того, Коллегия обратила внимание на то, что такие торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется возможным установить, что форма торта приобрела различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

Нетрудно заметить, что в данном случае учитывалась, во-первых, способность соответствующего обозначения идентифицировать товар заявителя среди однородных; во-вторых, интересы конкурентов - иных производителей тортов.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака объемного обозначения, представляющего собой реалистическое изображение сухарика с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной формы. Как было отмечено судом, "изображение представляет собой реалистическое изображение товара, в отношении которого заявлена регистрация товарного знака... Каких-либо доказательств того, что само объемное изображение сухарика приобрело различительную способность и ассоциируется только с заявителем, в материалы дела представлено не было" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 10 июня 2015 г. по делу N СИП-1016/2014.

 

Определенный интерес в рассматриваемом аспекте представляет спор, возникший в отношении правовой охраны кубика "Лего". Речь в данном деле шла об изобразительном знаке. Между тем судом были сделаны важные выводы и применительно к объемным обозначениям. Суд признал правомерной регистрацию в качестве товарного знака изображения кубика "Лего". При этом он отметил в том числе следующее: "Обществом не было представлено ни одного доказательства того, что на момент создания кирпичика LEGO компанией LEGO, а также на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма указанного кирпичика была традиционной формой какого-либо товара, выпускаемого различными производителями. В связи с этим отсутствуют какие-либо основания считать, что на дату приоритета оспариваемых товарных знаков форма кирпичика LEGO не являлась оригинальной, была лишена отличительных признаков и воспринималась потребителями исключительно как указание на вид, свойства и состав товара" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 11 октября 2013 г. N С01-87/2013 по делу N А40-135829/2012.

 

Зарубежный опыт. Согласно Директиве ЕС не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, которые представляют собой:

- форму товара, которая определяется сущностью товаров;

- форму товара, которая необходима для получения технического результата;

- форму товара, которая придает дополнительную ценность товару.

Первое основание в целом совпадает с российским. Так, например, в деле Mag Instrument Inc v. OHIM <1> заявитель пытался зарегистрировать в качестве товарных знаков различные формы фонариков. Судом было отмечено, что только объемное обозначение, которое существенно отличается от традиционной формы и потому может осуществлять основную функцию - указание на источник происхождения товара, не лишено различительной способности. Тот факт, что заявленная форма является всего лишь возможным вариантом привычной формы продукта, является недостаточным для регистрации. Необходимо всегда определять, позволяет ли подобная марка среднему потребителю продукта отграничивать продукт данного производителя от однородных без дополнительного анализа и особого внимания.

--------------------------------

<1> Mag Instrument Inc v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (C-136/02 P) [2004] E.C.R. I-9165 [2005] E.T.M.R.

 

В отношении второго основания важные пояснения были даны в деле Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM <1>. Как подчеркнул Европейский суд, запрет на регистрацию в качестве товарного знака формы товара, необходимой для получения технического результата, направлен на блокирование попыток правообладателя получить посредством товарного знака монополию на техническое решение или функциональные характеристики продукта. Логика в данном случае следующая. Регистрация товарного знака не может предоставлять исключительных прав на технические решения. Патентоспособные технические решения защищаются в течение ограниченного времени. С истечением срока исключительного права они переходят во всеобщее достояние. В то же время охрана товарного знака может носить, по сути, бессрочный характер. В таком случае технические решения не поступят во всеобщее использование.

--------------------------------

<1> Case T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

 

Одним из основных прецедентов, в которых Европейский суд признал не подлежащей правовой охране форму товара, является дело Philips v. Remington. В 1966 г. компанией "Philips" была разработана бритва с тремя бреющими головками, расположенными треугольником. В 1985 г. данная форма была зарегистрирована в качестве товарного знака. В 1995 г. "Remington" начал производить схожие бритвы. Компания "Philips" утверждала, что у формы бритвы были различные альтернативы для достижения схожего технического результата. Между тем Европейский суд постановил, что товарные знаки не могут ограничивать свободу конкурентов в отношении технического решения. Если характеристики формы изделия относятся только к техническому результату, то они не могут быть зарегистрированы, несмотря на то что технический результат можно достичь и посредством другой формы.

В отличие от российского патентного ведомства европейские правоприменители отказали в правовой охране кубику "Лего". В деле Lego Juris A/S v. OHIM and Mega Brands Inc. Европейский суд постановил, что правовая охрана товарного знака "Lego" - объемного обозначения - красный кирпичик - является недействительной. Прежде всего суд определил взаимосвязь между патентами, которые предоставляют защиту только на ограниченный период, и товарными знаками. Он отметил, что в том случае, когда форма товара представляет собой запатентованное техническое решение, разработанное производителем, защита данной формы в качестве товарного знака после истечения патента приведет к нарушению возможностей конкурентов. При этом суд подчеркнул, что существование альтернативных форм не имеет значения для определения функционального характера формы. Суд также добавил, что правоприменители должны оценивать форму не на основе ее восприятия потребителями, а с той позиции, выполняют ее существенные характеристики техническую функцию или нет.

Наконец, под формой, которая придает существенную ценность товару, понимается в Европейском союзе прежде всего художественная форма. В соответствии с данным основанием в качестве товарного знака не может быть зарегистрирована, например, статуэтка.

Обозначения, которые объективно подпадают под установленные в п. 1 ст. 1483 ГК РФ запреты, могут тем не менее быть зарегистрированы в качестве товарного знака, если они приобрели различительную способность вследствие их использования заявителем.

Например, Суд по интеллектуальным правам признал правомерным предоставление правовой охраны обозначению со словесным элементом "ПСБ". Как было отмечено правоприменителями, "входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент "ПСБ" не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения". Между тем Роспатент и СИП РФ признали доказанным факт использования данной аббревиатуры банком ОАО "Промышленно-строительный банк" (сокращенное наименование ОАО "ПСБ") задолго до подачи заявки <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 20 ноября 2014 г. по делу N СИП-633/2014.

 

Обозначения, являющиеся ложными или способными ввести

потребителей в заблуждение относительно товара либо его

изготовителя

 

Посредством товарного знака потребители идентифицируют товары и услуги конкретного производителя, "считывают" информацию об источнике происхождения и возможных характеристиках товара. При этом ретрансляция такими обозначениями информации может происходить двумя путями. Во-первых, они закрепляют представления потребителей о характеристиках данного товара, сформированные в результате предшествующего опыта его использования (потребления), воздействия рекламы, рекомендаций иных потребителей и т.п. Во-вторых, сам по себе знак может являть собой дескриптивное суждение - описывать характеристики товара (услуги) или его производителя. При этом принципиально важно, чтобы информация, "считываемая" через товарный знак, соответствовала действительности. Это необходимо прежде всего в целях обеспечения общественного, потребительского интереса. При сообщении товарным знакам ложной или искаженной информации потребители будут приобретать товары, не соответствующие их потребностям и ожиданиям. Возрастут издержки, связанные с осуществлением потребительского выбора. Система правовой охраны средств индивидуализации утратит свою эффективность. Кроме того, нельзя забывать и об интересах конкурентов. Сообщение не соответствующей действительности информации посредством товарного знака создаст для правообладателя несправедливые преимущества на соответствующем рынке. Обеспечит продвижение его товара.

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способных ввести потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Согласно Рекомендациям Роспатента к ложным обозначениям относятся элементы, прямо указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности. При этом отмечается, что ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования. В данном случае не требуется определения представлений потребителей о данном товаре. В то же время необходимо учитывать товары (услуги), в отношении которых регистрируется соответствующий знак. Проще говоря, обозначение является ложным применительно к конкретным товарам <1>.

--------------------------------

<1> Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений см.: Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39.

 

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и (или) его характеристики и (или) содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения. Это позволит определить те элементы, которые могут быть отнесены к описательным, к географическим названиям, и те, которые могут вызвать ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках, сведениях об изготовителе. При проведении такого анализа обычно используются содержащиеся в заявке сведения о заявителе, заявленном обозначении, перечень товаров и информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, позволяющая установить содержание неизвестных эксперту понятий.

В отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы:

- описывает ли элемент товары ложно;

- может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить:

- являются ли ложные указания правдоподобными;

- являются ли ассоциативные представления правдоподобными;

- поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

На практике разграничить подобные ситуации иногда бывает достаточно трудно.

Судебная практика. Роспатент отказал в регистрации товарного знака "Мягкий хлеб" в отношении товаров 33-го класса (алкогольные напитки, за исключением пива), признав такое обозначение ложным. Суд первой инстанции поддержал решение Роспатента. Как было отмечено, "элементы заявленного обозначения "МЯГКИЙ ХЛЕБ" прямо указывают на определенный вид товара и его свойства и не соответствуют действительности в отношении заявленных товаров (алкогольных напитков)". Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил данное решение, отметив, что "следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения... Применительно к данному спору примером первого является обозначение "МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении товара "хлеб", примером второго - то же обозначение в отношении товаров "сухари, крекеры, галеты") и примером третьего - то же обозначение в отношении товара "квас". При рассмотрении настоящего дела... Роспатент, доказывая законность принятого им решения, должен был доказать несоответствие действительности обозначения "МЯГКИЙ ХЛЕБ" в отношении товара "алкогольные напитки" (что было сделано Роспатентом) и правдоподобность восприятия средними потребителями этого обозначения именно как указывающего на вид и свойства конкретного товара, для которого испрашивается охрана (эту обязанность Роспатент не исполнил). При отсутствии доказательств иного, по мнению суда, обозначение "МЯГКИЙ ХЛЕБ", будучи размещенным на таком товаре, как "алкогольные напитки", априори не может восприниматься как указание на вид товара.

Наиболее характерным примером знаков, способных ввести потребителей в заблуждение, являются обозначения, содержащие в себе намеки на определенную страну происхождения данного товара, притом что в действительности товар был произведен в другой стране. Так, в приказе Роспатента в качестве примера подобного обозначения приведено изображение Великой китайской стены и словесного элемента "Фарфор", выполненного в графической манере, имитирующей китайские иероглифы, заявленное в отношении товара "фарфоровые изделия" российским заявителем, так как Китай известен как основатель производства фарфора.

Достаточно много вопросов возникает в связи с применением подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ к регистрации в качестве товарного знака обозначения, ранее используемого иным (по отношению к заявителю) субъектом.

В ноябре 2015 г. на обсуждение Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам (СИП) был вынесен вопрос: совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, если соответствующее обозначение ранее использовалось иным субъектом.

В проекте справки СИП было предложено следующее решение. Сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Необходимо наличие двух условий: 1) введение товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот; 2) возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим <1>.

--------------------------------

<1> Проект Справки по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации // http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/issues-arising-from-the-application-of-the-provisions-of-paragraphs-1-and-3-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation.

 

Дискуссия. Оправданность второго критерия была поддержана преобладающим большинством членов научно-консультативного совета. В отношении обязательности первого критерия были высказаны сомнения. Так, по мнению В.О. Калятина, "наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя". В.В. Старженецкий в своем письменном отзыве также констатировал, что существенными в данной ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который возник бы в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 13 Заседания Научно-консультативного совета при СИП (27 ноября 2015 г.) // http://ipcmagazine.ru/official-cronicle/protocol-13-of-the-meeting-of-the-scientific-advisory-council-at-the-court-for-intellectual-property-right.

 

Норма подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ служит главным образом обеспечению интересов потребителей. Такие интересы могут быть нарушены только в том случае, если заявленное обозначение стало широко известно потребителям в отношении товаров иного производителя. В ином случае потребители будут атрибутировать появившиеся на рынке товары заявителю. Введения в заблуждение не произойдет. Одного факта предшествующего использования в таком случае очевидно недостаточно. Важно, чтобы с обозначением была связана положительная репутация изначального производителя; устойчивые представления потребителей о характеристиках маркируемых данным брендом товаров. Должен существовать реальный риск подмены товаров изначального производителя товарами заявителя, экстраполяции характеристик первых на последние. При этом совершенно необязательно, чтобы потребитель знал точное наименование изготовителя товара <1>. Необходимо, чтобы фактически он связывал данное обозначение с товарами иного субъекта, а не заявителя. Для этого необходимо, чтобы заявка была подана в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых ранее использовалось соответствующее обозначение.

--------------------------------

<1> См., например: решение СИП от 19 февраля 2015 г. по делу N СИП-164/2014 // СПС "КонсультантПлюс".

 

Важно подчеркнуть, что имеется в виду именно средний современный российский потребитель. Иными словами, риск введения в заблуждение должен существовать для преобладающего большинства адресатов товара соответствующего вида. Подобный подход к определению потребителя является общим для всех абсолютных оснований отказа в регистрации товарного знака, что вполне оправданно. Такие основания устанавливают общие объектные границы реализации права на товарный знак. Общественный интерес, которому в таком случае отдается приоритет перед интересом заявителя в регистрации товарного знака, должен быть существенным.

В связи с рассмотренными условиями признания обозначения в качестве способного ввести потребителя в заблуждение возникает ряд вопросов. Если исходить из того, что такое обозначение было широко известно потребителям, можно предположить, что знал о нем и факте его использования и заявитель. Можно предположить и то, что он выбрал такое обозначения неспроста. Вероятнее всего, он руководствовался ненадлежащими целями: паразитирования на чужой репутации, последующей "продажи" товарного знака. Как в такой ситуации разграничивать такие основания для оспаривания регистрации товарного знака, как способность введения потребителей в заблуждение и злоупотребление правом?

Начнем с очевидного различия. Способность к введению потребителей в заблуждение является основанием для отказа в регистрации товарного знака Роспатентом; злоупотребление правом - нет. Последнее может быть лишь основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака в суде. Роспатент не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом: "У административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом" <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 1 заседания Научно-консультативного совета при СИП // http://ipc.arbitr.ru/node/13437.

 

Данное различие не снимает проблемы соотношения указанных институтов. Существенная часть дел об оспаривании решений Роспатента о регистрации (отказе в регистрации) товарного знака в конечном счете попадает на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам. У суда есть определенный выбор: признать регистрацию недействительной на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и (или) злоупотреблением правом. Суды вправе применять ст. 10 ГК РФ по собственному усмотрению, даже без ссылки на нее участников спора. Зачастую на практике одновременно применяются обе данные нормы <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление Президиума СИП от 11 апреля 2016 г. N СИП-379/2015.

 

С позиции теории злоупотребления гражданскими правами п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ не могут одновременно применяться при оспаривании правовой охраны товарного знака. Под злоупотреблением правом понимается особый тип гражданского правонарушения, совершаемый управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего его права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения.

Выделяются следующие конституирующие признаки такого правонарушения:

- несоответствие конкретной формы осуществления субъективного права цели, для которой субъективное гражданское право предоставляется участникам соответствующих гражданских правоотношений;

- лицо, допустившее злоупотребление, является обладателем субъективного гражданского права <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // Проблемы развития частного права: Сб. статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М., 2011.

 

Способность обозначения ввести потребителей в заблуждение является абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Регистрация такого обозначения изначально исключена из "дозволенного общего типа поведения". Проще говоря, у субъекта нет права зарегистрировать соответствующее обозначение. Следовательно, при регистрации не происходит реализации субъективного права, а значит, и злоупотребления им. Отсутствуют оба вышеобозначенных условия. Заявитель в данном случае действует не как обладатель субъективного гражданского права. Он выходит за пределы дозволенного общего типа поведения.

Статья 10 ГК РФ должна применяться в тех случаях, когда отсутствует нарушение специального запрета. В случае с регистрацией товарного знака институт злоупотребления правом призван служить аннулированию регистрации товарного знака, которая отвечает формальным требованиям ст. 1483 ГК РФ, но совершается в целях, противоречащих институциональному назначения товарного знака.

Как в таком случае подходить к разграничению п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ в качестве основания для аннулирования регистрации товарного знака в ситуации использования заявленного обозначения иным лицом?

Обозначение может быть квалифицировано в качестве способного ввести в заблуждение лишь при наличии реального риска смешения товаров первоначального производителя и заявителя; восприятии средним потребителем товаров заявителя в качестве товаров иного производителя с присущими последним свойствами и характеристиками. Если какое-либо условие отсутствует, при этом заявитель подал заявку в целях, противоречащих назначению товарных знаков, можно вести речь о злоупотреблении правом. Ключевым в таком случае становится критерий цели - заявителю известно об использовании спорного обозначения иным лицом, и при регистрации его в качестве товарного знака он рассчитывает получить несправедливые преимущества. При этом если в первом случае регистрация товарного знака нарушает главным образом общественный потребительский интерес, то во втором во главу угла ставится нарушенный интерес оригинального производителя.

К случаям "чистого" злоупотребления правом при регистрации товарного знака в соответствии с данными критериями можно отнести следующие ситуации:

1. Регистрация в качестве товарного знака в отношении одних классов товаров, обозначения, которое стало известно в отношении других классов товаров (может быть даже зарегистрировано в качестве товарного знака по данным классам) в целях паразитирования на репутации такого обозначения.

В таком случае "подмены" товаров (услуг) оригинального производителя и заявителя зачастую не происходит. Потребители могут в полной мере отдавать себе отчет в том, что товары (услуги) последнего не имеют ничего общего с первоначальным производителем. При этом сходный с известным обозначением товарный знак обращает на себя внимание потребителей. Не вкладывая существенных средств в маркетинговую кампанию, заявитель использует положительный имидж чужого бренда.

2. Регистрация в качестве товарного знака, используемого иным субъектом обозначения при условии, что оно обладает положительной репутацией, известностью среди определенной группы потребителей. При условии, что средним потребителям оно неизвестно. Как и в первом случае, целью заявителя является паразитирование на репутации, имидже иного производителя.

Речь в данном случае может идти, например, об обозначениях элитных разновидностей товаров. В массовом сегменте подобные продукты не представлены. Реклама такого товара не обращена к среднему потребителю.

Судебная практика. Роспатент отказал ООО "Александровские погреба" в регистрации товарного знака "Bucephal" в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Им было установлено наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с обозначением "BUCEPHALUS", которым маркируется алкогольная продукция (вино), производимая винодельней "Black Stallion Winery", принадлежащей крупной американской компании "Delicato Family Vineyards" (далее - компания). Заявитель оспорил данное решение.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что незначительность ввозимых на территорию Российской Федерации партий товара, маркированного противопоставленным обозначением, не может свидетельствовать о возникновении какой-либо ассоциативной связи у российских потребителей товара (вина) с его изготовителем (компанией). Поэтому вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по основаниям, предусмотренным подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, является недостаточно обоснованным.

Вместе с тем в удовлетворении заявленных требований он отказал. Основанием послужил тот факт, что общество "Александровы погреба", подав заявку на регистрацию спорного обозначения, в том числе в отношении товара "вино", пыталось получить необоснованные преимущества за счет уже существующего бренда элитного вина и возможность воспрепятствования введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации этого товара, имеющего сходное до степени смешения наименование, а такие действия запрещены ст. 10 bis Парижской конвенции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал данное решение первой инстанции. При этом он последовательно разграничил ситуации регистрации товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом заявителя. Как им было отмечено, "одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди целевой аудитории потребителей. При этом хозяйствующий субъект, совершая акт недобросовестной конкуренции, может преследовать цель не смешения своих товаров, маркированных спорным обозначением, с товарами другого лица, а использовать известность производимых им товаров и средств их индивидуализации для того, чтобы привлечь внимание к собственным товарам или оказываемым услугам".

Обращаясь к обстоятельствам спора, Суд по интеллектуальным правам отметил, что компания является известным мировым производителем алкогольной продукции (вина), в товарной линейке которого имеется вино премиум-класса с наименованием "BUCEPHALUS", которое ввозилось, хотя и в небольших количествах, в том числе и на территорию Российской Федерации. Компания является правообладателем товарного знака "BUCEPHALUS", зарегистрированного в отношении товара "вино" в США, странах Европейского союза, Австралии, Японии.