Суд первой инстанции счел размер компенсации, заявленной истцом в сумме 30 000 руб. Из расчета 10 000 руб. За каждый факт нарушения, обоснованным и удовлетворил иск в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции между тем изменил решение, снизив компенсацию до 20 000 руб. Суд указал, "что имеет значение количество использованных товарных знаков, а не количество экземпляров товара. Нормы действующего законодательства не содержат указаний о необходимости умножения количества товарных знаков на количество материальных носителей для определения случаев неправомерного размещения товарного знака и присуждения компенсации, предусмотренной подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ за каждый определенный таким образом случай. Данное решение апелляции поддержал Суд по интеллектуальным правам <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 27 мая 2015 г. N С01-347/2015 по делу N А46-120/2014.

 

Однако если одновременно используется несколько товарных знаков одного правообладателя, образующих серию (серийные товарные знаки), то данное действие рассматривается как одно нарушение <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

 

Возможность снижения размера компенсации закон предусматривает для случаев, когда имеет место нарушение прав на товарные знаки и соответствующие права принадлежат одному правообладателю. Например, на товаре незаконно размещено несколько товарных знаков одного правообладателя либо незаконно использовано изделие, форма которого охраняется как промышленный образец, одновременно зарегистрирована в качестве товарного знака и права на использованные объекты принадлежат одному лицу. В этом случае общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом. По общему правилу после снижения размер компенсации не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что в исключительных случаях, связанных с явной несоразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения, при нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации суд вправе снизить компенсацию ниже указанного выше предела, и сформулировал условия, при которых это возможно <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" // СЗ РФ. 2016. N 52 (ч. 5). Ст. 7729.

 

Конституционный Суд РФ указал на возможность снижения компенсации, начисленной за нарушение одним действием прав на несколько объектов, ниже установленного законом предельного размера, если размер подлежащей взысканию компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Верховный Суд РФ признал, что, исходя из принципа равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений, суд вправе снизить компенсацию не только в отношении предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВС РФ от 25 апреля 2017 г. N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014.

 

В случае множественности нарушителей исключительного права судебной практикой применялся подход, согласно которому размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации ВАС РФ предлагал учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права <1>. Данная позиция является спорной, поскольку ее применение ставит размер ответственности конкретного нарушителя в зависимость от того, возможно ли привлечь к ответственности других лиц, и сводит на нет выгоды применения механизма компенсации.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N 8953/12.

 

Требование о взыскании компенсации может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Если истцом является лишь один из соправообладателей (п. 3 ст. 1229 ГК РФ), такой истец имеет право лишь на соответствующую долю компенсации.

Введение компенсации как особой меры ответственности в законодательство было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика шла по следующему пути: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход: если истец не может доказать размер убытков, но при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. Таким образом, острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

 

Ответственность при совместном нарушении

исключительного права

 

ГК РФ предусматривает солидарную ответственность лиц, совместными действиями которых совершено одно нарушение исключительного права.

Факт совместных действий имеет место в случаях, когда действия нарушителей находятся в причинной связи с наступившими последствиями и объединены единым умыслом. При отсутствии общего умысла каждый из причинителей несет самостоятельную ответственность.

Обязательство по возмещению одному из сопричинителей другими сумм, выплаченных им потерпевшему, является регрессным. Сопричинители распределяют между собой выплаченные суммы в зависимости от степени вины в соответствии с правилами п. 2 ст. 1081 ГК РФ: причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать от каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Ликвидация юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя могут быть применены только в случаях неоднократного или грубого нарушения исключительного права. Если нарушение исключительного права является грубым, для применения названной меры достаточно однократного нарушения.

Обязательным условием применения к нарушителю предусмотренной данной статьей санкции является вина нарушителя.

Применение санкции в виде ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя не исключает для правообладателя возможности применить к нарушителю исключительного права на товарный знак иные средства защиты, а также такую меру ответственности, как взыскание компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Заявление о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя подается в суд прокурором. Основанием для обращения прокурора в суд могут быть заявления обладателей исключительного права, их представителей, организаций по управлению правами на коллективной основе.

Особенности регресса в случаях нарушения исключительных прав на товарный знак. ГК РФ в настоящее время прямо предусматривает возможность переложения ответственности, понесенной при отсутствии вины нарушителя, на лицо, по вине которого были причинены убытки (п. 4 ст. 1250).

Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры ответственности, вправе в порядке регресса требовать возмещения в том числе сумм, выплаченных третьим лицам. В данном случае речь идет о возможности отнесения на этих лиц сумм убытков или компенсации.

Возможность регресса предусмотрена и для случаев, когда к лицу, осуществлявшему изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозку или хранение контрафактных материальных носителей, в которых выражен результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, при отсутствии его вины применена такая мера защиты, как изъятие и уничтожение указанных материальных носителей (п. 3 ст. 1250 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ).

В том случае, когда нарушитель отвечает за свою вину, он лишен возможности предъявить регрессное требование.

Появление нормы о регрессе в разделе ГК РФ об исключительных правах не свидетельствует, что ранее регрессным обязательствам не было места в рассматриваемых отношениях.

Отличие регресса, предусмотренного п. 4 ст. 1250 ГК РФ, от регресса при солидарной ответственности состоит в том, что при солидарности все сопричинители выступают первоначально как участники одного обязательства, образуя множественность на стороне должника. В случаях, предусмотренных п. 4 ст. 1250 ГК РФ, третье лицо, действия которого являлись причиной причинения ущерба, не является участником отношений между потерпевшим и лицом, возместившим этот ущерб потерпевшему.

Распределения ответственности за нарушение в порядке регресса производится в обоих случаях, но специальные правила применяются, только если регрессные требования возникают не из солидарной обязанности (при совместном причинении), а вследствие обязанности, возникшей по вине третьего лица (либо в результате действий третьего лица, несущего ответственность независимо от вины).

Лицо, виновно допустившее самостоятельное нарушение исключительных прав, несет самостоятельную ответственность перед правообладателем и лишено возможности переложить выплаченные суммы на третье лицо в порядке регресса.

Если лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение исключительного права без вины (п. 3 ст. 1250 ГК РФ), при установлении оснований для взыскания с него убытков либо компенсации в пользу правообладателя наличие или отсутствие вины не учитывается и не подлежит выяснению. Доказывать свою невиновность необходимо при заявлении регрессного требования для обоснования права на иск.

В отношении исключительных прав чаще всего речь идет о ряде последовательных самостоятельных нарушений, допускаемых различными лицами, которые несут самостоятельную ответственность перед правообладателем. Одновременно эти же действия со стороны каждого из виновных нарушителей, если следовать логике законодателя, могут явиться также и основанием для ответственности перед другим, невиновным, нарушителем исключительного права.

Правообладатель имеет возможность предъявить требования по самостоятельным основаниям к любому и каждому нарушителю своего исключительного права. В свою очередь, практически каждый из "последовательных" нарушителей может требовать возмещения от тех, кто допустил нарушение ранее.

Конструкция ответственности при "последовательном" нарушении исключительных прав имеет существенное отличие от классической: одно и то же действие субъекта влечет возникновение двух различных обязательств - обязанность уплатить убытки (компенсацию) правообладателю и обязанность возместить расходы (убытки) иному невиновному лицу, которое в результате действий нарушителя само нарушило права правообладателя и также понесло перед ним ответственность.

Для третьего лица субъективные основания ответственности перед лицом, понесшим ответственность перед правообладателем, определяются по общим правилам. При наличии обязательства между указанными лицами, в силу которого третье лицо принимало на себя определенные гарантии, касающиеся исключительных прав, ответственность к нему применяется на основании ст. 401 ГК РФ. При отсутствии таких обязательств - по общим правилам гражданско-правовой ответственности, т.е. при наличии вины.

Изъятие материального носителя не относится к мерам ответственности, но в отношении этого средства защиты тем не менее законом прямо установлена возможность переложения понесенных убытков на виновное лицо в случае отсутствия вины непосредственного субъекта, в отношении которого такие меры были применены.

Указанное выше требование правообладатель может предъявить к широкому кругу лиц (изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу и т.д.), которые должны иметь возможность переложить понесенные по вине иного лица расходы на это лицо.

Как правило, лицо, к которому может быть предъявлено регрессное требование, привлекается к участию в деле о применении соответствующих мер ответственности в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

При рассмотрении дела о применении мер ответственности не подлежит установлению вина лица, допустившего нарушение. При рассмотрении регрессного иска факт наличия или отсутствия вины этого лица должен быть установлен, поскольку право на регресс есть только у лица, действовавшего невиновно. Это новый факт по сравнению с делом о применении мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, и, следовательно, он подлежит доказыванию.

 

§ 4. Обстоятельства, подлежащие учету при установлении

нарушения исключительного права

 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Условиями признания действий субъекта нарушением исключительного права на товарный знак являются:

1) "не санкционированное" правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения;

2) тождественность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;

3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Тождественными (аналогичными) являются идентичные или очень близкие во всех отношениях товары. Например, правообладатель зарегистрировал обозначение для товаров "мебель", а нарушитель использует это обозначение для диванов и столов (мебель).

Под однородными товарами судебная практика понимает товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же или тесно связанные функции. При установлении однородности товаров учитывается широкий круг обстоятельств: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения <1>.

--------------------------------

<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 24 декабря 2002 г. N 10268/02; от 18 июля 2006 г. N 2979/06; от 17 сентября 2013 г. N 5793/13.

 

Отнесение товаров или услуг к одному классу МКТУ само по себе не свидетельствует об их однородности (например, по общему правилу не будут признаны однородными такие относящиеся к 43 классу МКТУ услуги, как "кафе" и "бронирование мест в гостиницах"). Вместе с тем товары, отнесенные к разным классам, могут быть признаны однородными. Например, признаются однородными услуги по реализации мебели и товар "мебель".

"Сходные товарные знаки" является собирательным понятием, в которое включаются тождественные и сходные до степени смешения обозначения.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. В случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения <1>. При выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг <2>.

--------------------------------

<1> См.: п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 5 марта 2003 г. N 32.

<2> Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г. (далее - Обзор).

 

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06.

 

К смешению товаров и, как следствие, введению потребителей в заблуждение может привести использование как сходных до степени смешения, так и тождественных знаков. Данный критерий - вероятность смешения - должен исследоваться вне зависимости от того, о каких именно обозначениях идет речь. Иными словами, он должен устанавливаться и применительно к тождественным обозначениям.

Угроза смешения в качестве критерия нарушения имеет определяющее значение. Именно со смешением товаров различных производителей и, как следствие, введением потребителей в заблуждение связаны основные имущественные потери, которые могут возникнуть на стороне правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель "переманивает" на свою сторону потребителей оригинального товара. Снижается спрос на товары правообладателя. Нарушитель получает прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.

При этом для правообладателя высока вероятность репутационных потерь. Потребители приобретают товары нарушителя (контрафакт), полагая, что это оригинальные товары правообладателя. Качество контрафакта, как правило, крайне низкое. Потребители могут сделать вывод, что это сам правообладатель снизил требования к своей продукции. Правообладателю в таком случае придется предпринимать различные маркетинговые меры с тем, чтобы вернуть доверие потребителей к своим товарам.

Смешение товаров ведет к нарушению и общественных (потребительских) интересов. Функции товарных знаков перестают реализовываться должным образом. Товарные знаки призваны указывать на источник происхождения товара, снижая тем самым издержки потребительского выбора. Используя маркирующие товары (услуги) обозначения, потребители определяют источник происхождения таких товаров (услуг), сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Приобретая товары под конкретным обозначением, потребители ожидают от покупки определенного качества и иных известных им характеристик. В случае с контрафактом подобные их ожидания будут обмануты. Потребителям станет сложнее осуществлять свой выбор.

Вероятность смешения оценивается, как правило, с позиции среднего, "неискушенного" потребителя. Но для товаров, имеющих определенный круг потребителей, например предназначенных для использования в определенной сфере деятельности, учитывается мнение адресной группы потребителей.

Для констатации нарушения достаточно одной вероятности смешения. Правообладатель не должен доказывать факт введения в заблуждение конкретных потребителей, приводить в суд обманутых покупателей. Критерий вероятного смешения носит объективный характер. Его индикаторами выступают прежде всего рассмотренные выше параметры: однородность товаров и сходство обозначений.

Используя сходное с чужим товарным знаком обозначение в отношении однородных товаров, нарушитель в любом случае вторгается в сферу господства правообладателя.

Даже если предположить, что потребители оригинального производителя не "переметнулись" от него к нарушителю и не утратили в принципе интерес к товарам, маркируемым товарном знаком, правообладатель все равно несет определенные потери. Как минимум речь идет об убытках в форме неполученных роялти за право на использование его товарного знака. При нормальном развитии субъект, желая использовать товарный знак, должен был обратиться к правообладателю за предоставлением лицензии и выплатить определенную сумму.

В случае с широко известными товарными знаками (например, Chanel) использование их иными субъектами причиняет также существенный вред имиджу бренда, вредит его "элитарности".

В зависимости от обстоятельств дела потери правообладателя будут существенно различаться. Максимальными они будут в том случае, когда нарушителю удалось в действительности ввести большую группу потребителей в заблуждение. Указанные различия учитываются при определении суммы взыскиваемых убытков (компенсации).

Зарубежный опыт. В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" <1> нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

--------------------------------

<1> Gesetz  den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), v. 25.10.1994 (BGBl. I S. 3082).

 

- любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

- любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;

- любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаков в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках") <1> ).

--------------------------------

<1> Lanham Trade-Mark Act, 50 Stat. 427, 15 U.S.C. § 1051 - 1141n (1946).

 

В Законе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.

В американском праве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. На практике именно на отсутствие заблуждения в первую очередь ссылается большинство ответчиков в делах о нарушении исключительного права. Как отмечалось в американской доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред <1>.

--------------------------------

<1> Yen A.C. Intent and Trademark Infringement // Arizona Law Review. 2015. Vol. 57. No 3; http://ssrn.com/abstract=2663624.

 

Судебной практикой было выявлено еще как минимум семь обстоятельств <1>, подлежащих учету при установлении факта введения в заблуждение и, соответственно, нарушения исключительного права:

--------------------------------

<1> Smith Fiberglass Prods., Inc. v. Ameron, Inc., 7 F.3d 1327 (7th Cir. 1993); Dr. Seuss Enters., LP v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394, 1404 (9th Cir. 1997); Dreamwerks Prod. Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127 (9th Cir. 1998); 8Id. 9 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 - 49 (9th Cir. 1979); see also: Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961). 10 GoTo.com, 202 F.3d at 1207. 11 Id. 12 Id. 13 Brookfield Comm., 174 F.3d at 1058.

 

1) "сила" товарного знака правообладателя.

В зависимости от "силы" (различительной способности) используемые в качестве товарных знаков обозначения делятся на пять групп <1>:

--------------------------------

<1> Данные группы прямо называются в конкретных судебных актах. См., например: Solid 21 v. Hublot of America (Central District of California, June 15 2015).

 

- видовой товарный знак (generic trade mark) - знак, потерявший правовую охрану из-за использования в качестве родового термина;

- описательный товарный знак - слова и символы, которые просто описывают качества, особенности, назначение или характеристики продукта. Подобные обозначения пользуются правовой охраной, только если они приобрели вторичный смысл. Иными словами, речь идет об обозначениях, которые сами по себе описывают продукт, между тем потребители рассматривают в качестве указателя на конкретный источник происхождения товара;

- суггестивный товарный знак (вызывающий ассоциации) - обозначение намекает на характеристики продукта, между тем не напрямую, а через ассоциации. По общему правилу пользуется правовой охраной;

- случайный товарный знак - обозначение, которое существует в популярной лексике, но не имеет логической связи с маркируемым товаром;

- вымышленный (причудливый) товарный знак - обозначение, придуманное исключительно для того, чтобы служить товарным знаком. В обычной лексике не используется. Никак не связано с маркируемым им товаром. Пользуется наибольшей правовой охраной. Нарушителям, как правило, невозможно привести хоть какое-то "добросовестное" объяснение использования обозначения, чтобы скрыть тот факт, что они пытались паразитировать на репутации чужого обозначения. Использование такого товарного знака в большинстве случае будет признано умышленным;