Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих (F)RAND-обязательств.

Суд удовлетворил данные требования Microsoft. Он исходил из того, что подготовленный ответчиком проект лицензионного соглашения включал в себя несправедливые условия. Обозначенный размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых им товаров.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих в стандарт разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.

 

§ 6. Признание патента недействительным

 

Основания признания патента недействительным

 

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ выделяются несколько оснований для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным.

1. Несоответствие таких объектов критериям патентоспособности. Так, например, заявитель может предоставить сведения, что запатентованное изобретение не отвечает требованию абсолютной мировой новизны. Доказательством в таком случае служат ранее выданные патенты, любые иные источники (на практике, как правило, письменные), содержащие сведения о средстве, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Судебная практика. Компания ООО "Научно-производственное объединение Верхнерусские Коммунальные Системы" подала возражение против выдачи патента на полезную модель "Котельная установка наружного применения" в связи с ее несоответствием критерию "новизна". Изобретение имело следующую формулу: "Котельная установка наружного применения, содержащая теплоизолированный жаротрубный котел с патрубком для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой и обратной линии воды, камерой сгорания, в которую введена горелка, помещенный в теплоизолированный кожух, имеющий проемы для забора наружного воздуха, отличающаяся тем, что котел внутри теплоизолированного кожуха имеет участки, свободные от теплоизоляции".

По результатам рассмотрения указанного возражения решением Роспатента патент Российской Федерации на полезную модель признан недействительным полностью. Суд по интеллектуальным правам поддержал данное решение. В частности, было установлено, что из патента Российской Федерации N 2349844, выданного ранее на иное лицо, известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели: "...изобретение по патенту Российской Федерации N 2349844, так же как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит теплоизолированный жаротрубный котел (поз. 2), помещенный в теплоизолированный кожух (поз. 11); котел (поз. 2) в противопоставленном патенте также снабжен патрубком (поз. 10) для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой (поз. 4) и обратной (поз. 3) линии воды, а также камерой сгорания (поз. 5), в которую введена горелка (поз. 7); теплоизолированный кожух (поз. 11) в техническом решении по противопоставленному патенту, так же как и в решении по оспариваемому патенту, имеет проемы (поз. 13) для забора наружного воздуха" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 29 января 2016 г. N С01-1074/2015 по делу N СИП-355/2015.

 

При оспаривании патента ввиду несоответствия технического решения промышленной применимости заявители могут ссылаться на несколько обстоятельств: 1) в описании и формуле заявки на изобретение (полезную модель) не раскрыто его назначение; 2) в документах и чертежах, приложенных к заявке, не определены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели) в том виде, в каком оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения (полезной модели), при том что не были такие решения описаны и в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения; 3) реализация указанного заявителем назначения невозможна, заявленное техническое решение противоречит законам природы и знаниям современной науки о них.

Судебная практика. ООО "Протера" подало возражение против выдачи патента на изобретение "Композиция для инъекций на основе таксоидов", мотивированное несоответствием его условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна". Роспатент удовлетворил данное возражение - патент признан недействительным. Суд по интеллектуальным правам подтвердил правильность данного решения. Отсутствие промышленной применимости в данном случае мотивировалось следующим образом: "Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2144356 изобретение относится к новой форме терапевтического агента с противоопухолевой и антилейкемической активностью. В формуле и описании изобретения по патенту Российской Федерации N 214435 отсутствуют данные, подтверждающие противоопухолевую (антилейкемическую) активность композиции и ее пригодность для лечения онкологических больных; не указаны параметры, отражающие как количество и концентрацию веществ, необходимых для установления конкретного соотношения между антигелевой добавкой и поверхностно-активным агентом, так и конкретные вещества, содержащиеся в двух разных растворах. Принцип выбора данных веществ, исходя из того, что они находятся в двух разных растворах, не раскрыт. В этой связи при смешивании двух растворов неустановленного состава получится некий раствор или смесь также неустановленного состава" <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N СИП-186/2013.

 

Оспаривание патента ввиду несоответствия изобретения критерию изобретательского уровня, как правило, требует установления, во-первых, технических решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, близких аналогов запатентованного решения; во-вторых, очевидности для специалиста запатентованного объекта исходя из уровня техники, способности его сформировать данное решение на основе известных ему сведений о близких решениях.

Судебная практика. ООО "МЕКО-Н" подало возражение против патента на изобретение "Демонстрационный торговый стенд" ввиду его несоответствия критерию "изобретательский уровень". Роспатент удовлетворил возражение. Суд по интеллектуальным правам признал такое решение правомерным. Из противопоставленного спорному патенту патента США N 4615448, опубликованного 7 октября 1986 г., известен демонстрационный стенд, состоящий из панелей, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом каждая демонстрационная панель имеет пазы, позволяющие без труда вставлять и вынимать основания кронштейнов, на которые устанавливаются выставляемые предметы. Панель по этому противопоставленному патенту, так же как и по оспариваемому патенту, характеризуется наличием симметричных Т-образных пазов для установки навесных держателей, расположенных на расстоянии друг от друга.

Суд, основываясь в том числе и на выводах эксперта, пришел к выводу, что из противопоставленных в возражении общества "МЕКО-Н" против предоставления правовой охраны патенту Российской Федерации источников информации известны все признаки, которыми изобретение по названному патенту в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, и отличается от ближайшего аналога <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 23 марта 2016 г., Постановление СИП от 11 июля 2016 г. по делу N СИП-925/2014.

 

2. Несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

Одной из функций патентной системы является раскрытие информации о новых технических решениях. Гарантируя эксклюзивный период использования патентоохраняемого объекта, государство предполагает, что сущность соответствующих объектов перестанет быть тайной, как это могло бы быть при установлении режима ноу-хау. В таком случае изобретения или полезная модель начнут формировать существующий уровень техники. В установленных законом целях они смогут свободно использоваться любым лицом (ст. 1359 ГК РФ). Создастся база для лицензионных отношений: потенциальные лицензиаты будут знать, в чем именно состоит запатентованное решение.

Используя данное основание, заявители могут оспаривать так называемые "зонтичные" патенты, охватывающие "немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта)" <1>.

--------------------------------

<1> Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

 

3. Наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Данное основание признания патента недействительным основано на ст. 1378 ГК РФ, согласно которой заявитель вправе внести в документы заявки на получение патента исправления и дополнения, которые, однако, не должны изменять сущность заявленного объекта.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или заявленной полезной модели, если они обладают признаками (или хотя бы одним признаком), подлежащими включению в их формулу, которые не были раскрыты в приоритетных документах.

4. Выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Действующее законодательство исключает возможность выдачи патентов на идентичные решения. В соответствии с п. 1 ст. 1383 ГК РФ если в процессе экспертизы становится известно, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, то патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

Заявителям предоставляется 12 месяцев на то, чтобы достичь соглашения. В случае если соглашение не было достигнуто и в Роспатент соответственно не поступило сообщение о сделанном заявителями выборе, обе заявки признаются отозванными.

5. Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В данном случае ситуации могут быть разными. Например, в патенте на служебное изобретение указаны не все соавторы - участники коллектива, творческий труд которых привел к созданию объекта, либо патент на созданную в рамках служебного задания полезную модель получил сам работник. Компания-работодатель в таком случае может обратиться с требованием о признании патента недействительным в части указания правообладателем работника.

 

Порядок признания патента недействительным

в российском праве

 

Патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен в течение срока действия патента любым лицом, которому стало известно об указанных выше нарушениях при регистрации патента (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента после того, когда срок действия исключительного права истек.

Верховный Суд РФ отмечал, что, "как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель - дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия" <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВС РФ от 29 января 2015 г. по делу N 300-ЭС14-1301.

 

Патент может быть оспорен в течение всего срока его существования. Исковая давность в таком случае не применяется. Признанный недействительным полностью или частично патент аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная процедура рассмотрения спора в административном порядке - в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным рассматривается сразу в суде.

Российскому правопорядку традиционно присуща раздельная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и споров о признании патента недействительным. Данные дела рассматриваются в рамках самостоятельных процессов. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражение) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В судебной практике исходят из того, что "доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента... Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента" <1>.

--------------------------------

<1> См. п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (СПС "КонсультантПлюс").

 

Невозможность подачи встречного требования о признании патента недействительным (прежде всего в связи с его несоответствием критериям патентоспособности) в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права на практике порождает определенные сложности. Длительное время сохраняется состояние правовой неопределенности. Если речь идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период разбирательства о правах на патент, нарушении исключительного права, действии мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношение сил конкурентов. Большинство государств в той или иной мере столкнулось с проблемой "легковесных патентов", выданных на объекты, не обладающие подлинной инновационностью. Зачастую их получают на себя недобросовестные субъекты с целью последующего предъявления исков о нарушении исключительного права. В конечном итоге такие патенты аннулируются. Но до этого интересам добросовестных предпринимателей может быть причинен существенный вред. Они будут вынуждены прекратить или приостановить производство, использование некоторых продуктов, выплатить компенсацию (убытки).