Глава 8. Существование прав на изобретения, полезные модели,

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

 

§ 1. Сроки действия патента

 

Патентно-правовая охрана имеет временные границы. По истечении срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец действие удостоверяющего это право патента прекращается и указанные объекты переходят в общественное достояние. Любой субъект может использовать их без риска нарушить чужие интеллектуальные права.

Гражданским кодексом РФ (п. 1 ст. 1363) установлены следующие сроки действия исключительного права на патентоохраняемые объекты:

- для изобретений - 20 лет;

- для полезных моделей - 10 лет;

- для промышленных образцов - 5 лет.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет. При этом общий срок правовой охраны промышленного образца не может превышать 25 лет.

Указанные сроки отсчитываются с даты подачи заявки в Роспатент.

Обозначенные в ст. 1363 ГК РФ сроки являются сроками существования гражданского права. Они определяют период действия конкретного субъектного права во времени, в течение которого управомоченный субъект вправе реализовывать принадлежащие ему правомочия, прежде всего правомочие запрещать всем иным лицам использовать охраняемый объект.

Установление подобных сроков является проявлением основополагающего принципа патентного права - обеспечения баланса частных и общественных интересов.

С одной стороны, закон гарантирует патентообладателю достаточно длительный период эксклюзивного использования. Предполагается, что этого времени достаточно для того, чтобы субъект осуществил коммерциализацию разработки и не только покрыл издержки на ее создание, но и получил дополнительную прибыль. Таким образом, реализуется стимулирующая функция (к инновационной деятельности) исключительного права. Наличие подобных сроков в любом случае является дополнительным стимулом к тому, чтобы не затягивать с использованием патентоохраняемого объекта, его внедрением.

С другой стороны, по окончании обозначенного периода открывается доступ к возможности использования инновационной разработки для неограниченного круга лиц.

Патентоохраняемые объекты, будучи нематериальными, не подлежат износу. В то же время они устаревают, теряют свою актуальность. Рассматриваемые сроки были установлены с учетом данного свойства. Предполагается, что по их окончании общество еще не утратило интерес к разработке, а правообладатель удовлетворил свой коммерческий интерес. Данное утверждение, конечно, нельзя абсолютизировать. На некоторых рынках радикальное обновление инноваций происходит чуть ли не каждый год. Показательный пример - мобильные телефоны. Устаревшими считаются модели, выпущенные 2 - 3 года назад, не говоря уже о тех, что появились 10 лет назад. Но даже на этом рынке есть некоторые технологии (например, Wi-Fi), которые не теряют своей актуальности в течение продолжительного времени. На фармацевтическом рынке и спустя два десятилетия дженериковые компании нетерпеливо ждут, пока патенты на эффективные препараты перейдут во всеобщее достояние, чтобы начать производство аналогов.

Различия в сроках правовой охраны для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов объяснимы. Изобретения обладают наиболее инновационным характером (они единственные характеризуются в российском правопорядке изобретательским уровнем). Изобретения представляют собой наиболее ценный вклад в научно-техническое развитие. Справедливо, чтобы у их правообладателей было больше времени для получения прибыли от эксклюзивного использования. Кроме того, среди изобретений много технических решений, преобразование которых в коммерчески привлекательный продукт требует существенных вложений и представляет собой достаточно длительный и сложный процесс. По общему правилу изобретения дольше сохраняют свою актуальность и привлекательность для рынка.

Полезные модели нередко характеризуются как "малое изобретение", "малый патент". Они являются менее инновационными. Учитывая, что в качестве полезных моделей охраняются только технические решения, относящиеся к устройству, их проще коммерциализировать.

Такие промышленные образцы, как дизайн, могут достаточно быстро потерять свою актуальность, в связи с чем правообладатели должны подтверждать свой интерес к их использованию каждые пять лет. Патентная монополия на них, в отличие от исключительного права на полезную модель и в особенности на изобретение, не может блокировать инновационный процесс в конкретной сфере, производство конкретных продуктов. Так, например, на технологическое развитие рынка смартфонов никак не влияет тот факт, что производители не могут использовать запатентованную Apple форму телефона. Отсутствует существенный публичный интерес (в отличие, например, от случаев с лекарственными препаратами) в переходе дизайна в общественное достояние, в связи с чем общий период правовой охраны таких объектов может превышать срок существования исключительного права на изобретения.

Важное положение содержится в п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Предусматривается возможность продления срока действия исключительного права на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение разрешения, при условии, что с даты подачи патентной заявки до дня получения указанного разрешения прошло более пяти лет. Для реализации данного права патентообладатель должен обратиться с соответствующим заявлением в Роспатент. Срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет. Но общий срок продления не может превышать пять лет.

Особую значимость данное положение представляет для фармацевтических компаний. Выход на рынок с новым препаратом представляет собой длительный процесс. Регистрации лекарственного средства предшествуют клинические испытания, экспертиза. Фарминдустрии присущи крайне высокие затраты на создание и коммерциализацию изобретений. По данным журнала Forbes, ведущие фармацевтические компании тратят как минимум 4 - 5 млрд долл. на разработку нового лекарственного препарата. Но затраты могут быть в 2 - 3 раза выше <1>. Вероятна ситуация, когда  часть патентного срока компания будет осуществлять только подготовительные действия к выходу на рынок. Времени для того, чтобы компенсировать затраты, в условиях эксклюзивного использования у нее остается мало. С тем чтобы обеспечить в данном случае частный интерес подобных патентообладателей, законодатель и закрепил положение о возможности продления срока действия правовой охраны.

--------------------------------

<1> Так, за период 1997 - 2011 гг. компанией Astra Zeneca было выпущено пять новых лекарственных препаратов, на разработку каждого из которого было потрачено более 11,7 млрд долл. (всего 58,95 млрд долл.).

 

Прежняя редакция ГК РФ закрепляла, что патент на такое изобретение продлевается Роспатентом по заявлению правообладателя, если со дня подачи заявки на выдачу патента до получения первого разрешения на применение лекарственного средства прошло более пяти лет. Действующая редакция предусмотрела необходимость получения для подобного продления дополнительного патента. Формула такого патента должна содержать совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующего продукт, на применение которого получено разрешение.

Таким образом, дополнительный патент выдается непосредственно на то активное соединение, или комбинацию активных соединений, или фармацевтическую композицию, которые проходили клинические испытания и на применение которых в качестве лекарственного средства получено регистрационное удостоверение.

Как справедливо было замечено А. Пиличевой, "заявитель может получить "широкий" основной патент, структурная формула которого будет охватывать несколько активных веществ, однако выдача дополнительного патента будет возможна только в отношении того ингредиента или их комбинации, которые указаны в разрешении на применение" <1>.

--------------------------------

<1> Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 83.

 

Подобные изменения лишили правообладателей возможности растягивать патентную защиту на те элементы формулы, которые не были воплощены в конкретных лекарственных препаратах, что отвечает общественным интересам и соответствует зарубежному опыту.

 

§ 2. Прекращение и восстановление действия патента

 

По общему правилу действие патента прекращается по истечении срока существования исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Вместе с тем действие патента может быть прекращено и досрочно.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Основаниями для досрочного прекращения действия патента на изобретение и полезную модель или промышленный образец, согласно ст. 1399 ГК РФ являются:

1) заявление, поданное самим правообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент прекращается со дня поступления заявления.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов;

2) неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

Патент прекращается по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Роспатент в таких случаях не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

 

В соответствии со ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица.

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины. Такое ходатайство не подлежит удовлетворению, если оно подано после истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть также прекращено путем признания этого патента недействительным. Признание патента недействительным не прекращает его действие, а аннулирует со дня подачи заявки (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

 

§ 3. Право преждепользования и право послепользования

 

Согласно ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции) "права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством страны Союза".

Российское право признает право преждепользования. В соответствии со ст. 1361 ГК РФ право преждепользования определяется как право лица, не являющегося правообладателем, на безвозмездное использование технического решения, тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен патент иным лицом.

Условием возникновения такого права является факт добросовестного использования разработки пользователем указанного технического решения или совершение необходимых приготовлений к такому использованию. После получения иным субъектом патента преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.

 

Правовая природа преждепользования

 

В российской доктрине право преждепользования, как правило, рассматривается в контексте ограничений патентных прав, наряду с действиями, не являющимися нарушениями исключительного права. Подобный подход является верным лишь отчасти.

Если рассматривать исключительное право через призму правомочия запрета всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект, то право преждепользования действительно ограничивает господство правообладателя в отношении конкретного субъекта - он не может запретить ему использовать соответствующий объект. Между тем обозначенные институты являются разными по своей правовой сути.

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права (случаи свободного использования), представляют собой содержательные границы исключительного права.

Под границами субъективного гражданского права следует понимать "установленные действующим законодательством абсолютно определенные (императивные) предписания, четко регламентирующие меру свободы управомоченного лица" <1>, за рамками которых субъект перестает действовать на основании права.

--------------------------------

<1> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

 

Содержание исключительного права в общем виде составляют правомочия эксклюзивного использования патентоохраняемого объекта и запрета всем иным лицам использовать такой объект. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права, определяют способы использования патентоохраняемого объекта, на которые не распространяется господство правообладателя, его возможность запрещать всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект. Каждый может использовать патентоохраняемый объект не потому, что у него возникают самостоятельные субъективные права, а потому, что на данные способы использования не распространяется патентная монополия.

Право преждепользования между тем является самостоятельным имущественным правом, возникающим в отношении патентоохраняемого объекта. Содержание его образует правомочие ограниченного использования объекта. Речь идет именно о коммерческом использовании. Преждепользователь действует в той же плоскости, что и правообладатель, - в содержательных границах исключительного права. Сферы их господства над патентоохраняемым объектом пересекаются, при том что у патентообладателя объем субъективных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие права преждепользования от границ исключительного права в том, что оно возникает всегда относительно конкретного исключительного права, иными словами, является частным случаем, обусловленным особыми обстоятельствами, в то время как границы исключительного права являются универсальными для всех субъективных исключительных прав.

Право преждепользования в связи с этим может быть квалифицировано в качестве обременения, а не границы исключительного права. Точно так же должны быть квалифицированы, к примеру, лицензия, выданная на использование патентоохраняемого объекта, право залога на исключительное право. Все подобные права следуют за исключительным правом при его отчуждении. В их основе лежит стеснение, затруднение правообладателя в осуществлении отдельных правомочий (прежде всего правомочия запрета) в границах исключительного права.

 

Назначение права преждепользования

 

В первую очередь институт преждепользования служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособное решение, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки.

Не случайно данный институт зародился и получил наибольшее распространение в германской правовой системе. Патентные права в рамках данной системы традиционно легитимируются с позиции естественно-правового подхода, согласно которому каждый имеет неотъемлемое право на результаты своего труда. Следовательно, независимо от факта получения патента создатель патентоохраняемой разработки должен получить возможность использовать ее как плод собственных интеллектуальных и материальных усилий.

Между тем можно найти обоснования преждепользования и с позиции утилитаристского подхода, характерного для англо-американской системы. Как было отмечено британским исследователем М. Спенсом, с позиции общественных интересов достаточно трудно обосновать запрет независимым изобретателям, создавшим техническое решение раньше патентообладателя, использовать результат их усилий. В доктрине можно встретить мнение, что патентный режим нацелен на создание гонки за изобретение. Потому победитель (тот, кто первый подал патентную заявку) должен получить все. Однако данное утверждение не выдерживает критики с позиции теории стимула, получившей наибольшее распространение в рамках утилитаристского подхода. Как подчеркнул М. Спенс, признание за преждепользователем права на использование изобретения создает дополнительные стимулы к вложениям в R&D (НИОКР). Инновационная деятельность является, с одной стороны, рискованной и непредсказуемой, с другой - затратной. Тот факт, что в случае опоздания с подачей заявки субъект не сможет использовать разработку, может отпугнуть его от вложений в создание соответствующего интеллектуального продукта <1>.

--------------------------------

<1> Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 200 - 201.

 

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, связанных с тем, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

 

Право преждепользования часто служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Право преждепользования может возникнуть и у лиц, открыто использующих патентоохраняемый объект. В таком случае закономерен вопрос: соответствует ли запатентованное изобретение критерию новизны? На данный вопрос должен быть дан отрицательный ответ. Если преждепользователь не только совершил подготовительные к использованию действия, но и начал открыто использовать разработку, соответствующее решение стало известно из уровня техники. В таком случае преждепользователь соответствующего объекта может оспорить действительность патента в связи с его несоответствием критерию новизны.

Однако на практике так происходит далеко не всегда: зачастую для субъекта, ранее использовавшего техническое решение, более выгодно потребовать признать за ним право преждепользования, чем бороться с патентом иного лица. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование. Возможность его использования приобретает не только преждепользователь, но и иные лица. В то же время при установлении права преждепользования у преждепользователя возникнет возможность эксклюзивного использования разработки, хотя и в ограниченном виде. Патентообладатель в таком случае, вероятно, продолжит защищать разработку от посягательства иных лиц.

Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права.

Представим себе ситуацию. К компании предъявлен иск о нарушении прав иного субъекта на запатентованное изобретение. У ответчика есть доказательства, что он начал использовать соответствующее решение раньше патентообладателя. Заявить встречное требование о признании патента недействительным он не может <1>. С тем чтобы оспорить патент, ему придется инициировать административное производство, затем, возможно, обратиться в суд. В такой ситуации патентообладатель успеет добиться наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта и взыскания убытков (компенсации). В то же время требование об установлении права преждепользования может быть заявлено как в рамках самостоятельного процесса, так и в качестве встречного иска в деле о нарушении исключительного права.

--------------------------------

<1> Как было отмечено Президиумом ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122, "споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента". Подробнее см.: Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. N 2. С. 16 - 31.

 

Объем права преждепользования

 

Предоставленная преждепользователю "привилегия" не может быть безграничной. В ином случае могут пострадать правомерные интересы патентообладателя. Ценность его исключительного права будет существенно снижена, что будет противоречить стимулирующей функции данного права.

Во-первых, право преждепользования является неотчуждаемым. Согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ оно может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые для этого приготовления. Таким образом, преждепользователь не становится конкурентом правообладателю на рынке интеллектуальной собственности - он не может выдавать лицензии, "продать" свое право. Конкуренция между субъектами возможна лишь на товарном рынке, если они производят на основе технического решения сходные инновационные продукты.

Второй принципиально значимый момент: преждепользователь должен использовать запатентованный объект без расширения объема такого использования.

Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее - Обзор), "...права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден" <1>.

--------------------------------

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

 

Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и сообразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке - данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.

Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить "преждепользование" в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают - он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.

Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

И.А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

По мнению В.Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.

О.А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А.П. Сергеев. Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки <1>.

--------------------------------

<1> См.: Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

 

В справке Суда по интеллектуальным правам <1> были признаны как количественный, так и качественный критерий. Как в ней было отмечено, необходимость получения преждепользователем разрешения на использование охраняемого патентом технического решения возникает при расширении объема использования любым путем, в том числе посредством изменения признаков, изменения применения по определенному назначению продукта, изменения назначения продукта или способа (качественные характеристики) или изменения объема выпускаемой продукции (количественный критерий).

--------------------------------

<1> Справка по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утв. Постановлением Президиума СИП от 14 ноября 2014 г. N СП-21/14).

 

Суды при установлении объема преждепользования руководствуются как качественными, так и количественными критериями. Так, например, расширение объема использования признается в том случае, когда преждепользователь изначально занимался производством на основании запатентованных объектов одних товаров, а после выдачи патента сменил ассортимент и стал производить продукты, сходные с правообладателем. Нетрудно заметить, что при сохранении использования в прежних границах конкуренции между субъектами могло и не быть. Между тем после изменения преждепользователем направления предпринимательской деятельности субъекты стали конкурентами. Другая ситуация: преждепользователь, вложив дополнительные средства и ресурсы, стал производить в разы больше продуктов на основании запатентованного решения. Если раньше он производил по 10 продуктов в месяц для единственного покупателя, то сейчас он буквально наводнил рынок своими товарами.

Сложнее всего дело обстоит с внесением изменений в признаки, описанные в формуле изобретения. Если преждепользователь использует не все признаки независимого пункта формулы, то в таком случае в принципе нельзя говорить об использовании изобретения. Необходимость в праве преждепользования в таком случае отпадает. Другое дело, если преждепользователь дополняет формулу какими-то новыми свойствами и характеристиками, в том числе назначением. Речь в таком случае может идти о создании им зависимого патентоохраняемого объекта.

Вопросы, связанные с использованием зависимых объектов, урегулированы в ст. 1358.1 ГК РФ: зависимые изобретения не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на другое изобретение, другую полезную модель или другой промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми.

В случае отказа правообладателя основного изобретения в предоставлении такой лицензии правообладатель зависимого патентоохраняемого объекта (при условии, что он представляет собой существенное усовершенствование) может обратиться за принудительной лицензией, которая, впрочем, также предполагает выплату с его стороны разумных платежей. Ссылки на право преждепользования в таком случае будут представлять собой попытку недобросовестного обхода положений п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ. Может создаться ситуация, когда преждепользователь не просто будет конкурировать с патентообладателем, а еще и предлагать продукт с лучшими характеристиками. При этом им не будет делаться каких-либо отчислений в пользу патентообладателя.

Несколько другая ситуация возникает, если в формуле изобретения некий признак обозначен промежутком. Например, патент выдан на комбинацию неких веществ при ph от 5 до 10. Преждепользователь изначально использовал данное вещество при ph 5. Затем вслед за правообладателем стал использовать при ph 10, что оказалось эффективнее. В таком случае можно говорить о расширении объема использования в качественном аспекте.

 

Что необходимо доказывать в судебном процессе о признании

права преждепользования?

 

Относительно бремени доказывания наличия права преждепользования в судебной практике долгое время существовало два противоположных подхода. В одних случаях суды исходили из того, что наличие права преждепользования предполагается до тех пор, пока противоположной стороной (патентообладателем) не доказано иное, в других - возлагали бремя доказывания права преждепользования на предполагаемого преждепользователя. Второй подход в конечном счете возобладал, что представляется совершенно оправданным.

Поскольку действия преждепользователя по использованию разработки являются нарушением прав патентообладателя (до тех пор, пока не доказано преждепользование), то бремя доказывания правомерности его действий и их добросовестности возлагается на лицо, ссылающееся на наличие у него права преждепользования. "Подобный подход полностью соответствует общим положениям распределения бремени доказывания, установленным ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ" <1>.

--------------------------------

<1> Оганесян А.Н. Некоторые особенности рассмотрения в судебно-арбитражной практике споров о праве преждепользования // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. N 8. С. 64 - 65.

 

Как было отмечено Судом по интеллектуальным правам, при решении вопроса о праве преждепользования суды должны установить следующие обстоятельства:

- тождественность решения, использованного предполагаемым преждепользователем, запатентованному техническому решению;

- независимость создания тождественного технического решения;

- фактическое использование технического решения, тождественного патентоохраняемому объекту, или подготовка к такому использованию;

- добросовестность использования решения;

- объем преждепользования <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.

 

Право преждепользования возникает при одновременном соблюдении указанных выше обстоятельств.

Заявителям принципиально важно учитывать следующие моменты. Во-первых, для признания преждепользования недостаточно доказать лишь факт разработки спорного решения до даты выдачи патента. Необходимо обосновать факт использования или подготовки к использованию. Если в своем исковом заявлении или отзыве на иск предполагаемый преждепользователь утверждает, что он производил и (или) продавал товары, он должен доказать именно этот факт. Доказательства, указывающие на подготовку к использованию, судами в таком случае рассматриваться не будут <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Постановление СИП от 13 декабря 2016 г. по делу N А72-10519/2015.

 

Согласно п. 30 Обзора судебной практики ВС РФ <1> необходимое приготовление представляет собой "установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать".

--------------------------------

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

 

Объем использования тождественного технического решения на подготовительной стадии должен устанавливаться исходя из возможности реализации данного технического решения всеми ресурсами ответчика, существовавшими на момент создания такого решения, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе.

Судебная практика. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте Постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 14 апреля 2016 г. по делу N А40-189533/2014.

 

Общество "Август" обратилось с иском к ООО "Группа компаний "ЗемлякоФФ" о запрете изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида "Статус Гранд".