Во-вторых, при разделении производств по оспариванию действительности патента и о нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

В-третьих, споры о недействительности патентов в Германии рассматриваются специфическим составом - два судьи, имеющие высшее юридическое образование, и три специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того что вопрос действительности (недействительности) решается как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными знаниями, нет необходимости в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховном суде ФРГ. Данная апелляционная жалоба находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного объекта. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора о признании патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение <1>.

--------------------------------

<1> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7 (www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf).

 

Опыт США. Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. Подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа (встречного иска) на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный патентоохраняемый объект.

В Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была предусмотрена возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении патентоохраняемого объекта, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражение или встречный иск о признании патента недействительным; 2) либо обратиться с иском в деле о признании права (его отсутствия) (declaratory judgment) о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune, "для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор". К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель-лицензиар угрожает применить свой патент, если лицензиат прекратит выплачивать роялти <1>.

--------------------------------

<1> MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

 

Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента. Так в деле Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987) суд первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску: "Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос о действительности патента" <1>.

--------------------------------

<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).

 

Впоследствии данный подход был изменен. Как отметил Окружной суд в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, "очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)".

В качестве аргументов в пользу подобной позиции указано, что, во-первых, "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес... Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение". Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему" <1>.

--------------------------------

<1> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).

 

В соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное право. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс США ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебный) способа признания патента недействительным и в целом повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 Патентного закона США, в свою очередь, закрепляет процедуру так называемого пересмотра после выдачи патента: в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к описанию изобретения (§ 112), и требованиям, предъявляемым при замене патента (§ 151).

"По этим параметрам пересмотр после выдачи патента кардинально отличается от пересмотра с участием сторон, где принимается во внимание только отсутствие новизны и неочевидность, а из предшествующего уровня техники - только печатные публикации" <1>.

--------------------------------

<1> Еременко В.И. О реформе патентного законодательства Соединенных Штатов Америки // Законодательство и экономика. 2012. N 6 (СПС "Гарант").