Способи захисту права на комерційне найменування

Під способом захисту права на комерційне найменування ро­зуміють закріплені законом матеріально-правові заходи приму­сового характеру, за допомогою яких здійснюють відновлення (визнання) порушеного (оспорюваного) права на комерційне най­менування і вплив на порушника.

У сфері захисту права на комерційне найменування можуть бути застосовані вимоги:

• про визнання права на комерційне найменування;

• про відновлення положення, існуючого до порушення права на комерційненайменування, і про припинення дій, що порушу­ють це право або створюють загрозу його порушення;

• про визнання недійсним акта державного органу;

• про відшкодування завданих збитків.

Вибір конкретного способу захисту з цих можливих надають самому потерпілому, він залежить від характеру вчиненого зло­чину.

Кримінальна відповідальність за порушення права на комерційне найменування

Відповідно до ст. 229 Кримінального кодексу України неза­конне використання фірмового найменування (комерційного най­менування) або інше умисне порушення права на зазначений об'єкт, якщо воно завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, карають штрафом у розмірі від 200 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами строком до 2 років або позбавленням волі на той самий строк із конфіскацією

відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які спеціаль­но використовувалися для її виготовлення.

Ті ж самі дії, якщо їх вчинено повторно або за попередньою змовою групи осіб, а також якщо вони завдали матеріальної шко­ди в особливо великому розмірі, карають штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправни­ми роботами строком до 2 років або позбавленням волі строком від 2 до 5 років із конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовували для її виго­товлення.

Зазначені дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, карають штрафом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Розмір завданої матеріальної шкоди вважають великим, якщо він у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великим - якщо він у 1 тис. і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Висновок по першому питанню:

Комерційним називають найменування, під яким підприємець виступає в комерційному обороті і яке індивідуалізує його серед інших учасників цивільного обороту.

Право на комерційне найменування охороняють на території всієї України, а також у країнах - членах Паризької конвенції, тобто воно має екстериторіальний характер.

Питання 2. Правова охорона торговельної марки

2.1. Поняття й ознаки торговельної марки

Поняття торговельної марки.

У ринкових умовах нарівні з комерційними найменуваннями важливе значення мають знаки, слова та символи, що допомага­ють споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, набувати якісні товари й уникати підробок, їх по-різному називають у міжнародних угодах і національних законо­давчих актах: товарними знаками, знаками для товарів і послуг (цей термін донедавна фігурував у законодавчих актах України). У ЦК вжито термін “торговельні марки” (дослівний переклад англійського терміна trademark). На відміну від комерційних най­менувань, за допомогою торговельних марок ідентифікують не сам суб'єкт економічної діяльності, а його товари або послуги.

Відповідно до ст. 492 ЦК торговельною маркою може бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що їх виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображальні елемен­ти, комбінації кольорів. Приклади торговельних марок: «Обо­лонь» (для пива), «Росинка» (для безалкогольних напоїв), АБП (Агробудпереробка).

Функції торговельних марок.

Зазвичай виокремлюють кілька функцій, які виконують тор­говельні марки: виділення товарів або послуг певного економіч­ного суб'єкта на ринку, вказівка на певну якість об'єкта, зазна­чення місця його походження, рекламна функція тощо.

Можливість випускати товар під певною торговельною мар­кою багато важить для виробників.

Способи ідентифікації товарів і послуг (форми ТМ).

Ідентифікацію товарів і послуг можна здійснювати різними способами. Відповідно, за формою товарні знаки можуть бути поділені на:

- словесні марки,

- зображальні марки,

- об'ємні марки;

- звукова та інші позначення.

Можливі також звукові (наприклад, позначен­ня, використовувані як позивні радіостанції або телеканалу), світлові та інші позначення.

Словесна торговельна марка — це марка, що складається зі сло­весних елементів (елемента), зокрема окремих слів, словосполу­чень або сполучень літер, цифр.

Словесні торговельні марки, зображення яких має особливу форму (оригінальний шрифт тощо), відносять також до зобра­жальних торговельних марок, їх називають логотипами.

Зображальна торговельна марка - це торговельна марка, яка складається із зображальних елементів, зокрема композицій ліній або плям, голограм, фігур будь-яких форм та кольорів на площині та у просторі, логотипів, за виключенням стандартних шрифто­вих одиниць, тобто графічна композиція будь-якої форми на пло­щині та у просторі. Прикладом зображальної торговельної марки може бути етикетка.

Для пошуку схожих знаків зображальні торговельні марки або торговельні марки, що містять зображальні елементи, класифіку­ють відповідно до міжнародної класифікації зображальних еле­ментів, затвердженої Віденською угодою, прийнятої на Віденській дипломатичній конференції в 1973 р. (набула чинності з 9 серпня 1985 р.). Зазначена класифікація є ієрархічно організованим пере­ліком зображальних елементів торговельних марок.

Об'ємна торговельна марка - це зображальне позначення, що є об'єктом тримірним, зокрема має вигляд фігури або композиції фігур, форма якого безпосередньо не обумовлена його функціо­нальним призначенням.

Звуковою торговельною маркою є марка, розрахована на сприй­няття органами слуху, але така, що не належить до людської мови. Це можуть бути музичні фрази або шуми різного походження.

В Україні такі звуки - відповідно до п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на мар­ку для товарів і послуг - реєструють за наявності технічної мож­ливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на марки для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо їх реєстраці ї. Звукове позначення подають на реєстрацію у вигляді фонограми або нотного запису.

 

У межах кожної із груп існують свої підгрупи, пов'язані зі спе­цифікою охорони відповідного позначення.

Торговельна марка може бути створена шляхом скорочення комерційного наймену­вання, використання прізвища людини тощо. Українське законо­давство не створює перешкод для реєстрації такої торговельної марки. Аналогічна ситуація склалася і в ряді інших країн (наприк­лад, у Франції). У той же час у деяких країнах (Великобританії, США) включення прізвища до торговельної марки можливе тільки якщо його вживають відокремлено від конкретної люди­ни, як вказівку на певну продукцію, а не на певну людину (прізви­ще набуває «вторинного значення»), наприклад “Макдональдс”.

Співвідношення ТМ з іншими засобами індивідуалізації.

Торговельна марка та географічна назва.

У всьому світі патентні відомства негативно ставляться до реє­страції як торговельних марок географічних назв, оскільки в цьо­му разі споживачі дуже легко можуть бути введені в оману щодо місця виробництва товарів або їхньої якості (оскільки володіль­цю торговельної марки не можна заборонити виробляти товари в будь-якому місці на його розсуд або взагалі відступити торговель­ну марку іншій особі).

В українському законодавстві ця дія прямо не заборона, проте в будь-якому разі включення такої назви до торговельної марки не має призводити до введення громадськості в оману.

Зазвичай визнають можливість використання географічної назви, якщо очевидно, що вона не вказує на виробництво певних товарів, наприклад у разі відсутності в такій місцевості відповід­ного виробництва (наприклад, можлива реєстрація торговельної марки «Казбек» для тютюнової продукції).

Підгрупи торговельних марок.

Колективна марка.

Як особливий різновид торговельних марок можна розгляда­ти колективну марку.

Колективною маркою є торговельна марка спілки, господарської асоціації або іншого добровільного об'єднання підприємств, призна­чена для позначення вироблених і (або) реалізованих ними то­варів, що мають єдині якісні або інші спільні характеристики.

Колективна марка покликана полегшити вихід на ринок само­стійних підприємств, пов'язаних угодою або взаємною участю. Колективна марка дозволяє привернути увагу клієнта до товарів або послуг кожного підприємства, що входить до об'єднання, оскільки в цьому разі потенційному клієнтові нібито заявляють про однаковий рівень якості, досягнутий всіма членами групи. При цьому товари або послуги можуть бути як однотипними, так і різнотипними. В останньому випадку використання колективної марки може мати особливе значення, бо надає потенційному спо­живачеві гарантію взаємної сумісності товарів підприємств, що входять до однієї групи (у першу чергу в галузі електронної техні­ки). Використання колективної марки не перешкоджає членам об'єднання використовувати і свої власні торговельні марки.

Асоціативна марка - це торговельна марка, що є тотожною (аналогічною) або схожою з марками, вже зареєстрованими щодо однорідних товарів і (або) послуг. Наслідком реєстрації асоціа­тивної марки є неможливість передачі права на неї через ймовірність сплутання на підставі схожості.

Індивідуальною торговельною маркою є торговельна марка, право на яку належить одній особі.

Регіональна торговельна марка - це торговельна марка, зареє­стрована в міжнародному регіональному органі реєстрації відпо­відно до регіональної міжнародної угоди.

Міжнародна марка - це торговельна марка, зареєстрована міжнародним реєстраційним органом відповідно до міжнародної угоди, зокрема відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, Протоколу до Мадридської угоди про міжна­родну реєстрацію знаків.

Описова марка - це позначення, що прямо чи непрямо вказує на об'єкт, до якого це позначення застосовують, за допомогою однієї з характеристик, що його визначає. Таким позначенням, як правило, правову охорону не надають. Винятками є випадки, коли описова марка на підставі тривалого використання набуває вто­ринного значення.

До описових марок відносять позначення, які є загальновжи­ваними як позначення товарів і послуг певного виду, що вказу­ють на їхній вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність, на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надан­ня послуг, а також які є узвичаєними символами та термінами. Таким позначенням не може бути надана правова охорона, оскіль­ки по суті вони не мають розрізняльної здатності.

Відповідно до законодавства України такі позначення можуть бути внесені до марки, заявленої на реєстрацію, як елементи, що їх не охороняють, якщо вони не займають домінуючого положен­ня в зображенні марки (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Похідна торговельна марка.

Якщо володілець зареєстрованої марки подає на реєстрацію марку, що порівняно із зареєстрованою має незначні відмінності, які не впливають на розрізняльний характер марки (тобто нале­жать до вторинних елементів марки) відносно аналогічних товарів і (або) послуг, щодо яких здійснена попередня реєстрація, то такі марки реєструють як похідні. Права на похідні марки не можна передавати іншим особам.

Добре відома марка - це торговельна марка, що в результаті використання стала добре відомою широкому колу споживачів.

Відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції всі країни - учас­ниці зазначеної Конвенції зобов'язані надавати на своїй території захист маркам, які за визначенням компетентного (адміністратив­ного чи судового) органу країни реєстрації або країни викорис­тання отримали статус добре відомих марок щодо тотожних або схожих товарів і (або) послуг.

Зокрема, реєстрацію торговельної марки, яка є відтворенням, імітацією або перекладом добре відомої марки, відхиляють або визнають недійсною. Забороняють використання марки, яка може призвести до сплутання з добре відомою маркою.

Це положення поширюється також на торговельні марки, істот­на складова частина котрих є відтворенням добре відомої марки або її імітацією, яка здатна викликати сплутання з нею.

Вищезгадане положення застосовують незалежно від товарів і послуг, щодо яких торговельну марку визнано добре відомою, якщо:

• використання конфліктуючої марки вказує на зв'язок товарів і
(або) послуг, щодо яких її використовують, та володільця добре відомої торговельної марки, і це може завдати шкоди його інтересам;

• використання марки може завдати шкоди або послабити розрізнювальний характер добре відомих марок шляхом недобросо­вісних дій;

• недобросовісно використовують переваги розрізняльного характеру добре відомої марки.

Вимога анулювання конфліктуючої марки має бути заявлена володільцем добре відомої марки протягом 5 років від дати реєст­рації першої. Ця вимога не поширюється на випадки, коли конф­ліктуюча марка зареєстрована недобросовісно, для анулювання такої реєстрації строк не обмежений.

Захист добре відомої марки не пов'язаний з обов'язковою умо­вою реєстрації марки або використання її в конкретній країні. Потрібно лише, щоб марка була визнана у країні добре відомою, а такою вона може стати, наприклад, як внаслідок рекламування в цій країні, так і в результаті впливу рекламної кампанії, що її про­водять в інших країнах.

При визначенні міри популярності беруть до уваги відомість марки певному сектору суспільства, який може складатися з фак­тичних і (або) потенційних споживачів, з осіб, які беруть участь у забезпеченні каналів збуту товарів і (або) послуг, щодо яких за­стосовують торговельну марку, або ділових кіл, діяльність яких пов'язана з такими товарами або послугами. Навіть якщо лише в одному із секторів марку сприймають як добре відому, це є підста­вою для визнання її добре відомою в цій країні.

З метою визначення, чи є марка добре відомою, враховують строк використання торговельної марки, її поширеність, яку вста­новлюють на підставі кількісних та територіальних показників, а також ступінь підтримки рекламними засобами.

Сильною торговельною маркою вважають торговельну марку, яка має високу розрізняльну здатність, притаманну або набуту шляхом тривалого використання, тобто марку, що має велику охороноздатність.

Слабка торговельна марка - це торговельна марка, якій бракує розрізняльної здатності або розрізняльна здатність якої частково втрачена внаслідок розмивання (ослаблення) торговельної марки.

Конфліктуюча торговельна марка — це марка, що вступає в конфлікт із тотожною або схожою розрізняльною маркою, про­мисловим зразком або об'єктом авторського права у зв'язку з на­явністю в іншої особи попередніх прав на зазначені об'єкти.

Що стосується конфлікту між торговельними марками, то згідно із законодавством багатьох країн реєстрацію марки, що конфліктує із зареєстрованою торговельною маркою, яка має по­переднє право на підставі реєстрації, відхиляють, навіть якщо во­лоділець останньої не відстоює це право. У цьому разі підставою для відхилення реєстрації у першу чергу буде те, що використан­ня конфліктуючих торговельних марок може ввести споживачів в оману, а цього слід уникати, навіть якщо заінтересовані сторо­ни не відстоюють свої права.

Може бути відмовлено в реєстрації торговельній марці, що конфліктує з маркою, яка має більш ранній пріоритет, ґрунтова­ний на використанні марки, якщо за національним законодав­ством право, набуте на підставі використання марки, визнано.

Може бути відмовлено в реєстрації також торговельній марці, що конфліктує з добре відомою у країні маркою, яку охороняють без реєстрації відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції.

Суб'єкти попереднього права на інші об'єкти, які охороняють згідно із законодавством, можуть заперечувати проти чинної реє­страції конфліктуючої марки. У цьому разі реєстрація марки може бути визнана недійсною повністю або частково.

У багатьох країнах для висування вимоги щодо визнання не­дійсною реєстрації марки на підставі попередніх прав передбачено певний строк, після закінчення якого реєстрація марки на за­значеній підставі не може бути визнана недійсною.

Тотожна торговельна марка - це торговельна марка, зобра­ження якої в усіх елементах збігається із зображенням іншої мар­ки. Тотожні марки найчастіше можуть вступати в конфлікт, оскіль­ки їх використання для однорідних товарів або послуг на одному ринку може призводити до сплутання виробників або осіб, що надають послуги.

Якщо при реєстрації марки подають позначення, тотожне за­реєстрованій марці або марці, яку охороняють без реєстрації, на ім'я іншої особи, реєстрацію не здійснюють або, у разі здійснен­ня, її можна визнавати недійсною.

За законодавством України позначення, що є тотожними мар­кам, раніше зареєстрованим чи заявленим для реєстрації в Украї­ні на ім'я іншої особи, які охороняють без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки (ст. 6 (3) Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Схожість торговельних марок - це збіг декількох мотивів, що утворюють торговельну марку.

Якщо, незважаючи на окремі відмінності, сприйняття мотивів торговельних марок призводить до сплутання цих марок, такі марки вважають схожими настільки, що їх можна сплутати.

Торговельна марка, схожа настільки, що її можна сплутати з іншими марками. Торговельною маркою, схожою настільки, що її можна сплута­ти з іншими марками, вважають марку, яка асоціюється з іншими марками (маркою) загалом, незважаючи на окремі відмінності елементів марки.

За законодавством України позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати з марками, раніше зареєстрованими чи заявле­ними для реєстрації в Україні на ім'я іншої особи для таких са­мих або споріднених із ними товарів і послуг або марками інших осіб, якщо ці марки охороняють без реєстрації на підставі міжна­родних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як марки (ст. 6 (3) Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Торговельна марка спільного володіння - це торговельна марка, право на яку набуто кількома особами. Відрізняється від індиві­дуальної торговельної марки тим, що її умови використання ви­значає угода між співволодільцями марки. Кожен із них може ко­ристуватися і розпоряджатися маркою на власний розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на викори­стання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших співволодільців.

Розмивання (ослаблення) торговельної марки - це процес по­ступової втрати (ослаблення) розрізняльної здатності торговель­ної марки внаслідок її використання різними виробниками для позначення неоднорідних товарів.

Мотив торговельної марки - це аспект торговельної марки, розрахований на певний вид сприйняття. Мотив марки може бути: візуальний (графічний) - розрахований на зорове сприйняття; фонетичний (звуковий) - розрахований на слухове сприйняття; семантичний (смисловий) - смисловий зміст позначення, що його використовують як торговельну марку тощо.

Елемент торговельної марки - це одна зі складових частин тор­говельної марки. Елементи торговельної марки розрізняють за видом, виокремлюючи словесний, зображальний та об'ємний еле­менти. Елемент або сукупність елементів визначають вид торго­вельної марки, яка може бути словесна, зображальна, об'ємна або комбінована.

Торговельну марку, що складається лише з одного елемента, називають простою, а з декількох елементів - складною.

Сильний елемент торговельної марки значною мірою визначає її сприйняття, і навпаки, слабкий елемент не здатний істотно впли­нути на сприйняття торговельної марки. До слабких елементів марки відносять, як правило, елементи, яким не може бути надана пра­вова охорона через невідповідність певним вимогам законодавства.

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про охорону прав на зна­ки для товарів і послуг” позначення, які не мають розрізняльної здатності (є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; вказують на вид, якість, кількість, властивості, при­значення, цінність товарів і послуг, а також на місце, час виготов­лення, збуту товарів або надання послуг; є загальновживаними символами і термінами), можуть бути внесені до знака як елемен­ти, які не охороняють, якщо вони не займають домінуючого по­ложення в зображенні марки.

Якщо торговельна марка містить елемент (елементи), які не охороняють (неохороноздатний елемент), то в рішенні про реєст­рацію марки і в реєстрі, якщо це необхідно, вказують, що зазначе­ний елемент не є предметом самостійної правової охорони.

Юридично-правова природа торговельної марки.

Відповідно до ст. 1 Паризької конвенції торговельна марка належить до об'єктів промислової власності. Головна розрізняль­на функція торговельної марки випливає із самого визначення. Виокремлення маркованих товарів або послуг з маси конкурую­чих із ними допомагає володільцеві марки у продажу товарів або наданні послуг, а споживачеві — у виборі належних товарів чи послуг серед подібних. Торговельна марка має також гарантійну функцію, тобто гарантує споживачам знайому їм якість товарів (послуг). Властива комерційній марці й рекламна функція, мета якої - привернути увагу споживачів до товарів (послуг), марко­ваних певними торговельними марками.

Виконуючи ідентифікаційну функцію, торговельна марка не­прямо вказує на товаровиробника або особу, яка надає послугу. Завдяки тісному зв'язку між товарами (послугами) та торговель­ною маркою остання надає суспільству інформацію про товари та послуги і таким чином допомагає володільцям марок стиму­лювати та зберігати попит на ці товари або послуги.

Марки не мають вводити в оману споживачів, їх не можна ви­користовувати для фальсифікованої реклами або недобросовіс­ної конкуренції. Важливість торговельної марки та охорони, яку їй надають, пов'язана з її економічною та соціальною роллю - зна­чимістю для інтересів підприємства та громадськості.

Відповідно до ст. 6^bis Паризької конвенції країни-учасниці гарантують охорону марок обслуговування (марок, які викорис­товують при наданні послуг), але зазначена норма не містить ви­моги щодо якісного обслуговування. Країна - учасниця Паризь­кої конвенції може забезпечувати будь-які гарантії охорони ма­рок обслуговування. Усталеною є практика надання охорони маркам обслуговування на тих самих засадах, що й торговельним маркам, тобто прирівнення цих знаків у правовому режимі.

Ознаки торговельних марок.

Щоб бути визнаним за торговельну марку, тобто стати об'єктом правової охорони, позначення має відповідати ряду умов:

• вміщуватися на виготовлюваній продукції, її упаковці або
супровідній документації;

• дозволяти споживачеві без особливих зусиль упізнати по­трібну йому продукцію і виключати можливість сплутання її з аналогічною продукцією інших виробників;

• мати новизну;

• у встановленому законом порядку бути зареєстрованим.