Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

ліцензійний договір;

договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

У перекладі з латини слово " ліцензія" (licentia) означає "право", "дозвіл", "свобода". Стосовно об'єктів інтелектуальної власності термін "ліцензія" має самостійне значення й свою специфіку. Під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого власник виключного права на певний об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар) надає іншій зацікавленій особі (ліцензіатові) право користування вкащним об'єктом за обумовлену винагороду й на певних умовах.

Передача прав на використання об'єктів інтелектуальної власності у сучасному суспільстві відбувається винятково у вигляді оформлення ліцензійних договорів. Це двосторонні угоди, що забезпечують охорону інтересів договірних сторін, укладаються в письмовій формі і мають відповідати ряду вимог, які детально розглянуті нижче.

Відповідно до Цивільного Кодексу України будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності визнається неправомірним і кваліфікується як порушення прав на цей об'єкт.

 

Суб’єкти ліцензійних угод

Ліцензіар - фізична або юридична особа, що є власником охоронного документа й володіє виключним правом на об'єкт інтелектуальної власності, що при оформленні ліцензійного договору виступає як сторона, що передає іншій стороні (ліцензіатові) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, що охороняється.

Ліцензіат, у свою чергу, зобов'язується сплачувати певні суми ліцензіарові (ліцензійні платежі) й (або) виконувати певні дії, зазначені в договорі.

Говорячи про ліцензійні платежі, варто мати на увазі, що вони можуть приймати різноманітні форми. Наприклад, грошову або товарну, коли оплата ліцензії провадиться продукцією, виробленою по ліцензії. Можлива також ситуація, коли оплата проводиться акціями ліцензіата. У цьому випадку ліцензіар стає співвласником компанії ліцензіата й т.д.

 

Ліцензійни платежи

Визначення розмірів платежів є одним з найбільш складних моментів і залежить від цілого ряду факторів:

- економічної й технічної цінності об'єкта інтелектуальної власності;

- часу й капіталовкладень, необхідних для освоєння ліцензії й організації виробництва продукції за нею;

- території, на яку поширюється дія ліцензійного договору;

- обсягу прав, переданих ліцензіатові;

- обсягу технічної документації й надаваної підтримки;

- терміну дії договору;

- залежності ліцензіата в сировині, напівфабрикатах, комплектуючих і т.д.;

- інших факторів.

Загальноприйнятою є практика розрахунку суми роялті у вигляді добутку процентної ставки на базу. Як база можуть бути прийняті:

- продажна ціна продукції, виготовленої за ліцензією;

- поточні витрати виробництва продукції за ліцензією;

- прибуток або інша вигода, отримана в результаті використання ліцензії;

- обсяг виробництва за ліцензією.

 

Роялті

Основним видом платежів у світовій практиці є роялті - періодичні відрахування, сплачувані протягом терміну дії договору, своєрідна форма участі ліцензіара в прибутку ліцензіата. Питання про розмір відсотка відрахувань (ставкою роялті) і про те, з чого повинні стягуватися ці відрахування (базі роялті) - найбільш складний у світовому ліцензійному праві.

Варіантів вибору бази роялті може бути декілька: економічний ефект, прибуток, обсяг реалізації в грошовому виразі або натуральних показниках, вартість сировини, що переробляється і т.д. Можна з упевненістю стверджувати, що у світовій практиці найбільш широко використовується в якості бази роялті обсяг реалізації продукції в грошовому вираженні, тобто обсяг продажів, як називають його в західній практиці. Причому для того, щоб гарантувати ліцензіару надійність і стабільність платежів, використовується не фактична продажна ціна продукції, а середня ціна, що діє в даний момент на даному товарному ринку. Для сировинних товарів це біржова котирування, для інших - довідкові індекси цін, періодично опубліковані зарубіжними кон'юнктурними виданнями.

Якщо за базу роялті приймається вартісної обсяг реалізованої продукції, розрахунок проводиться за формулою:

,

- де Cr - ціна ліцензії, розрахована у вигляді роялті;

- Vi - планований обсяг реалізованої продукції в i-му році;

- Zi - ціна одиниці реалізованої продукції в i-му році;

- Ri - ставка роялті в i-му році;

- t - термін дії ліцензійного договору.

Якщо за базу роялті приймається фізичний обсяг продукції, розрахунок здійснюється за формулою:

,

,

- де Ri - ставка роялті в i-му році з одиниці реалізованої продукції.

Якщо за базу роялті приймається економічний ефект, прибуток (дохід) від використання об'єкта ліцензії у виробництві, розрахунок проводиться за формулою:

,

- де Bi - економічний ефект, прибуток (дохід) від використання об'єкта ліцензії в i-році;

- Ri - ставка роялті в i-му році як частка ліцензіара в економічному ефекті, прибутку (дохід) ліцензіата.

Якщо за базу роялті приймається вартість основного сировини, що переробляється, що буває потрібно, якщо за ліцензією випускається гамма виробів з одного і того ж сировини і встановити ставку роялті для всіх виробів неможливо, розрахунок проводиться за формулою:

- де Mi - вартість основного сировини, що переробляється в n -ом році;

- Ri - ставка роялті в i-му році.

Платежі здійснюються за фактичними результатами використання об'єкта ліцензії, вони і формують ціну ліцензії. Безпосередній зв'язок роялті з фактичними результатами використання об'єкта ліцензії і зумовлює поширеність цієї форми платежів.

З метою стимулювання ліцензіата до збільшення обсягів виробництва в ліцензійні договори рекомендується вводити диференційовані ставки роялті, тобто. Е. Зменшувати їх по досягненні більш високих показників у порівнянні з розрахунковим варіантом. Ставки роялті повинні зменшуватися і після закінчення пільгового періоду, протягом якого прибуток (дохід) ліцензіата від використання об'єкта ліцензії не обкладалася податком. Інакше використання об'єкта ліцензії може стати для нього не вигідним.

Варіант розрахунку виходячи з прибутку набагато більш вигідний для покупців. Власнику патенту вигідніше в якості бази роялті брати обсяг збуту продукції або встановити мінімальний фіксований платіж - конкретну суму, відраховуються з кожної одиниці виробленої чи проданої продукції. Не менша кількість факторів впливає на ставку (відсоток) роялті. Це насамперед обсяг патентної охорони, якість складання формули винаходу. Світовий досвід говорить, що найбільші ставки роялті досягалися при продажу ліцензій на винаходи, надійно захищені цілим блоком патентів (до 30% щорічних відрахувань). Навпаки, ліцензія на ноу-хау автоматично знижує ставку роялті, так як зберегти незапатентована інформацію вкрай важко, особливо, коли мова йде не про технологічному процесі, особливо хімічному, а, наприклад, про механічному пристрої. В останньому випадку безпатентна ліцензія, як правило, лише доповнює патентну. На ставку роялті впливає вид ліцензійного договору. Природно, найдорожча - повна ліцензія, а також виняткова, а найдешевша - проста, і терміни - чим більше термін, тим нижче ставка роялті.

Можливість контролювати випуск продукції за ліцензією також впливає на ставку роялті. У тих випадках, коли контроль утруднений / хімічне або фармацевтичне виробництво, виготовлення комплектуючих для подальшого складання на стороні / ставка автоматично підвищується. Наприклад, якщо для ліцензій на машини й устаткування середня ставка роялті складає 5-7% від обсягу продажів, то для хімічного виробництва вона становить до 10-12%. Ставка роялті також залежить від того, якими серіями випускається продукція, т. Е. Для таких областей, як літакобудування тощо ставка вище, ніж у легкій промисловості. Існують зведені таблиця по середнім ставками роялті, застосовується у різних галузях промисловості. Однак, у зв'язку з тим, що на ставку впливає цілий ряд причин у кожному конкретному випадку вона може досить суттєво відрізнятися від середньої. Паушальний (одноразовий) платіж

Паушальний (одноразовий) платіж використовується сам по собі досить рідко. Він застосовується в основному в тих випадках, коли покупець ліцензії - фірма, невідома на ринку, і є сумнів, чи вдасться їй налагодити успішний випуск і комерційну реалізацію розробки. Тільки паушальний платіж може бути застосований, якщо вкрай складно проконтролювати обсяг випущеної за ліцензією продукції. У цьому випадку ліцензіар може просто не отримати необхідних для розрахунку даних.

Паушальні платежі (фіксовані суми, що виплачуються одноразово або в розстрочку) рекомендується застосовувати, якщо ліцензіату переходять усі права на об'єкт ліцензії, або договір укладається з маловідомим ліцензіатом, контроль за діяльністю якого утруднений. Ця форма платежів особливо вигідна ліцензіару. Вона значно знижує його ризик, позбавляє від необхідності контролювати діяльність ліцензіата, одноразово надає ліцензіару чималу суму (хоча при роялті сумарний обсяг платежів може бути вище). Розмір паушальних платежів коливається в досить широких пределах: 5-25% від усієї суми. Через необхідність сплати значних сум до отримання прибутку (доходу), більш високого ступеня ризик ліцензіат не завжди погоджується на паушальний платіж.

Не можна точно підрахувати розмір паушального платежу простим додаванням сум, визначених на основі роялті, у зв'язку зі зміною цінності готівки, інфляційними процесами. При паушальний платежем ліцензіат виступає в ролі кредитора, а ліцензіар - одержувача кредиту. Це і визначає їх поведінку ПРИ укладанні ліцензійного договору. Ліцензіар повинен прагнути отримати таку суму, яка, будучи вкладеної в банк, забезпечувала б йому прибуток, за величиною і часу отримання (разом з вкладеною в банк сумою) дорівнювала платежах у вигляді роялті. У свою чергу ліцензіату вигідно знизити розрахункову ціну до такої величини, щоб різниця між роялті та паушальний платежем дорівнювала вартості кредиту. Коефіцієнт зниження (дисконтування) обчислюється за формулою складних відсотків:

где A_i — коэффициент дисконтирования для суммы роялти, получаемой в i-ом году;

i - число лет, следующих за расчётным годом (расчётный год считается нуле­вым);

r - ставка дисконта (%).

Ставка дисконта должна быть не ниже ставки коммерческого кредита по долгосрочным кредитным операциям, иначе было бы выгоднее помещать деньги в банк. Значение коэффициента дисконтирования следует определять заблаговременно для наиболее распространенных ставок дисконта и сроков лицензионных договоров. Метод дисконтирования, т. е. приведения стоимостных показателей разных лет к сопоставимому виду, позволяет пересчитать текущие платежи в форме роялти в паушальные платежи и наоборот:

где C_pi — роялти, которые должны быть выплачены в i-ом году;

C_ri— чистые дисконтированные поступления за лицензию в i -году;

i — год платежа в виде роялти.

Расчётная цена лицензии при паушальных платежах определяется по формуле:

Щоб стимулювати використання об'єктів інтелектуальної власності ліцензіатом, оплату платежів слід тісно пов'язати з цим фактом. Так, при виплаті паушального платежу в два-три прийоми переклад першої частини доцільно приурочити до часу укладення договору, другий - до освоєння об'єкта ліцензіатом і третій - виходу виробництва на проектні потужності. Початковий платіж, як правило, повинен відшкодовувати ліцензіару його витрати на маркетинг, укладання угоди, передачу технічної документації, а в певних умовах і витрати на розробку науково-технічного досягнення. Якщо паушальний платіж перекладається одноразово, його рекомендується пов'язати з освоєнням об'єкта.

Паушальний платіж наявна в більшості ліцензійних угод не в якості єдиного виду платежу, а в якості своєрідного авансу, який виплачується ліцензіару після передачі документації. На паушальний платіж, як правило, доводиться 10-20% від загальної ціни ліцензії.

При визначенні суми роялті по прибутку ліцензіата процентна ставка роялті може становити від 10 до 50% і залежить від багатьох факторів.

Якщо переданий об'єкт ще не готовий до промислового або комерційного використання, а основну цінність становлять передані за ліцензійною згодою права, то процентна ставка може складає орієнтовно 20%.

Якщо передається налагоджене виробництво або освоєна технологія, - то розмір роялті може становити 35-50% при виключній ліцензії, і від 20 до 30% - при невинятковій.

Можливе також застосовування рухомої сітки в залежності від обсягу продажів: 10 одиниць - 25%, 100 одиниць - 20% і т.д. або диференціація в часі (на строк освоєння й поставлення на виробництво) для стимуляції ліцензіата до нарощування обсягу виробництва й відповідно одержання більших платежів.

У практиці міжнародної торгівлі ліцензіями розмір роялті звичайно визначають не розрахунковим шляхом, а емпірично - шляхом установлених у світовій практиці для різних галузей промисловості усереднених розмірів роялті - так званих "стандартних" ставок роялті.

Наприклад, відомі "стандартні" ставки роялті для електронної промисловості 4 - 10%, електротехнічної промисловості 1 - 5 %, фармацевтичної промисловості 2 - 7%, літакобудування 6 - 10%, автомобільної промисловості 1 - 3%, верстатобудівної промисловості - 4,5 - 7,5%, виробництв споживчих товарів тривалого користування – близько 5%, виробництв споживчих товарів з малим строком використання 0,2 - 1,5 %.

На практиці крім розглянутих вище видів ліцензійних платежів, використовується також ряд так званих супутніх платежів, які можуть мати суттєвий розмір у порівнянні з основними ліцензійними платежами. Зазвичай до них відносять наступні види платежів:

оплата інженерно-консультаційних (інжинірингових) послуг.

Ліцензіар, передаючи технологію, у ряді випадків пропонує ліцензіатові інженерно-консультаційні слуги. Якщо ліцензіат має кадри відповідної кваліфікації, то вказані послуги можуть бути не затребувані. Однак якщо ліцензіат у технічному відношенні знаходиться на значно нижчому рівні в порівнянні з ліцензіаром, поряд зі специфічними інженерними послугами він має потребу в наданні всієї технічної інформації, необхідної для виробництва, включаючи інформацію, відкриту для широкого кола осіб. Як правило дані послуги надаються не тільки ліцензіаром, але й відповідними інжиніринговими компаніями. Система оплати в такому випадку залежать в основному від рівня кваліфікації експертів; оплата технічної допомоги. Іноді, особливо коли ліцензіат не має необхідних технічних знань в області технології, що ліцензується, йому необхідно одержати від ліцензіара допомогу в застосуванні технологій. Дана допомога класифікується вже не як передача інформації або налагодження технології, що є функцією інжинірингових послуг, а як надання допомоги в найбільш ефективному використанні технології. Зазвичай надання такої допомоги не може бути доручено іншій компанії й залишається обов'язком ліцензіара. Порядок визначення розміру винагороди загалом такий же, як і за інженерно-консультаційні послуги; оплата консультантів.

При ліцензуванні технології ліцензіатові можуть знадобитися послуги консультантів не тільки в області технології, що передається, а й в області фінансів, права, маркетингу й т. п. Залежно від умов ліцензійного договору їхній гонорар може покриватися однієї або іншою стороною, або на пайових початках обома сторонами.

 

Класифікація ліцензій

Чинне законодавство України передбачає кілька видів ліцензій. Деякі види вироблені міжнародною правовою практикою. Розглянемо найбільш використовувані з них:

- повна;

- виняткова;

- невиняткова;

- одинична;

- відкрита;

- інші.

Повна ліцензія - всі майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, що випливають із охоронного документа, переходять до ліцензіата на термін дії договору. Тобто ліцензіар стає номінальним власником охоронного документа на термін дії договору. По закінченні терміну дії договору майнові права ліцензіара відновлюються в повному обсязі. Можлива передача прав об'єкта інтелектуальної власності на весь термін дії охоронного документа.

Виключна ліцензія - ліцензіар надає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіатові на певній території на певний строк з певним обсягом прав у певній галузі. При цьому на цій же території ліцензіар позбавляє себе даних прав, не може сам використати даний об'єкт інтелектуальної власності у межах ліцензії і не може передавати дану ліцензію іншому ліцензіатові.

При виключній ліцензії ліцензіат одержує право на висновок субліцензійного договору.

Субліцензійний договір - договір про передачу ліцензіатом прав на використання об'єкта інтелектуальної власності третій особі (субліцензіату). При цьому ліцензіат несе відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата. Обсяг прав, переданих за субліцензійним договором, не може перевищувати обсяг прав, отриманих ліцензіатом за ліцензійним договором.

Невиняткова ліцензія - ліцензіар передає ліцензіатові право використання об'єкта інтелектуальної власності, зберігаючи за собою право на використання цього об'єкта й право видачі ліцензій іншим ліцензіатам на тій самій території.

Одинична ліцензія - видається одному ліцензіатові й виключає можливість видачі ліцензіаром ліцензій іншим суб'єктам на використання об'єкта інтелектуальної власності у сфері, обмеженій цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром зазначеного об'єкта у даній сфері.

Існує також поняття відкритої ліцензії - власник об'єкта інтелектуальної власності (крім патентів на секретні об'єкти) має право подати для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, що охороняється. При цьому в законодавстві передбачені пільги для суб'єктів відкритої ліцензії - збір за підтримку патенту зменшується на 50 %, починаючи з наступного року після опублікування заяви.

Чинне законодавство України містить приписання, відповідно до якого у випадку невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи з дати публікації відомостей про видачу охоронного документа або з дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видана так названа примусова ліцензія.

Будь-яка особа, що побажала й виявила готовність використати даний об'єкт, може звернутися в суд із заявою про надання такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов: 1) із власником охоронного документа не вдалося досягти домовленості про висновок ліцензійної угоди; 2) власник охоронного документа не змогла довести, що факт невикористання об'єкта обумовлений поважними причинами; 3) примусова ліцензія надається на умовах невиняткової ліцензії.

Обов'язкова ліцензія - дозвіл на використання об'єкта промислової власності, що видається без згоди патентовласника за рішенням уряду в інтересах оборони й національної безпеки країни.

У законодавстві України про промислову власність указується ще одна ліцензія - так названа залежна. Її суть полягає в тім, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використати об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

На практиці часто зустрічаються деякі види ліцензійних договорів, які за своїм змістом, формою й іншими показникам відрізняються від основних видів ліцензій. Виникнення таких ліцензій обумовлюється насамперед бажанням сторін урегулювати свої відносини якнайшвидше та якнайдоступніше, відповідно до своєї мети, застосовуючи при цьому світовий досвід у певній ситуації, за допомогою сучасних технологій і не вступаючи при цьому в безпосередній контакт один з одним. До вказаних видів ліцензій відносяться в основному ті ліцензії, які виникають при використанні програмного забезпечення (free ware, ad ware та ін.).