Стороны, предмет и условия лицензионного договора. Форма и срок лицензионного договора

Лицензионный договор заключается между двумя сторонами: лицензиаром и лицензиатом.

Лицензиар – это правообладатель, передавший имущественное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора. В качестве лицензиара в п.1 ст.985 ГК указано лицо, обладающее исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индиивидуализации. Им может быть автор, патентообладатель или правообладатель на средства индивидуализации.

Лицензиат – это лицо, приобретшее у правообладателя имущественное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора. Поскольку в ГК не конкретизируется, кто может выступать в договоре в качестве лицензиата, можно сделать вывод, что им может быть любое физическое или юридическое лицо, обладающее сделкоспособностью.

Предметом лицензионного договора являются правомочия по использованию объекта права интеллектуальной собственности (т.е. имущественные права), передаваемые лицензиату. В качестве же объекта передаваемого права выступает объект промышленной собственности (изобретение, фирменное наименование и др.). Исключением является географическое указание, предоставление права пользования которым на основании лицензии не допускается (п.4 ст.1025 ГК).

Поскольку действующее законодательство Республики Беларусь не содержит специальных норм о лицензионном договоре, регулирующих порядок его заключения, исполнения и прекращения, к нему применяются общие правила Гражданского кодекса о сделках и договорах.

Сторонам лицензионного договора предоставлено право самостоятельно определять условия договора. Единственным существенным условием, определенным законодательством, является предмет лицензионного договора. Согласно п.2 ст.984 ГК исключительные права, которые передаются по договору, должны быть в нем определены. Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное. Для отдельных видов лицензионного договора законодательством может быть предусмотрен более широкий перечень существенных условий.

Договор франчайзинга должен предусматривает использование комплекса исключительных прав в определенном объеме (с установлением минимального и (или) максимального объема использования) с указанием или без указания территории их использования применительно к определенным видам предпринимательской деятельности (п.2 ст.910 ГК).

В лицензионном договоре о передаче прав на фирменное наименование должны быть обусловлены меры, исключающие введение потребителя в заблуждение (п.2 ст.1016 ГК).

В соответствии с ч.2 ст.1023 ГК лицензионный договор о передаче прав на товарный знак (знак обслуживания) должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар осуществит контроль за выполнением этого условия.

Поскольку лицензионный договор предполагается возмездным, стороны должны договориться о размерах и порядке выплаты вознаграждения лицензиару. Вознаграждение может выплачиваться в форме единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора или в форме текущих отчислений в процентах к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта. При отсутствие условия о вознаграждении лицензиару договор, тем не менее, считается заключенным, и при определении размера вознаграждения необходимо руководствоваться положениями ст.394 ГК.

В лицензионном договоре, как правило, устанавливаются территориальные границы действия неисключительной лицензии, количественные ограничения производимых по ней изделий, способы использования запатентованного объекта промышленной собственности, отрасль хозяйственной деятельности, в которой объект может использоваться и т.д. Могут устанавливаться и запреты на использование запатентованного объекта в отдельных отраслях производственной деятельности. Кроме того, в договор включаются положения об ответственности сторон за нарушение условий лицензионного договора.

Срокдействия лицензионного договора определяется сторонами, и он не может превышать срок действия патента или регистрации средства индивидуализации.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Ряд лицензионных договоров подлежит обязательной государственной регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности. В соответствии с п.1.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2003 года №681 “О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности” регистрации подлежат лицензионные договоры о передаче права на использование: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания, секретов производства (ноу-хау). Кроме того, согласно п.2 ст.910-1 ГК, договор франчайзинга также подлежит регистрации в патентном органе.

Определенными особенностями, как отмечалось ранее, обладают лицензионные договоры на компьютерные программы, программные обеспечения и базы данных. У производителя этих объектов нет возможности заключить договор непосредственно с каждым пользователем. Поэтому указанные объекты интеллектуальной собственности распространяются вместе с лицензионными соглашениями, условия которых определяются самим лицензиаром. Лицензиат же в определении условий лицензии не участвует, а может лишь согласиться или не согласиться с предложенными условиями. Если лицензионное соглашение прилагается к экземпляру компьютерной программы, программного обеспечения или базы данных, договор считается заключенным в письменной форме.

 

3. Права, обязанности и ответственность сторон по лицензионному договору

Белорусское законодательство предоставляет право сторонам лицензионного договора самостоятельно определять его содержание, т.е. устанавливать права, обязанности и ответственность.

При определении прав и обязанностей по договору стороны должны исходить из того, разрешение на использование какого объекта интеллектуальной собственности и в каком объеме передается по лицензии.

Нормой ст.985 ГК в качестве основной обязанности лицензиара называется предоставление разрешения лицензиату использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности в объеме, предусмотренном договором.

Как отмечалось ранее, правообладателям на объекты интеллектуальной собственности принадлежат личные неимущественные и имущественные права на этот объект. Личные неимущественные права не могут быть предметом договора, в том числе и лицензионного. Имущественные права – это права на использование соответствующего объекта интеллектуальной собственности. Способы и объемы использования объектов интеллектуальной собственности определяются сторонами лицензионного договора. Следовательно, лицензиат обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с условиями договора при соблюдении требований законодательства.

Поскольку лицензионный договор является возмездным, на лицензиата возложена обязанность уплачивать лицензиару вознаграждение в порядке и размере, обусловленных договором.

Если по лицензионному договору передается нераскрытая информация, то в соответствии со ст.1012 ГК лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности этой информации и имеет те же права на ее защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Поскольку в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией.

Достаточно полно в белорусском законодательстве определен перечень прав и обязанностей сторон в договоре франчайзинга. Эти положения с учетом некоторых особенностей можно распространить и на лицензионные соглашения.

Обязанности правообладателя (в лицензионном договоре – лицензиар) закреплены в ст.910-3 ГК. Согласно положений указанной статьи правообладатель обязан:

1) передать пользователю техническую и коммерческую документацию и иную информацию, необходимую пользователю для осуществления предоставленных ему по договору франчайзинга исключительных прав, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

2) выдать пользователю предусмотренные договором франчайзинга лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности, обеспечив их оформление в установленном порядке.

Если договором не предусмотрено иное, правообладатель обязан:

3) оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

4) контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора франчайзинга.

С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору франчайзинга, пользователь обязан:

1) использовать при осуществлении предусмотренной договором франчайзинга деятельности фирменное наименование правообладателя указанным в этом договоре образом;

2) обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основе договора франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) непосредственно правообладателем;

3) соблюдать инструкции и выполнять указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе выполнять указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору франчайзинга исключительных прав;

4) оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая товар, заказывая выполнение работ, оказание услуг непосредственно у правообладателя;

5) не разглашать полученную от правообладателя нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау);

6) выдавать оговоренное количество комплексных предпринимательских сублицензий, если такая обязанность предусмотрена договором франчайзинга;

7) информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг на основании договора франчайзинга (ст.910-4 ГК).

Эти обязанности пользователя по договору франчайзинга вполне могут быть возложены на лицензиата как сторону лицензионного договора.

Определяя права и обязанности сторон по договору франчайзинга, законодатель в ст.910-5 ГК указал и на возможные ограничения предусмотренных прав. Договором франчайзинга могут быть предусмотрены ограничения прав сторон посредством указания на:

1) обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

2) обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора франчайзинга в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

3) отказ пользователя от получения по договорам франчайзинга аналогичных исключительных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

4) обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору франчайзинга исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Поскольку указанная норма ст.910-5 является диспозитивной, стороны могут и не ограничивать свои права по договору.

При включении в договор условий об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение стороны должны руководствоваться общими правилами Гражданского кодекса об ответственности сторон обязательства с учетом специфики конкретного договора (глава 25 ГК). В качестве ответственности для сторон может быть указано возмещение убытков, восстановление нарушенного права, досрочное прекращение договора и т.д.

Как показывает анализ лицензионных соглашений, по которым передается право на использование программного обеспечения, компьютерных программ, чаще всего лицензиар не несет по ним ответственности за какие-либо потери или искажения данных, любую упущенную выгоду в процессе использования или неправильного использования этих объектов. В качестве меры ответственности лицензиата за нарушение им условий соглашения предусматривается немедленное прекращение действия лицензионного соглашения.